Oposiciones de patentes. Tratamiento en Cuba

La patente puede ser protegida no sólo frente a actos de violación o uso indebido sino también frente a solicitudes de patentes de terceros que la afecten. Dentro de las acciones administrativas a seguir contra las solicitudes de patentes que pudieran violar derechos anteriores, se encuentran los procesos de oposición y también las observaciones.

La oposición a la concesión de un patente implica el desacuerdo por parte del oponente con la concesión, basado en los perjuicios que la patente, una vez concedida, podría causar al oponente. Los sistemas de oposición u observación de las solicitudes de patentes son utilizados para limitar la concesión de patentes injustificadas.

De forma general, los procedimientos de concesión consisten en la verificación de los requisitos de patentabilidad o sólo en verificar requisitos formales, dejando para un eventual proceso judicial la decisión de si la patente cumple o no requisitos de fondo. La mayoría de los países han optado por el primero (Sánchez López, 2015).

En los países cuyas legislaciones permiten los procesos de oposición estos presentan pasos comunes, por otra parte, las principales diferencias están dadas no sólo por el momento en que se puede incoar un proceso de oposición si no los motivos, los plazos, derecho a incoar el proceso de oposición, requisitos, recurso contra la decisión definitiva.

Entre las principales causas de oposición se encuentran:

– No es una invención,

– Incumplimiento de los requisitos de patentabilidad: la invención no es patentable, no es nueva, no cumple con el requisito de actividad inventiva o no tiene aplicabilidad industrial,

– No divulgación suficiente. Solicitud de patente no suficientemente descrita. Las reivindicaciones no tienen respaldo en la descripción de la solicitud,

– Objeto de protección mayor al especificado en la solicitud de patente inicial. El objeto de la patente concedida excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

A su vez, países como India han establecido que la no divulgación de la fuente u origen de material biológico, así como el uso de conocimientos tradicionales en posesión de comunidades indígenas sin su consentimiento y sin participación justa y equitativa de las ganancias[1]son también motivos de oposición. El incumplimiento de las formalidades esenciales para la concesión de la patente también forma parte de los fundamentos que pueden alegarse.

Todos estos motivos coinciden con las objeciones de los Examinadores durante el examen normal de las solicitudes, provocando que sean rechazadas.

La decisión de presentar un proceso de oposición puede ser tomada como resultado de una vigilancia tecnológica efectiva. De acuerdo con (Correa, 2008) "La presentación de observaciones u oposiciones previas a la concesión de una patente requiere capacidad para seguir de cerca solicitudes publicadas, y los conocimientos necesarios para llevar a cabo la búsqueda y análisis de antecedentes que se pueden oponer".

Las solicitudes de patentes publicadas generalmente a los 18 meses luego de la presentación, son puestas a disposición del público en los boletines de propiedad industrial nacionales, por lo que las solicitudes de patentes que infrinjan derechos anteriores o no cumplan con los requisitos de patentabilidad pueden ser detectadas, si se realiza una vigilancia adecuada y sistemática.

Algunas empresas usan las oposiciones con el objetivo de demorar la emisión de las patentes de sus competidores y/o para reducir el alcance de las reivindicaciones de sus patentes. Los documentos de oposición son generalmente preparados por los agentes oficiales.

Los procedimientos de oposición de patentes, junto a otros procedimientos de revocación presentes en las legislaciones nacionales, se pueden considerar como una de las herramientas con las que cuenta el sistema de patentes para sustentar la concesión de patentes válidas que cumplan con todos los requisitos de la legislación aplicable, siendo de esta forma benificiosos para la innovación.

Los efectos positivos que se derivan de las oposiciones se visualizan no sólo en la calidad de las patentes si no en la salvaguarda de las información que forma parte del dominio público. Así, evitar que se concedan patentes no válidas impide que se limite la información de dominio público. En caso contrario, para que terceros puedan utilizar esta información deberán contar con el consentimiento del titular.

Generalmente a mayor valor de la patente mayor número de oposiciones. (Dietman & Markus, 2004).

Marco Jurídico Internacional

Los procedimientos de oposición no se encuentran específicamente regulados en ningún tratado internacional (OMPI, 2009). El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) no contiene requisitos sustantivos acerca de los procesos de oposición, pero dentro de su disposiciones generales existe algunas que pueden aplicarse a las oposiciones.

De acuerdo con el artículo 62[2]los procedimientos de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, se regirán por los principios generales enunciados en el artículo 41. A su vez el artículo 41 refiere que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, no complicados, sin plazos injustificables o retrasos innecesarios, el artículo además indica que las decisiones tomadas sobre el fondo de caso deben quedar por escrito y ser razonadas y se basarán en pruebas que hayan sido puestas a disposicón de las partes. De acuerdo con el artículo 62, las decisiones administrativas definitivas deben ser susceptibles de revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial; anuque no habrá obligación a ello en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación

Por su parte, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) en su artículo 10 párrafos 1 y 2, regula limitaciones de la revocación e invalidación de las patentes, al establecer que una vez concedida la patente, la oficina, un órgano de apelaciones, un tribunal o cualquier autoridad competente no podrán revocar o invalidar la patente, total o parcialmente, porhaber incumplido determinados requisitos de forma con respecto a la solicitud, excepto si su incumplimiento fue resultado de una intención fraudulenta.

Lo anterior tampoco tendrá lugar si no se le da la oportunidad al titular de la patente de formular observaciones y efectuar modificaciones y correcciones dentro de un plazo razonable cuando esté permitido en la legislación correspondiente.

De acuerdo con el artículo 11, existe la posibilidad de solicitar prórroga de los plazos para entablar un procedimiento ante las oficinas de patentes, y el artículo 12 del PLT establece que cuando un solicitante no haya cumplido un plazo y por ende haya perdido sus derechos, la oficina podrá restablecer los derechos siempre que se demuestre diligencia debida. Las Partes Contratantes no estarán obligadas a conceder prórrogas o el restablecimiento de los derechos con respecto al plazo previsto para incoar un procedimiento inter partes como el de oposición

Procedimientos de oposición

Los procesos de oposición ofrecen a terceros la posibilidad de oponerse a la concesión de una patente, resultando el proceso de concesión de la patente en la obtención de patentes con calidad una vez que pasan el filtro que constituye el proceso de oposición. Los procedimientos de oposición son utilizados como mecanismo suplementario al examen sustantivo que realizan los Examinadores o como mecanismo complementario al examen sustantivo. (OMPI, 2011). El oponente deberá presentar ante la Oficina de patentes los fundamentos de la oposición y presentar pruebas, dentro del plazo que ofreciera la ley para ello; este procedimientos es generalmente sencillo, rápido y barato (OMPI, 2009)

De manera general, los procedimientos de oposición no son gratuitos, pero estas tasas implican menos gastos que los que originarían juicios en materia de patentes.

Una vez que el oponente ha presentado los argumentos en los que basa su pretensión, el solicitante igualmente tendrá la posibilidad de rebatir los argumentos del oponente, la decisión de la concesión o denegación de la patente generalmente es tomada por un Examinador, quien tendrá en cuenta las alegaciones presentadas por ambas partes.

Los procesos de oposición están previstos en muchas legislaciones, ya sea anterior o posterior a la concesión (OMPI, 2009).

Generalmente, en los países en los que terceros pueden oponerse antes de la concesión, la oportunidad de hacerlo se inicia una vez que se ha completado favorablemente el examen de la solicitud de la patente y se publica que se concederá la patente. En otros casos, el plazo para presentar oposiciones inicia una vez se publique la solicitud de patente y antes de iniciarse el examen sustantivo.

Ya se ha dicho que, el procedimiento de oposición cuando es anterior a la concesión de una patente aumenta o mejora la calidad de las patentes, al implicar a terceros en el examen de la patentabilidad de la invención.

Los mecanismos de oposición previos al otorgamiento de una patente ayudan a los Examinadores a mejorar el análisis que efectúan, dado que los terceros pueden hacerles tener en cuenta antecedentes que quizás no hayan identi?cado, conduciendo a la concesión de patentes más sólidas, mientras que, a la vez, se evita la creación de derechos sobre desarrollos que no acarrean una actividad realmente inventiva. (Correa, 2008)

Sin embargo, en este momento del proceso de concesión, introducir un período de tiempo adicional para presentar oposiciones, aumenta la duración del proceso de concesión.

En el caso de los países que han optado por la oposición posterior a la concesión, terceros podrán oponerse a las patentes luego de la publicación de la concesión. En este caso, aunque el proceso de concesión no se retrasa pues la oposición tendrá lugar luego de concedida la patente, el tiempo que tome resolver el procedimiento es incierto. Por otra parte, el procedimiento de oposición posterior a la concesión pudiera ser redundante en países que permitan otros opciones de revisión de la validez de las patentes como la revocación. Por otra parte, pudiera considerarse que estas patentes no tienen mucho valor debido a la falta de garantías respecto de la validez de la patente durante el período de oposición. (OMPI, 2011)

Otros países como la India han combinado los procedimientos de oposición anterior y posterior a la concesión. Los fundamentos en los que puede basarse la oposición en ambos momentos son los mismos.

Sistemas de reexamen

Otros países como Estados Unidos no contemplan sistemas de oposición en su legislación, en su lugar aparecen los sistemas de reexamen. Las patentes concedidas por error son reexaminadas una vez que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) reciba la solicitud de reexamen y el pago de la tarifa correspondiente. Para impugnar la validez de la patente pueden presentarse nuevos elementos del estado de la técnica consistentes en patentes o en publicaciones impresas. Los procedimientos de reexamen pueden ser ex partes o inter partes. Las diferencias estan dadas por las personas que pueden solicitar cada tipo de reexamen, el procedimiento de reexamen ex partes puede ser solicitado por cualquier persona incluyendo al titular y el procedimiento inter partes por cualquier persona excluyendo al titular. En el primer caso, el período de tiempo para la presentación de reexamen es limitado, mientras que el procedimiento inter partespuede ser solicitado en cualquier momento.El solicitante de un procedimiento inter partes podrá participar de los intercambio entre la Oficina y el titular, así como recibir las alegaciones del titular. En ambos casos, si se aprueba el reexamen, este se realiza de igual forma que el examen inicial, por lo que el titular podrá presentar modificaciones a las reivindicaciones para superar el estado de la técnica. Por su parte, Australia también cuenta en su legislación con un procedimiento de reexamen, los fundamentos que se pueden presentar son: que la invención para la cual se solicita el reexamen no cumple con los requisitos de patentabilidad; que la invención no haya sido suficientemente descrita o que el contenido de la patente vaya más allá del contenido de la solicitud presentada.

Observaciones de terceros

Las observaciones consisten en la presentación por un tercero de información sobre el estado de la técnica que afecte la patentabilidad de la solicitud de patente en examen, esta información podrá ser tomada en cuenta por el Examinador de patentes o únicamente ser publicada y archivada en el expediente de tramitación. Generalmente las observaciones de terceros son puestas a disposición del público y son gratuitas en la mayoría de los casos. Al igual que en el caso de las oposiciones, las observaciones contribuyen a la concesión de patentes válidas.

Las observaciones podrán presentarse antes o después de la concesión en dependencia de legislación de que se trate. Por ejemplo la legislación china en materia de patentes brinda la posibilidad de presentar observaciones desde la fecha de la publicación de la solicitud y hasta la concesión al igual que la legislación de Reino Unido. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos las observaciones pueden ser formuladas en cualquier momento.

Las observaciones de terceros se diferencian de los procesos de oposición por el hecho de que quienes presentan las observaciones no formarán parte del proceso de concesión de la patente, de ahí su carácter informal. Las observaciones pueden ser presentadas de forma anónima y en muchos países no está concebido un plazo de tiempo para presentarlas.

Los motivos para presentar observaciones incluyen el incumplimiento de los requisitos de patentabilidad, insuficiencia en la descripción, alcance de las reivindicaciones mayor al de las reivindicaciones de la solicitud inicial, etc.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) cuenta con un sistema de presentación de observaciones por parte de terceros sobre el estado de la técnica pertinente en cuanto a novedad y actividad inventiva. Los documentos presentados por terceros son entregados a las Administraciones internacionales y a las Oficinas nacionales. La presentación de observaciones es gratuita y puede realizarse de forma anónima; por otra parte, el plazo de tiempo para presentarlas se extiende durante los 28 meses contados desde la fecha de prioridad.

Procesos de Oposición en Cuba. (Decreto Ley 290, 2011)

El Decreto Ley 68[3]no hace referencia a los procesos de oposición. A partir del Acuerdo sobre los ADPIC se hizo necesario modificar la ley de patentes para incluir esta flexibilidad.

En el artículo 33 del Decreto Ley 290 "De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales", referente a la publicación y oposición se enuncia que luego del examen formal y subsanadas las irregularidades cuando proceda, la solicitud de patente se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), en el período de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación. La oposición podrá ser presentada por cualquier persona y para ello la ley ofrece un plazo de 60 días luego de la publicación en el BOPI, previo pago de la tarifa establecida, expresando sus fundamentos y acompañando los documentos en que basa su pretensión[4]"Quien presente oposición es considerado parte en el procedimiento de concesión de la patente".

Aunque la Ley de Patentes no hace referencia a los fundamentos en los que se puede basar la oposición, se puede presumir que estos serían los relativos al no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, es decir: falta de novedad[5]falta de actividad inventiva[6]no aplicabilidad industrial[7]la materia que no se considera invención[8]como los descubrimientos, los procedimientos esencialmente biológicos y la materia no patentable[9]como los animales y sus razas, las plantas y sus variedades.

Por su parte, el Decreto Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos", da la posibilidad de formular oposiciones u observaciones expresando los fundamentos y acompañando los documentos en que se basa la pretensión. El Decreto Ley 203, además de permitir que terceros interesados presenten observaciones, establece las diferencias entre las observaciones y las oposiciones; en el caso de las primeras, se establece que cualquier persona podrá presentarlas pero quien hiciera observaciones no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión del registro. Las oposiciones de marcas, por otra parte, sólo pueden ser presentadas por los titulares de derechos anteriores, de manera que estas personas deberán poseer un Certificado de Registro o bien ser solicitante de una marca. Al igual que en el caso del Decreto Ley 290 quien presente oposición formará parte en el procedimiento de concesión. Por otra parte, el Decreto Ley 203 indica que para la presentación de observaciones debe mediar el pago de la tasa establecida lo que difiere de las legislaciones de muchos países donde éste trámite es gratuito.

La Ley de patentes (Decreto Ley 290), no hace mención de las observaciones, sin embargo cuando se refiere a las presentación de oposiciones indica que cualquier persona puede presentarlas y no únicamente titulares y solicitantes como en el caso de la Ley de Marcas. A pesar de que la Ley de Patentes no hace referencia a las observaciones sí permite que cualquier interesado sea oponente.

Los procedimientos de oposición antes del examen sustantivo pueden introducir un período de tiempo adicional aumentando la duración del proceso de concesión de patentes, el alargamiento de este procedimiento estaría dado no sólo por el plazo que dan las legislaciones a terceros para que se opongan y el plazo de tiempo que tienen los solicitantes para responder sino que a esto se le suma la duración del examen de las oposiciones tanto formalcomo sustantivo y al tiempo de duración de los intercambios entre el oponente y el Examinador que el examenpuede originar. En el caso de la ley cubana el cómputo de estos plazos sería de 60 días (plazo después de la publicación para presentar oposición) más otros 60 días de acuerdo con el artículo 35.1 que indica que "las oposiciones y las pruebas presentadas se trasladan al solicitante, quien puede, si lo considera conveniente, responder a las alegaciones efectuadas, en el término de sesenta días, contados a partir de ser notificado". El momento de iniciar el examen sustantivo continuaría aplazándose si a lo anterior se suma la duración de un examen a la oposición. En este sentido, en el Decreto Ley 290, no se hace referencia a un examen de las oposiciones independiente del examen sustantivo sino que las oposiciones y los documentos aportados por estas se analizan como parte del examen sustantivo de la solicitud. Los documentos aportados por el oponente son considerados junto al resto de los documentos encontrados por el Examinador durante la búsqueda en el estado de la técnica necesaria para realizar el examen sustantivo. Incluso el Examinador podrá solicitar pruebas a ambas partes simultánemente, todo esto dentro del examen sustantivo, como establece el artículo 36[10]Como resultado de un proceso de oposición, una vez que el Examinador ha revisado los fundamentos presentados por el oponente y los argumentos del solicitante en el curso del examen sustantivo, la solicitud de patente pudiera ser denegada o concedida.

En el artículo 38 se enumeran las causas de denegación de la solicitud de patente, estas son: invenciones que no se refieran a productos ni a procedimientos, no se consideren invenciones, no sean patentables, no sean nuevas, no posean actividad inventiva o no tengan aplicabilidad industrial.

Una vez concluido en examen sustantivo, se dicta la Resolución concediendo o no la patente. Esta resolución es notificada a las partes para que, en caso de inconformidad, interpongan Recurso de Alzada mediante escrito razonado ante el Director General de la Oficina; posteriormente el Director General de la Oficina dicta Resolución y se publica en el BOPI. Es de importancia resaltar que las partes pudieran conciliar para tomar una decisión antes de dictada esta resolución. Quienes presenten oposición tienen las mismas oportunidades procesales que el solicitante, tanto en vía administrativacomojudicial. Por lo que si la Resolución fundada es contraria al oponente, este aún pudiera ir contra de la resolución del Director General dela Oficina, una vez agotada la vía administrativa, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. El oponente puede establecer demanda en procedimiento administrativo ante la Sala competente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, como establece el artículo 119 del mismo Decreto-Ley.

Hasta la fecha y a pesar de los medios preventivos de defensa que ofrece la ley, no se ha presentado ni un solo proceso de oposición en materia de patente, la capacidad preventiva ante futuras infracciones de derecho no ha sido explotada por los solicitantes de patentes cubanas. Entre las causas que originan el no uso de esta herramienta pudiera relacionarse los altos costos de la presentación. Estos gastos incluyen las tarifas oficiales así como los honorarios de los agentes oficiales por su asesoría y preparación del escrito de oposición[11]Estos escritos, con un alto rigor técnico, deben citar los documentos de patente y literatura no patente partinentes e incluir los motivos en los que se basa la oposición, estos deben quedar bien explicados y fundamentados y la oposición demostrada. Estos deben ser redactados por personal preparado. Es importante respetar los plazos que indica la ley para la presentación de los fundamentos pues la presentación extemporárea conllevará a la no aceptación del escrito de oposición.

Otras cuestiones que inciden en el no uso de esta herramienta es la ausencia de vigilancia tecnológica, no se revisan con sistematicidad los boletines en busca de solicitudes de patentes que eventualmente pudieran entrar en conflicto con patentes propias, renunciando así a la posibilidad de intervenir para evitar la concesión.

Conclusiones

• 1. Los procesos de oposición contribuyen a la calidad de las patentes pues permiten la participación de terceros en el procedimiento de concesión, pues los fundamentos de la oposición son tenidos en cuenta durante el examen de la solicitud cuestionada.

• 2. Los procesos de oposición después de la concesión permiten remediar la concesión de patentes erróneas.

• 3. Los procesos de oposición ofrecen beneficios a los titulares de patentes, pues constituyen medios preventivos de defensa de los derechos adquiridos que se verían afectados con la concesión de patentes no válidas, sin embargo los procesos de oposición de patentes no son aprovechados en toda su extensión en Cuba.

Bibliografía

Correa, C. (2008). Pautas para el examen de patentes farmacéuticas. Una perspectiva desde la salud pública. Universidad de Buenos Aires.

Decreto Ley 290. (2011). De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales (p. 9). La Habana: Gaceta Oficial Ordinaria No.2.

OMPI. (2009). Procedimientos de Oposición. Ginebra.

OMPI. (2011). Procedimientos de Oposición. Ginebra.

Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. From http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Sánchez López, C. (2015). El nuevo procedimiento de concesión de patentes.From http://carlossanchez.es/blog/el-nuevo-procedimiento-de-concesion-de-patentes

Autor:

Grethel Gil Vidal

[1] La conservaci?n de la diversidad biol?gica y la utilizaci?n sostenible de sus componentes as? como la participaci?n justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilizaci?n de los recursos gen?ticos son los objetivos fundamentales del Convenio de Diversidad Biol?gica. El acceso a los recurso naturales ser? en t?rminos mutuamente convenidos con la aprobaci?n y participaci?n de las Comunidades Locales.

[2] Acuerdo sobre los ADPIC, disponible en espa?ol en el sitio de la Organizaci?n Mundial del Comercio en http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htmOb.cit.

[3] ?De Invenciones, Descubrimientos Cient?ficos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen?, de 14 de mayo de 1983. Derogada en su mayor parte por el Decreto Ley 290 del a?o 2011.

[4] Art?culo 34 del Decreto Ley 290 del a?o 2011

[5] Art?culo 23

[6] Art?culo 24

[7] Art?culo 25

[8] Art?culo 21.3 referente a lo que no se considera invenci?n

[9] Art?culo 22

[10] El art?culo 36.1 plantea que ?el examen sustantivo de la solicitud comprende el an?lisis de las exigencias establecidas en el presente Decreto-Ley y su Reglamento, as? como los documentos presentados en las oposiciones?. En el apartado 3 queda reflejado que en el curso del examen sustantivo, la Oficina puede solicitar la presentaci?n de pruebas a las partes.

[11] El escrito de oposici?n, debe identificar la solicitud de patente cuestionada, hacer referencia a los solicitantes, al n?mero de la solicitud de patente y estar firmado por un agente oficial o un representante.