"Utilizado por acuerdo con los propietarios de la marca"…

1. Introducción
2. Evolución de la figura de la Licencia de Marca a la luz de diferentes ordenamientos jurídicos
3. Rasgos distintivos del Contrato de Licencia de Marca a la luz del ordenamiento jurídico nacional
4. Principales cláusulas que debe contener el Contrato de Licencia de Marca y obligaciones de las partes

I-) Introducción:

Las marcas son omnipresentes en la sociedad contemporánea; ellas tienen una gran influencia en todos los aspectos de la vida comercial moderna y constituyen activos de considerable valor.

Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto de negocios jurídicos de diversa naturaleza. Así esta puede transmitirse totalmente, o sea, el titular puede desprenderse de todos los derechos que le son inherentes a favor de un tercero – estaremos ante la cesión de la marca - lo anterior puede ser resultado de instituciones jurídicas como: la herencia, la donación, la permuta, compraventa, o la aportación social a título de propiedad.

O también puede concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir determinados derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios jurídicos como: el usufructo, la aportación social a título de uso, la franquicia y el contrato de licencia en sentido estricto. En nuestra conferencia centraremos la atención en el contrato de licencia en sentido estricto debido a la incidencia que esta figura presenta en el intercambio comercial.

Mediante la concertación de licencias el titular de un derecho de marca puede extender a un nuevo mercado geográfico la fabricación y venta de sus productos o la distribución de sus servicios bajo la marca correspondiente, sin tener necesidad de acometer propiamente la producción o comercialización de sus productos o la prestación de sus servicios, lo cual le entrañaría costos adicionales. Lo anterior le permite además, contar con la cooperación de una empresa que conoce el nuevo mercado geográfico.

La figura de la Licencia ha sido utilizada también como mecanismo para ampliar el sector de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca; siendo este particular muy importante para las marcas notorias o renombradas; ya que sus titulares mediante esta figura pueden tratar de extender a otros productos el buen nombre y el prestigio correspondiente a la marca licenciada. La licencia de marca puede utilizarse además como un mecanismo de explotación económica de la fuerza distintiva y con esto del potencial publicitario del signo per se.

Esta actividad no se realiza mediante actividades de producción o de comercialización de productos sino que el titular se limita mediante la licencia y el merchandising a explotar la impresión que crea el signo en los consumidores. Esta última utilización ha sido puesta en práctica muy frecuentemente para marcas asociadas a la actividad de los deportes, para que se tenga una idea clara de esta situación, la firma PricewaterhouseCoopers proyecta que para el año 2008 el sector de más rápido crecimiento dentro del mercado deportivo en los Estados Unidos serán las licencias y el merchandising, alcanzando ventas de 18.5 billones de dólares.

Otro ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho de que de las diez clases más solicitadas en las nuevas solicitudes de registro de marca ante la OAMI, ocho son típicas clases para el merchandising y/o el otorgamiento de licencias.

Por su parte la concesión de licencias constituye también una oportunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de escalar peldaños en la lucha por atraer la atención de los consumidores y ocupar así un espacio en el mercado, ya que estos, actuando como licenciatarios, desempeñarían su actividad utilizando un signo que ya posee determinado goodwill.

II-) Evolución de la figura de la Licencia de Marca a la luz

de diferentes ordenamientos jurídicos:

El reconocimiento jurídico y consecuente regulación de la figura de la licencias de marcas vio la luz en la medida en que fue aceptada la función de ser indicadora de la calidad de los productos o de la prestación de servicios a los cuales la marca va asociada. A decir del Catedrático Carlos Fernández-Novoa un ejemplo de lo anterior lo constituye el Derecho Norteamericano de marcas, donde a partir de consolidarse esta función para las marcas se expanden las licencias y surge posteriormente el franchising.

En el Derecho Europeo la licencia de marca no transitó por un camino expedito hacia su reconocimiento, sino que tropezó igualmente con la consideración de que existía un fuerte nexo entre la marca y la empresa que fabrica y distribuye los productos que la marca distingue. Incluso en el derecho Británico esta figura se reconoció tardíamente.

Pero una vez que la realidad comercial forzó un cambio de la situación esta constituye una pieza fundamental del derecho europeo de marcas. A nivel comunitario, ya en el Memorándum sobre la creación de la marca comunitaria de 1976 se trataba el tema de la licencia de marcas y se propusieron soluciones a los problemas que la misma entrañaba, para lo cual se aducía la defensa del interés de los consumidores. Esta institución se consolidó con la aprobación de la Directiva No. 89/104/CEE, relativa a la marca comunitaria, la cual regula lo relativo a la concertación de licencias en su Artículo 8. El Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, igualmente norma lo referente a la concertación de licencias; así reproduce los dos primeros apartados de la Directiva Comunitaria, y establece además que las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas; regula los supuestos en los cuales el licenciatario puede ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria; y establece además que a instancia de parte las licencias podrán inscribirse en el Registro y se publicarán. Estas normas han sido adoptadas con un margen mayor o menor de diferencia por los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales de cada uno de los estados que conforman la Unión. Así tenemos que:

• En Alemania: la "Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs" de 25/10/1994, en el Artículo 30, apartados 1 y 2, ha incorporado las normas de la Directiva, con la salvedad de que contempla no solo la licencia de las marcas registradas, sino además la licencia de la marca no registrada, pero notoriamente conocida.
• En Francia, la "Law No 92-597 of 1 July 1992 on the Intellectual Property Code" en su Artículo L 714, aparatados 1 al 3, regula lo referente a la concertación de licencias, pero se aparta en alguna medida del contenido de la Directiva Comunitaria al establecer que el Licenciante podrá invocar su derecho exclusivo como titular de la marca contra el Licenciatario que infrinja cualesquiera de las limitaciones a las cuales está sometido en virtud del contrato de licencia.
• En España: la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, regula la concertación de Licencias, donde además de incluir las disposiciones contenidas en la Directiva y en el Reglamento establece adecuaciones propias para el territorio español a las reglas que los cuerpos jurídicos antes mencionados disponen. Así tenemos que podrán constituir objeto de licencia no solo las marcas que estén concedidas, sino además aquellas que se encuentren en estado de solicitud; dispone que el licenciatario no podrá conceder sublicencias ni ceder la licencia a terceros a no ser que esta facultad esté expresamente estipulada en el contrato; presume, salvo pacto en contrario, que la licencia tendrá una vigencia igual a la validez del registro de marca, que comprende todos los productos o servicios para los que la marca esté registrada y que se extiende a todo el territorio español; igualmente presume, salvo pacto en contrario, que la licencia será no exclusiva y en consecuencia que el licenciante podrá hacer uso por sí de la marca e incluso conceder licencias a terceros; en relación a lo anterior establece que el licenciante cuando se trate de una licencia exclusiva solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera dispuesto esto. Establece además que para que las licencias surtan efectos ante terceros tendrán que ser inscriptas en el registro de marcas.

En nuestro país el Real Decreto de 21 de agosto de 1884 acogía la figura de la cesión de marcas, considerando que esta no se podía ceder con independencia de la empresa; por lo que no se regulaba lo referente a la licencia de las mismas. Ya en el Decreto – Ley No. 805 de 4 de abril de 1936, "Ley de Propiedad Industrial", se establece dentro del Capítulo II, correspondiente a la cesión y transmisión de derechos, que las modalidades de registro que el mismo regula son transferibles por todos los medios que el derecho reconoce. Con lo que si bien no utiliza el término de concesión de licencias este sí está implícito dentro de la consideración precedente. Este cuerpo legal dispone que para que surta efectos ante terceros la transmisión de los derechos adquiridos deberá acreditarse con los documentos que legalmente lo justifiquen, y que se anotará esta transmisión en los Libros Registro correspondientes, en el expediente del caso y si se adjuntare incluso en el certificado de registro. Llama la atención que se prohíbe a los industriales establecidos en Cuba la transmisión, cesión o el arriendo de marcas para distinguir productos manufacturados de tabaco a quienes no residan en Cuba.

Las disposiciones del prealudido Decreto – Ley No. 805 estuvieron vigentes hasta que se promulgó el Decreto – Ley No. 68 "de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen". El mismo dispone que los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), las empresas, instituciones u órganos locales del Poder Popular están obligados a solicitar el registro de las marcas que distinguen los productos que comercialicen tanto en el mercado nacional como internacional. Por su parte en el Título V, Capítulo V, titulado "De las Licencias" se limita a establecer la obligatoriedad de los OACE de utilizar, en el supuesto en que figuren como licenciatarios de marcas titularidad de empresas extranjeras, una marca nacional conjuntamente con esta; y de anotar todas las licencias, ya sea que figuren como licenciantes o como licenciatarios, ante la Oficina; expresamente señala que la duración de la licencia será de diez (10) años. Prohíbe que se incluyan en la concertación de Licencias de Marcas, así como en aquellos acuerdos de transferencia de tecnología, cláusulas que resulten desfavorables para la economía.

Para atemperar el Derecho de Marcas a las condiciones actuales, se adoptó el Decreto – Ley No. 203, "de Marcas y otros Signos Distintivos", así como la Resolución No. 63/2000, de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), "Reglamento del Decreto – Ley No. 203, De Marcas y otros Signos Distintivos".

En estos se dispone que el titular de un derecho de marca puede autorizar su uso a un tercero a través de una licencia. Establece igualmente que, salvo pacto en contrario, las licencias serán no exclusivas; acepta que las licencias podrán concederse para todos los productos o servicios que comprende la marca o limitarse solo a alguno de estos. Instituye que los contratos de licencia deberán ser anotados ante la oficina y solo surtirán efectos ante terceros una vez que han sido anotados; y que no se anotarán aquellas licencias que sean perjudiciales a la economía nacional o que sean contrarias a la legalidad.

Se dispone que el titular de la marca podrá ejercer los derechos exclusivos contra el licenciatario que infrinja su derecho exclusivo basado en el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato de licencia. Este Instrumento Jurídico incorpora los supuestos en los que el licenciatario puede ejercer las acciones relativas a la defensa de la marca, y prescribe que solo podrá ejercer dichas acciones con el consentimiento del titular del derecho, con la salvedad de que se trate de una licencia exclusiva y que el titular habiendo sido requerido no ejercite por sí la acción dentro de un período de tiempo determinado. Las Licencias una vez anotadas se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La solicitud de anotación ante la OCPI puede realizarse tanto por el licenciante como por el licenciatario, para ello tendrá que acompañar copia certificada del contrato o disposición legal que justifique su otorgamiento. La solicitud está sujeta al pago de una tarifa.

La Licencia de marca en nuestro país es objeto de regulación por otros cuerpos jurídicos, así esta figura está inmersa en la Resolución Conjunta No. 1/1998 CITMA – MINCEX (Ministerio de Comercio Exterior); esta dispone que en los supuestos de formalización de acuerdos donde se pacte el traspaso de marcas se deberá verificar anteriormente de suscribir el mismo la situación registral de la marca en cuestión; y que para el traspaso temporal o definitivo de los derechos de marca se deberá tener en consideración el valor que la marca ha alcanzado mediante su uso, por lo que la contraprestación que se perciba deberá resultar equitativa y proporcional a los intereses del titular de la marca.

En la legislación que regula el proceso de transferencia de tecnología asociada a las inversiones nominales, la Resolución No. 13/98 de la Ministra del CITMA, dispone que dentro de la información que se adjunte al proyecto de factibilidad en materia de Propiedad Intelectual se deberá hacer alusión a los derechos de explotación conferidos, especificando los actos autorizados: fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importación; a los países autorizados para la explotación; y a la posibilidad de concesión de sublicencias en determinados territorios.

Esta materia es objeto de regulación también por la legislación que regula el Proceso de Inversión Extranjera, así la Resolución No. 14/2001 de la Ministra para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) establece que formando parte del proceso de presentación de las solicitudes y evaluación de las propuestas de inversión extranjera, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) deberá emitir un dictamen preliminar sobre la viabilidad del proyecto siempre que en el mismo estén relacionados derechos de propiedad industrial.

Como complemento de lo anterior la Resolución No. 21/2001 de la Ministra del MINVEC, contentiva de la metodología para la elaboración del Estudio de Factibilidad Económica a presentar en una solicitud de inversión extranjera, dispone el suministro de información en materia de Propiedad Industrial. La OCPI realizará su análisis en lo referente a las licencias de marcas en correspondencia a lo establecido en el Decreto – Ley No. 203 y en el Decreto – Ley No. 68, tomando en consideración que no se cause una lesión a la economía nacional.

III-) Rasgos distintivos del Contrato de Licencia de Marca a la luz del ordenamiento jurídico nacional:

En nuestro país el Contrato de Licencia de Marca es un contrato típico, puesto que el Decreto – Ley No. 203, "De Marcas y otros Signos Distintivos" contempla expresamente esta figura y establece, aunque sea de manera parcial, su régimen jurídico. Si bien subsisten lagunas que requieren de interpretación. Comentemos lo dicho anteriormente, el Artículo 84 dispone que "Los contratos de licencia deben ser anotados en la Oficina…", pero nos surge una pregunta, ¿cuáles, la norma se referirá solo a los contratos "puros" de marca o incluye además a los contratos mixtos, los contratos de franquicia, los de distribución exclusiva? Si realizamos una interpretación y nos situamos en que el objeto de regulación de este cuerpo jurídico lo constituyen las marcas y otros signos distintivos podemos concluir que el sentido de la norma es que se anoten los contratos puros de marca; sin embargo se requiere que se adopte una interpretación extensiva, puesto que los demás acuerdos de voluntades referidos anteriormente y en los que se ceden derechos de uso sobre una marca también pueden lesionar la economía nacional, y se estaría contraviniendo lo establecido en el Artículo 85 del Decreto – Ley No. 203. Esta posición – la que comprende anotar no solo los contratos "puros" de marcas, sino además todos aquellos en los que se ceden derechos de uso de marca -, si bien no es la postura que se pretende incluir en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), sí es adoptada por otros países en vías de desarrollo, tal es el caso de Perú, como medio de proteger a las empresas nacionales. En nuestro país la misma se fundamenta sobremanera por las características de nuestra economía en la cual el sector más amplio lo ocupan empresas estatales. Además, el Decreto – Ley No. 203 dispone que "El uso efectuado por el licenciatario se equiparará al uso efectuado por el titular", así a los efectos de acreditar el uso, en el supuesto en que terceros presentaran una caducidad por no uso de la marca, si estos contratos no se inscribieran entonces el uso realizado por el licenciatario no sería válido; la acreditación del uso tendría implicaciones además para acreditar el "secundary meaning", así como la notoriedad de un determinado signo.

Continuando con el sentido del párrafo anterior, el Decreto – Ley No. 203 dispone que el titular de una marca podrá alegar los derechos conferidos por la misma contra un licenciatario que infrinja su derecho exclusivo, amparado en alguna cláusula del contrato; este precepto entraña una gran importancia, ya que refuerza la posición del licenciante permitiéndole oponer su derecho exclusivo (ius prohibendi) no solo ante el licenciatario sino además contra todos aquellos terceros que hubieran adquirido un producto comercializado por un licenciatario que hubiese vulnerado el derecho de marca del titular, ya que en este supuesto no se establecería el agotamiento del derecho del titular por cuanto no se ha contado con su consentimiento. En consecuencia, se debe interpretar por parte de la OCPI cuáles facultades comprenderían el "derecho exclusivo" del titular y en correspondencia cuales serían las cláusulas del contrato que de ser vulneradas podrían dar lugar a la aplicación erga omnes del derecho de marca. Una posible solución podría ser tomar en consideración lo que a este respecto establece la Directiva 89/104/CEE.

Por su parte al establecer las causales en las cuales el licenciatario podrá ejercer las acciones relativas a la defensa de la marca, el supramencionado cuerpo legal dispone que sin perjuicio de lo establecido en el contrato de licencia siempre que se trate de un licenciatario exclusivo este podrá ejercer dichas acciones por sí una vez transcurrido un tiempo determinado a partir de que el licenciante tenga conocimiento de la infracción si él no hubiera ejercido las acciones correspondientes; pero al momento de establecer el tiempo dispone que será una vez que haya prescrito la acción para ejercer el derecho. Lo cual no sería válido en cuanto a derecho, por lo que resulta procedente que las partes al momento de aunar voluntades establezcan el período de tiempo en el cual el licenciatario puede ejercer por sí las acciones de defensa de la marca dentro del período de tiempo de cinco (5) años que establece nuestra legislación para que prescriba la acción a estos efectos; sería igualmente importante que se definieran cuáles serían las acciones que el licenciante debe ejercer como parte de la defensa del derecho.

Generalmente este es un contrato oneroso, ya que en la mayoría de las ocasiones entraña un intercambio de prestaciones entre el licenciante y el licenciatario. Aunque nada obsta para que se concerte de manera gratuita.

Es un contrato bilateral, en tanto ambas partes resultan obligadas. Es además un contrato principal, ya que tiene vida propia, sin necesidad de otra convención. Es consensual, ya que para su perfección basta con la exteriorización de voluntades de las partes; a decir del catedrático español Carlos Fernández- Novoa es un contrato no formal en tanto surte efectos inter partes desde el momento en que estos expresan su consentimiento encaminado a la realización de las prestaciones objeto de la licencia. El requisito establecido en nuestra legislación de que se inscriba el contrato ante la OCPI no debe ser entendido como un requisito para la validez del contrato sino para la eficacia del contrato frente a terceros. No obstante, y a consecuencia de lo expresado anteriormente, resulta de mucha importancia que el contrato una vez realizado se anote ante la OCPI, expliquemos entonces lo referente al "efecto ante terceros", la anotación de la licencia le permite al licenciatario ejercer los derechos conferidos por la licencia frente a terceros que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca que sean incompatibles con la licencia registrada; le permite además realizar las acciones propias de defensa del derecho de marca, o sea, unirse a la actuación por infracción que ejerza el titular, ejercerla por sí y recibir indemnización por los daños y perjuicios resultantes. La anotación de la licencia reporta asimismo una garantía para el licenciatario, ya que en el supuesto en que el titular pretenda renunciar a una marca sobre la cual ha otorgado una licencia para su uso, esta no se hará efectiva si no se acredita por su parte haber informado al licenciatario de su intención de renunciar.

Este es un contrato intuito personae, ya que se celebra por parte del licenciante teniendo en consideración quien es la persona del licenciatario, y en consecuencia decide establecer el acto con un licenciatario concreto. Por lo que debe entenderse que salvo cuando medie autorización expresa del licenciante, el licenciatario no podrá conceder a su vez sublicencias a un tercero.

IV-) Principales cláusulas que debe contener el Contrato de Licencia de Marca y obligaciones de las partes:

Una vez analizada la figura de la licencia de marca a la luz de nuestro ordenamiento jurídico es procedente reflejar cuáles pueden ser algunas de las cláusulas que al momento de aunar voluntades deben estar presentes y las obligaciones que de estas surgen para cada una de las partes. Así, de manera general se plantea que estos contratos pueden contener las disposiciones relativas a los aspectos siguientes:

Identificación de las partes.	Preámbulo.
Objeto del contrato.	Definiciones.
Generales de las marcas.	Derechos concedidos.
Uso de la marca.	Control de la Calidad.
Entrada en vigor, vigencia y terminación.	Promoción y publicidad.
Manteniendo o estado legal de los derechos	Remuneración.
Responsabilidades y garantías.	Infracción de los Derechos.
Notificaciones.	Fuerza mayor.
Solución de controversias.

Por su importancia se ahondará en las cláusulas siguientes:

• Definiciones: será necesario que se precisen determinados términos y expresiones clave de una manera uniforme a través de todo el documento. Con lo cual se aclaren las ideas, se delimite la extensión de los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro. Las palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente las que se utilizan de manera repetida en el documento. Así será importante definir las marcas y los productos o servicios que la licencia comprende y el territorio para el cual se concerta; esto puede hacerse remitiendo a determinadas cláusulas que comprendan estos particulares dentro del propio contrato.
• Generales de las marcas objeto de la Licencia: dentro de este apartado se deberán consignar el número de registro de la marca o las marcas sobre las cuales se van a ceder los derechos de uso; su denominación (de ser aplicable), o su reproducción; la Clase del Clasificador Internacional de Productos para los cuales está concedida la protección y los productos o servicios que comprende. La lista de productos o servicios que cada uno de los registros comprende puede anexarse al documento o pueden anexarse los certificados de registro para cada una de las marcas objeto de la Licencia.
• Derechos concedidos: deberá contener una cláusula donde se expresen los derechos que se conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar, comercializar, vender, o una combinación de los anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito. Se debe especificar la categoría de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la marca (licencia global o parcial); si el titular de la marca se obliga a no conceder licencias ulteriores a terceros en el mismo territorio que contractualmente se le reservó al Licenciatario (o sea, exclusiva, o no exclusiva), e incluso si el licenciante puede además hacer uso de la marca en ese propio territorio o no; si el Licenciatario puede a su vez conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto podrá influir en la selección del sublicenciatario. Se debe hacer referencia expresa a que bajo ningún concepto se permitirá el uso de la marca si este daña su goodwill o prestigio, incluido los usos que puedan ser considerados obscenos, o que contravengan las disposiciones legales.

Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o sea, la manera en que se va a dar a conocer la misma (la forma en que se va a publicitar), y los canales de distribución que se utilizarán, lo cual puede hacerse especificando que los productos comercializados con la marca licenciada pueden ser vendidos a usuarios especificados. La esfera de actividad puede influir directamente en el monto de la remuneración a pagar.

Dentro de este apartado igualmente se definiría el territorio para el cual se concede el derecho a usar la marca, por ejemplo si se utilizara la designación Europa, no se establecería con claridad qué territorio comprende, si se entiende que Turquía o incluso Rusia están incluidos, en su lugar Unión Europea sería una mejor definición. Puede ser que incluso se concedan determinados derechos en territorios diferentes, por ejemplo: que se permita la producción en el Estado A, pero la venta en los Estados B y C.

En el supuesto en que se desee limitar por parte del Licenciante el volumen de producción de los productos a comercializar con la marca objeto de licencia se deberá exponer esta cuestión.

• Uso de la marca: el uso de la marca es muy importante ya que en muchas legislaciones – incluyendo la nuestra – se requiere que la marca sea usada para mantener el registro. Si la marca no es usada en correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser objeto de cancelación. Así se deberá establecer el método de utilización de la marca en, o en relación, con el producto, por ejemplo establecer la grafía, el color y el tamaño de la marca, así como su ubicación en el producto; por lo que en ocasiones será aconsejable anexar copias de la marca registrada a los efectos de definir los colores a utilizar y sus códigos respectivos. Puede ser igualmente aconsejable que se estipule la obligación de informar a los consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual puede hacerse en el embalaje de los productos o en los plegables de ventas.
• Control de la Calidad: el valor de la marca registrada estará en correspondencia, en gran medida, con la calidad de los productos o de la prestación de los servicios que la misma ampara. Es por esto que un adecuado control de la calidad es esencial en aras de mantener el goodwill de la marca. Dentro de esta cláusula se establecerá la obligación para el Licenciatario de cumplir con los estándares de calidad del Licenciante, a estos efectos puede anexarse al contrato los parámetros de calidad con que este debe cumplir (si existe una determinada norma). Se deberán definir además las facultades del Licenciante en aras del control de la calidad, estas pueden ser controlar, supervisar y aprobar la calidad de los productos, y la manera (los períodos de toma de muestras, verificación de la fabricación, etc) en que este realice las mismas, así como la revisión de los rótulos, envases o catálogos que contengan la marca; se establecerá de igual manera la obligación del Licenciatario de permitir el examen de los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el Licenciante.

Se preverá además las consecuencias de la insuficiente calidad de los productos o servicios prestados, lo cual incluirá las medidas y sanciones que se impondrán al licenciatario, la manera en que se establecerá la comunicación entre las partes al respecto, y cuál será el destino de los productos cuya calidad sea insuficiente (serán retirados del mercado o serán rectificados). Incluso esta puede ser una causa de terminación del contrato como consecuencia del incumplimiento, procediendo entonces una indemnización por daños y perjuicios a favor del licenciante.

• Mantenimiento o estado legal de los derechos: constituye una obligación del Licenciante mantener la eficacia del registro de la marca licenciada, así se deberá prever que a este le corresponderá solicitar la renovación de los registros y pagar las tasas correspondientes.
• Remuneración: esta constituirá la obligación principal para el licenciatario como contraprestación a las facultades de uso concedidas por el licenciante; así en el contrato se deberá de regular en detalle lo referente a la remuneración, a los períodos en que deberá hacerse efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago en el período pactado. Así puede estipularse el pago de una regalía la cual puede estar basada en la cantidad de productos vendidos, en el precio de venta; pueden establecerse regalías mínimas que le permitan al licenciante tener la garantía de recibir una determinada suma de dinero independientemente del éxito comercial del licenciatario. La remuneración puede basarse igualmente en una suma global o a tanto alzado.
• Infracción de los derechos: Se deberá de incluir una cláusula sobre "Infracción de los Derechos", donde el Licenciante manifieste su consentimiento o no para que el Licenciatario pueda ejercer la acción legal correspondiente ante una posible violación por sí. En el supuesto en que el Licenciante no otorgue su consentimiento se deberá establecer que el Licenciatario comunique inmediatamente al Licenciante cualquier posible infracción en aras de que este pueda ejercer la acción legal. Puede estipularse en el contrato además que si el Licenciante por su parte no ejerce la acción dentro de un período determinado de tiempo - antes de los cinco años que prescribe el Artículo 128- pueda el licenciatario ejercer la acción por sí. Los litigios sobre infracciones en países foráneos pueden resultar muy costosos, así será conveniente que se pacte en el contrato la división de los costos correspondientes al posible litigio. Se podrá prever que el licenciante garantice al licenciatario que el uso de la marca licenciada no infringe derechos de terceros en un determinado territorio.

 

 

 

 

Autor:

Lic. Orbel Machado González

omglez[arroba]gmail.com

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Departamento de Desarrollo y Comercio.

Ciudad de la Habana, octubre de 2005.