- Evolución de la figura de
la Licencia de Marca a la luz de diferentes ordenamientos
jurídicos - Rasgos distintivos del Contrato
de Licencia de Marca a la luz del ordenamiento jurídico
nacional - Principales cláusulas
que debe contener el Contrato de Licencia de Marca y
obligaciones de las partes
I-)
Introducción:
Las marcas son
omnipresentes en la sociedad
contemporánea; ellas tienen una gran influencia en todos
los aspectos de la vida comercial moderna y constituyen activos de
considerable valor.
Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto
de negocios
jurídicos de diversa naturaleza.
Así esta puede transmitirse totalmente, o sea, el titular
puede desprenderse de todos los derechos que le son
inherentes a favor de un tercero – estaremos ante la
cesión de la marca – lo anterior puede ser resultado de
instituciones
jurídicas como: la herencia, la
donación, la permuta, compraventa, o la aportación
social a título de propiedad.
O también puede concederse el derecho a usar la
marca y con ello transmitir determinados derechos inherentes al
titular, para lo cual se pueden utilizar negocios
jurídicos como: el usufructo, la aportación social
a título de uso, la franquicia y
el contrato de
licencia en sentido estricto. En nuestra conferencia
centraremos la atención en el contrato de licencia en
sentido estricto debido a la incidencia que esta figura presenta
en el intercambio comercial.
Mediante la concertación de licencias el titular
de un derecho de marca puede extender a un nuevo mercado
geográfico la fabricación y venta de sus
productos o la
distribución de sus servicios bajo
la marca correspondiente, sin tener necesidad de acometer
propiamente la producción o comercialización de sus productos o la
prestación de sus servicios, lo cual le
entrañaría costos
adicionales. Lo anterior le permite además, contar con la
cooperación de una empresa que
conoce el nuevo mercado geográfico.
La figura de la Licencia ha sido utilizada
también como mecanismo para ampliar el sector de los
productos o servicios a los cuales se aplica la marca; siendo
este particular muy importante para las marcas notorias o
renombradas; ya que sus titulares mediante esta figura pueden
tratar de extender a otros productos el buen nombre y el
prestigio correspondiente a la marca licenciada. La licencia de
marca puede utilizarse además como un mecanismo de
explotación económica de la fuerza
distintiva y con esto del potencial publicitario del signo per
se.
Esta actividad no se realiza mediante actividades de
producción o de comercialización de productos sino
que el titular se limita mediante la licencia y el merchandising
a explotar la impresión que crea el signo en los
consumidores. Esta última utilización ha sido
puesta en práctica muy frecuentemente para marcas
asociadas a la actividad de los deportes, para que se tenga una
idea clara de esta situación, la firma
PricewaterhouseCoopers proyecta que para el año 2008 el
sector de más rápido crecimiento dentro del mercado
deportivo en los Estados Unidos
serán las licencias y el merchandising, alcanzando
ventas de 18.5
billones de dólares.
Otro ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho de
que de las diez clases más solicitadas en las nuevas
solicitudes de registro de marca
ante la OAMI, ocho son típicas clases para el
merchandising y/o el otorgamiento de licencias.
Por su parte la concesión de licencias constituye
también una oportunidad para las Pequeñas y
Medianas Empresas
(PyMES) de
escalar peldaños en la lucha por atraer la atención
de los consumidores y ocupar así un espacio en el mercado,
ya que estos, actuando como licenciatarios,
desempeñarían su actividad utilizando un signo que
ya posee determinado goodwill.
II-)
Evolución de la figura de la Licencia de Marca a la
luz
de diferentes ordenamientos
jurídicos:
El reconocimiento jurídico y consecuente
regulación de la figura de la licencias de marcas vio la
luz en la medida en que fue aceptada la función de
ser indicadora de la calidad de los
productos o de la prestación de servicios a los cuales la
marca va asociada. A decir del Catedrático Carlos
Fernández-Novoa un ejemplo de lo anterior lo constituye el
Derecho Norteamericano de marcas, donde a partir de consolidarse
esta función para las marcas se expanden las licencias y
surge posteriormente el franchising.
En el Derecho Europeo la licencia de marca no
transitó por un camino expedito hacia su reconocimiento,
sino que tropezó igualmente con la consideración de
que existía un fuerte nexo entre la marca y la empresa que
fabrica y distribuye los productos que la marca distingue.
Incluso en el derecho Británico esta figura se
reconoció tardíamente.
Pero una vez que la realidad comercial forzó un
cambio de la
situación esta constituye una pieza fundamental del
derecho europeo de marcas. A nivel comunitario, ya en el
Memorándum sobre la creación de la marca
comunitaria de 1976 se trataba el tema de la licencia de marcas y
se propusieron soluciones a
los problemas que
la misma entrañaba, para lo cual se aducía la
defensa del interés de
los consumidores. Esta institución se consolidó con
la aprobación de la Directiva No. 89/104/CEE, relativa a
la marca comunitaria, la cual regula lo relativo a la
concertación de licencias en su Artículo 8. El
Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de
1993 sobre la marca comunitaria, igualmente norma lo referente a
la concertación de licencias; así reproduce los dos
primeros apartados de la Directiva Comunitaria, y establece
además que las licencias pueden ser exclusivas o no
exclusivas; regula los supuestos en los cuales el licenciatario
puede ejercer acciones
relativas a la violación de una marca comunitaria; y
establece además que a instancia de parte las licencias
podrán inscribirse en el Registro y se publicarán.
Estas normas han sido
adoptadas con un margen mayor o menor de diferencia por los
respectivos ordenamientos jurídicos nacionales de cada uno
de los estados que conforman la Unión. Así tenemos
que:
- En Alemania: la
"Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs" de
25/10/1994, en el Artículo 30, apartados 1 y 2, ha
incorporado las normas de la Directiva, con la salvedad de que
contempla no solo la licencia de las marcas registradas, sino
además la licencia de la marca no registrada, pero
notoriamente conocida. - En Francia, la
"Law No 92-597 of 1 July 1992 on the Intellectual Property
Code" en su Artículo L 714, aparatados 1 al 3, regula lo
referente a la concertación de licencias, pero se aparta
en alguna medida del contenido de la Directiva Comunitaria al
establecer que el Licenciante podrá invocar su derecho
exclusivo como titular de la marca contra el Licenciatario que
infrinja cualesquiera de las limitaciones a las cuales
está sometido en virtud del contrato de
licencia. - En España:
la Ley 17/2001 de
7 de diciembre, de Marcas, regula la concertación de
Licencias, donde además de incluir las disposiciones
contenidas en la Directiva y en el Reglamento establece
adecuaciones propias para el territorio español a las reglas que los cuerpos
jurídicos antes mencionados disponen. Así tenemos
que podrán constituir objeto de licencia no solo las
marcas que estén concedidas, sino además aquellas
que se encuentren en estado de
solicitud; dispone que el licenciatario no podrá
conceder sublicencias ni ceder la licencia a terceros a no ser
que esta facultad esté expresamente estipulada en el
contrato; presume, salvo pacto en contrario, que la licencia
tendrá una vigencia igual a la validez del registro de
marca, que comprende todos los productos o servicios para los
que la marca esté registrada y que se extiende a todo el
territorio español; igualmente presume, salvo pacto en
contrario, que la licencia será no exclusiva y en
consecuencia que el licenciante podrá hacer uso por
sí de la marca e incluso conceder licencias a terceros;
en relación a lo anterior establece que el licenciante
cuando se trate de una licencia exclusiva solo podrá
utilizar la marca si en el contrato se hubiera dispuesto esto.
Establece además que para que las licencias surtan
efectos ante terceros tendrán que ser inscriptas en el
registro de marcas.
En nuestro país el Real Decreto de 21 de agosto
de 1884 acogía la figura de la cesión de marcas,
considerando que esta no se podía ceder con independencia
de la empresa; por lo
que no se regulaba lo referente a la licencia de las mismas. Ya
en el Decreto – Ley No. 805 de 4 de abril de 1936, "Ley de Propiedad
Industrial", se establece dentro del Capítulo II,
correspondiente a la cesión y transmisión de
derechos, que las modalidades de registro que el mismo regula son
transferibles por todos los medios que el
derecho reconoce. Con lo que si bien no utiliza el término
de concesión de licencias este sí está
implícito dentro de la consideración precedente.
Este cuerpo legal dispone que para que surta efectos ante
terceros la transmisión de los derechos adquiridos
deberá acreditarse con los documentos que
legalmente lo justifiquen, y que se anotará esta
transmisión en los Libros
Registro correspondientes, en el expediente del caso y si se
adjuntare incluso en el certificado de registro. Llama la
atención que se prohíbe a los industriales
establecidos en Cuba la
transmisión, cesión o el arriendo de marcas para
distinguir productos manufacturados de tabaco a quienes
no residan en Cuba.
Las disposiciones del prealudido Decreto – Ley No.
805 estuvieron vigentes hasta que se promulgó el Decreto
– Ley No. 68 "de Invenciones, Descubrimientos
Científicos, Modelos
Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen". El mismo
dispone que los Organismos de la
Administración Central del Estado (OACE), las
empresas, instituciones u órganos locales del Poder Popular
están obligados a solicitar el registro de las marcas que
distinguen los productos que comercialicen tanto en el mercado
nacional como internacional. Por su parte en el Título V,
Capítulo V, titulado "De las Licencias" se limita a
establecer la obligatoriedad de los OACE de utilizar, en el
supuesto en que figuren como licenciatarios de marcas titularidad
de empresas extranjeras, una marca nacional conjuntamente con
esta; y de anotar todas las licencias, ya sea que figuren como
licenciantes o como licenciatarios, ante la Oficina;
expresamente señala que la duración de la licencia
será de diez (10) años. Prohíbe que se
incluyan en la concertación de Licencias de Marcas,
así como en aquellos acuerdos de transferencia de tecnología,
cláusulas que resulten desfavorables para la economía.
Para atemperar el Derecho de Marcas a las condiciones
actuales, se adoptó el Decreto – Ley No. 203, "de
Marcas y otros Signos
Distintivos", así como la Resolución No. 63/2000,
de la Ministra de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), "Reglamento del Decreto – Ley No. 203, De Marcas y
otros Signos Distintivos".
En estos se dispone que el titular de un derecho de
marca puede autorizar su uso a un tercero a través de una
licencia. Establece igualmente que, salvo pacto en contrario, las
licencias serán no exclusivas; acepta que las licencias
podrán concederse para todos los productos o servicios que
comprende la marca o limitarse solo a alguno de estos. Instituye
que los contratos de
licencia deberán ser anotados ante la oficina y solo
surtirán efectos ante terceros una vez que han sido
anotados; y que no se anotarán aquellas licencias que sean
perjudiciales a la economía nacional o que sean contrarias
a la legalidad.
Se dispone que el titular de la marca podrá
ejercer los derechos exclusivos contra el licenciatario que
infrinja su derecho exclusivo basado en el incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas del contrato de licencia. Este
Instrumento Jurídico incorpora los supuestos en los que el
licenciatario puede ejercer las acciones relativas a la defensa
de la marca, y prescribe que solo podrá ejercer dichas
acciones con el consentimiento del titular del derecho, con la
salvedad de que se trate de una licencia exclusiva y que el
titular habiendo sido requerido no ejercite por sí la
acción
dentro de un período de tiempo
determinado. Las Licencias una vez anotadas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La
solicitud de anotación ante la OCPI puede realizarse tanto
por el licenciante como por el licenciatario, para ello
tendrá que acompañar copia certificada del contrato
o disposición legal que justifique su otorgamiento. La
solicitud está sujeta al pago de una tarifa.
La Licencia de marca en nuestro país es objeto de
regulación por otros cuerpos jurídicos, así
esta figura está inmersa en la Resolución Conjunta
No. 1/1998 CITMA – MINCEX (Ministerio de Comercio
Exterior); esta dispone que en los supuestos de
formalización de acuerdos donde se pacte el traspaso de
marcas se deberá verificar anteriormente de suscribir el
mismo la situación registral de la marca en
cuestión; y que para el traspaso temporal o definitivo de
los derechos de marca se deberá tener en
consideración el valor que la marca ha alcanzado mediante
su uso, por lo que la contraprestación que se perciba
deberá resultar equitativa y proporcional a los intereses
del titular de la marca.
En la legislación que regula el proceso de
transferencia de tecnología asociada a las inversiones
nominales, la Resolución No. 13/98 de la Ministra del
CITMA, dispone que dentro de la información que se adjunte al proyecto de
factibilidad
en materia de
Propiedad
Intelectual se deberá hacer alusión a los
derechos de explotación conferidos, especificando los
actos autorizados: fabricación, uso, oferta para la
venta, venta e importación; a los países
autorizados para la explotación; y a la posibilidad de
concesión de sublicencias en determinados
territorios.
Esta materia es objeto de regulación
también por la legislación que regula el Proceso de
Inversión
Extranjera, así la Resolución No. 14/2001 de la
Ministra para la Inversión Extranjera y la
Colaboración Económica (MINVEC) establece que
formando parte del proceso de presentación de las
solicitudes y evaluación
de las propuestas de inversión extranjera, la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) deberá emitir un
dictamen preliminar sobre la viabilidad del proyecto siempre que
en el mismo estén relacionados derechos de propiedad
industrial.
Como complemento de lo anterior la Resolución No.
21/2001 de la Ministra del MINVEC, contentiva de la metodología para la elaboración del
Estudio de
Factibilidad Económica a presentar en una solicitud de
inversión extranjera, dispone el suministro de
información en materia de Propiedad Industrial. La OCPI
realizará su análisis en lo referente a las licencias de
marcas en correspondencia a lo establecido en el Decreto –
Ley No. 203 y en el Decreto – Ley No. 68, tomando en
consideración que no se cause una lesión a la
economía nacional.
III-) Rasgos
distintivos del Contrato de Licencia de Marca a la luz del
ordenamiento jurídico nacional:
En nuestro país el Contrato de Licencia de Marca
es un contrato típico, puesto que el Decreto
– Ley No. 203, "De Marcas y otros Signos Distintivos"
contempla expresamente esta figura y establece, aunque sea de
manera parcial, su régimen jurídico. Si bien
subsisten lagunas que requieren de interpretación. Comentemos lo dicho
anteriormente, el Artículo 84 dispone que "Los contratos
de licencia deben ser anotados en la Oficina…", pero nos
surge una pregunta, ¿cuáles, la norma se
referirá solo a los contratos "puros" de marca o incluye
además a los contratos mixtos, los contratos de
franquicia, los de distribución exclusiva? Si realizamos
una interpretación y nos situamos en que el objeto de
regulación de este cuerpo jurídico lo constituyen
las marcas y otros signos distintivos podemos concluir que el
sentido de la norma es que se anoten los contratos puros de
marca; sin embargo se requiere que se adopte una
interpretación extensiva, puesto que los demás
acuerdos de voluntades referidos anteriormente y en los que se
ceden derechos de uso sobre una marca también pueden
lesionar la economía nacional, y se estaría
contraviniendo lo establecido en el Artículo 85 del
Decreto – Ley No. 203. Esta posición – la que
comprende anotar no solo los contratos "puros" de marcas, sino
además todos aquellos en los que se ceden derechos de uso
de marca -, si bien no es la postura que se pretende incluir en
el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), sí es
adoptada por otros países en vías de desarrollo,
tal es el caso de Perú, como medio de proteger a las
empresas nacionales. En nuestro país la misma se
fundamenta sobremanera por las características de nuestra
economía en la cual el sector más amplio lo ocupan
empresas estatales. Además, el Decreto – Ley No. 203
dispone que "El uso efectuado por el licenciatario se
equiparará al uso efectuado por el titular", así a
los efectos de acreditar el uso, en el supuesto en que terceros
presentaran una caducidad por no uso de la marca, si estos
contratos no se inscribieran entonces el uso realizado por el
licenciatario no sería válido; la
acreditación del uso tendría implicaciones
además para acreditar el "secundary meaning", así
como la notoriedad de un determinado signo.
Continuando con el sentido del párrafo
anterior, el Decreto – Ley No. 203 dispone que el titular
de una marca podrá alegar los derechos conferidos por la
misma contra un licenciatario que infrinja su derecho exclusivo,
amparado en alguna cláusula del contrato; este precepto
entraña una gran importancia, ya que refuerza la
posición del licenciante permitiéndole oponer su
derecho exclusivo (ius prohibendi) no solo ante el
licenciatario sino además contra todos aquellos terceros
que hubieran adquirido un producto
comercializado por un licenciatario que hubiese vulnerado el
derecho de marca del titular, ya que en este supuesto no se
establecería el agotamiento del derecho del titular por
cuanto no se ha contado con su consentimiento. En consecuencia,
se debe interpretar por parte de la OCPI cuáles facultades
comprenderían el "derecho exclusivo" del titular y en
correspondencia cuales serían las cláusulas del
contrato que de ser vulneradas podrían dar lugar a la
aplicación erga omnes del derecho de marca. Una
posible solución podría ser tomar en
consideración lo que a este respecto establece la
Directiva 89/104/CEE.
Por su parte al establecer las causales en las cuales el
licenciatario podrá ejercer las acciones relativas a la
defensa de la marca, el supramencionado cuerpo legal dispone que
sin perjuicio de lo establecido en el contrato de licencia
siempre que se trate de un licenciatario exclusivo este
podrá ejercer dichas acciones por sí una vez
transcurrido un tiempo determinado a partir de que el licenciante
tenga conocimiento
de la infracción si él no hubiera ejercido las
acciones correspondientes; pero al momento de establecer el
tiempo dispone que será una vez que haya prescrito la
acción para ejercer el derecho. Lo cual no sería
válido en cuanto a derecho, por lo que resulta procedente
que las partes al momento de aunar voluntades establezcan el
período de tiempo en el cual el licenciatario puede
ejercer por sí las acciones de defensa de la marca dentro
del período de tiempo de cinco (5) años que
establece nuestra legislación para que prescriba la
acción a estos efectos; sería igualmente importante
que se definieran cuáles serían las acciones que el
licenciante debe ejercer como parte de la defensa del
derecho.
Generalmente este es un contrato oneroso, ya que
en la mayoría de las ocasiones entraña un
intercambio de prestaciones
entre el licenciante y el licenciatario. Aunque nada obsta para
que se concerte de manera gratuita.
Es un contrato bilateral, en tanto ambas partes
resultan obligadas. Es además un contrato
principal, ya que tiene vida propia, sin necesidad de otra
convención. Es consensual, ya que para su
perfección basta con la exteriorización de
voluntades de las partes; a decir del catedrático
español Carlos Fernández- Novoa es un contrato no
formal en tanto surte efectos inter partes desde el momento en
que estos expresan su consentimiento encaminado a la
realización de las prestaciones objeto de la licencia. El
requisito establecido en nuestra legislación de que se
inscriba el contrato ante la OCPI no debe ser entendido como un
requisito para la validez del contrato sino para la eficacia del
contrato frente a terceros. No obstante, y a consecuencia de lo
expresado anteriormente, resulta de mucha importancia que el
contrato una vez realizado se anote ante la OCPI, expliquemos
entonces lo referente al "efecto ante terceros", la
anotación de la licencia le permite al licenciatario
ejercer los derechos conferidos por la licencia frente a terceros
que pudieran haber adquirido derechos sobre la marca que sean
incompatibles con la licencia registrada; le permite
además realizar las acciones propias de defensa del
derecho de marca, o sea, unirse a la actuación por
infracción que ejerza el titular, ejercerla por sí
y recibir indemnización por los daños y perjuicios
resultantes. La anotación de la licencia reporta asimismo
una garantía para el licenciatario, ya que en el supuesto
en que el titular pretenda renunciar a una marca sobre la cual ha
otorgado una licencia para su uso, esta no se hará
efectiva si no se acredita por su parte haber informado al
licenciatario de su intención de renunciar.
Este es un contrato intuito
personae, ya que se celebra por parte del
licenciante teniendo en consideración quien es la persona del
licenciatario, y en consecuencia decide establecer el acto con un
licenciatario concreto. Por
lo que debe entenderse que salvo cuando medie autorización
expresa del licenciante, el licenciatario no podrá
conceder a su vez sublicencias a un tercero.
IV-) Principales cláusulas que debe
contener el Contrato de Licencia de Marca y obligaciones
de las partes:
Una vez analizada la figura de la licencia de marca a la
luz de nuestro ordenamiento jurídico es procedente
reflejar cuáles pueden ser algunas de las cláusulas
que al momento de aunar voluntades deben estar presentes y las
obligaciones que de estas surgen para cada una de las partes.
Así, de manera general se plantea que estos contratos
pueden contener las disposiciones relativas a los aspectos
siguientes:
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Por su importancia se ahondará en las
cláusulas siguientes:
- Definiciones: será necesario que se
precisen determinados términos y expresiones clave de
una manera uniforme a través de todo el documento. Con
lo cual se aclaren las ideas, se delimite la extensión
de los términos y se puedan evitar controversias
innecesarias en el futuro. Las palabras o expresiones clave que
deben definirse son usualmente las que se utilizan de manera
repetida en el documento. Así será importante
definir las marcas y los productos o servicios que la licencia
comprende y el territorio para el cual se concerta; esto puede
hacerse remitiendo a determinadas cláusulas que
comprendan estos particulares dentro del propio
contrato. - Generales de las marcas objeto de la Licencia:
dentro de este apartado se deberán consignar el
número de registro de la marca o las marcas sobre las
cuales se van a ceder los derechos de uso; su
denominación (de ser aplicable), o su reproducción; la Clase del
Clasificador Internacional de Productos para los cuales
está concedida la protección y los productos o
servicios que comprende. La lista de productos o servicios que
cada uno de los registros
comprende puede anexarse al documento o pueden anexarse los
certificados de registro para cada una de las marcas objeto de
la Licencia. - Derechos concedidos: deberá contener
una cláusula donde se expresen los derechos que se
conceden al licenciatario, por ejemplo: producir, usar,
comercializar, vender, o una combinación de los
anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito.
Se debe especificar la categoría de la licencia de que
se trata: si esta comprende o no la totalidad de los productos
o servicios para los que está registrada la marca
(licencia global o parcial); si el titular de la marca se
obliga a no conceder licencias ulteriores a terceros en el
mismo territorio que contractualmente se le reservó al
Licenciatario (o sea, exclusiva, o no exclusiva), e incluso si
el licenciante puede además hacer uso de la marca en ese
propio territorio o no; si el Licenciatario puede a su vez
conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto
podrá influir en la selección del sublicenciatario. Se debe
hacer referencia expresa a que bajo ningún concepto se
permitirá el uso de la marca si este daña su
goodwill o prestigio, incluido los usos que puedan ser
considerados obscenos, o que contravengan las disposiciones
legales.
Debe describirse la esfera de actividad de la marca, o
sea, la manera en que se va a dar a conocer la misma (la forma
en que se va a publicitar), y los canales de
distribución que se utilizarán, lo cual puede
hacerse especificando que los productos comercializados con la
marca licenciada pueden ser vendidos a usuarios especificados.
La esfera de actividad puede influir directamente en el monto
de la remuneración a pagar.
Dentro de este apartado igualmente se definiría
el territorio para el cual se concede el derecho a usar la
marca, por ejemplo si se utilizara la designación
Europa, no
se establecería con claridad qué territorio
comprende, si se entiende que Turquía o incluso Rusia
están incluidos, en su lugar Unión
Europea sería una mejor definición. Puede ser
que incluso se concedan determinados derechos en territorios
diferentes, por ejemplo: que se permita la producción en
el Estado A,
pero la venta en los Estados B y C.
En el supuesto en que se desee limitar por parte del
Licenciante el volumen de
producción de los productos a comercializar con la marca
objeto de licencia se deberá exponer esta
cuestión.
- Uso de la marca: el uso de la marca es muy
importante ya que en muchas legislaciones – incluyendo la
nuestra – se requiere que la marca sea usada para
mantener el registro. Si la marca no es usada en
correspondencia con la manera en que aparece registrada puede
ser objeto de cancelación. Así se deberá
establecer el método
de utilización de la marca en, o en relación, con
el producto, por ejemplo establecer la grafía, el
color y el
tamaño de la marca, así como su ubicación
en el producto; por lo que en ocasiones será aconsejable
anexar copias de la marca registrada a los efectos de definir
los colores a
utilizar y sus códigos respectivos. Puede ser igualmente
aconsejable que se estipule la obligación de informar a
los consumidores sobre la existencia del contrato, lo cual
puede hacerse en el embalaje de los productos o en los
plegables de ventas. - Control de la Calidad: el valor de la marca
registrada estará en correspondencia, en gran medida,
con la calidad de los productos o de la prestación de
los servicios que la misma ampara. Es por esto que un adecuado
control de
la calidad es esencial en aras de mantener el goodwill de la
marca. Dentro de esta cláusula se establecerá la
obligación para el Licenciatario de cumplir con los
estándares de calidad del Licenciante, a estos efectos
puede anexarse al contrato los parámetros de calidad con
que este debe cumplir (si existe una determinada norma). Se
deberán definir además las facultades del
Licenciante en aras del control de la calidad, estas pueden ser
controlar, supervisar y aprobar la calidad de los productos, y
la manera (los períodos de toma de muestras,
verificación de la fabricación, etc) en que este
realice las mismas, así como la revisión de los
rótulos, envases o catálogos que contengan la
marca; se establecerá de igual manera la
obligación del Licenciatario de permitir el examen de
los productos y el acceso a los locales de almacenamiento por el Licenciante.
Se preverá además las consecuencias de
la insuficiente calidad de los productos o servicios prestados,
lo cual incluirá las medidas y sanciones que se
impondrán al licenciatario, la manera en que se
establecerá la
comunicación entre las partes al respecto, y
cuál será el destino de los productos cuya
calidad sea insuficiente (serán retirados del mercado o
serán rectificados). Incluso esta puede ser una causa de
terminación del contrato como consecuencia del
incumplimiento, procediendo entonces una indemnización
por daños y perjuicios a favor del
licenciante.
- Mantenimiento o estado legal de los derechos:
constituye una obligación del Licenciante mantener la
eficacia del registro de la marca licenciada, así se
deberá prever que a este le corresponderá
solicitar la renovación de los registros y pagar las
tasas correspondientes. - Remuneración: esta constituirá
la obligación principal para el licenciatario como
contraprestación a las facultades de uso concedidas por
el licenciante; así en el contrato se deberá de
regular en detalle lo referente a la remuneración, a los
períodos en que deberá hacerse efectiva y a las
consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago en el
período pactado. Así puede estipularse el pago de
una regalía la cual puede estar basada en la cantidad de
productos vendidos, en el precio de
venta; pueden establecerse regalías mínimas que
le permitan al licenciante tener la garantía de recibir
una determinada suma de dinero
independientemente del éxito
comercial del licenciatario. La remuneración puede
basarse igualmente en una suma global o a tanto
alzado. - Infracción de los derechos: Se
deberá de incluir una cláusula sobre
"Infracción de los Derechos", donde el Licenciante
manifieste su consentimiento o no para que el Licenciatario
pueda ejercer la acción legal correspondiente ante una
posible violación por sí. En el supuesto en que
el Licenciante no otorgue su consentimiento se deberá
establecer que el Licenciatario comunique inmediatamente al
Licenciante cualquier posible infracción en aras de que
este pueda ejercer la acción legal. Puede estipularse en
el contrato además que si el Licenciante por su parte no
ejerce la acción dentro de un período determinado
de tiempo – antes de los cinco años que prescribe el
Artículo 128- pueda el licenciatario ejercer la
acción por sí. Los litigios sobre infracciones en
países foráneos pueden resultar muy costosos,
así será conveniente que se pacte en el contrato
la división de los costos correspondientes al posible
litigio. Se podrá prever que el licenciante garantice al
licenciatario que el uso de la marca licenciada no infringe
derechos de terceros en un determinado territorio.
Autor:
Lic. Orbel Machado González
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Departamento
de Desarrollo y Comercio.
Ciudad de la Habana, octubre de 2005.