Cláusulas de solución de conflictos en contratos que involucran propiedad intelectual (página 2)
En el contrato las
partes invocan al arbitraje como
vía para la solución de sus conflictos
ya que pueden determinar en el mismo la ley aplicable a
su solución.
Con respecto a la selección del derecho aplicable las
partes en general deben valorar que el mismo sea lo
suficientemente avanzado para dar solución al conflicto
surgido en relación con los derechos de Propiedad
Intelectual.
En el caso del los Derechos de Propiedad
Intelectual existe diferentes criterios en cuanto a la ley
aplicable para la solución de los mismos, algunos
plantean que se debe aplicar la ley del lugar en que se explota
la tecnología, otros la del lugar en el que
se encuentre registrada, aunque en este caso quedaría
fuera de la regla el
conocimiento protegido mediante el secreto, que no requiere
de registro.
Nos inclinamos a pensar que en caso de no existir en
el Contrato una Cláusula de Solución de
Controversias debería de ser aplicada la ley del lugar
en el que se ejecuta el contrato.
Debido a que en la negociación cada una de las partes va en
defensa de sus intereses, aunque es negocio para ambos, en la
mayoría de las ocasiones han contrapropuesto sus cortes
con sumisión a sus leyes y a su
sistema
judicial que en algunos casos es el common law, en otros mixto,
en otros musulmán y en los menos
civilista.
Comienzan entonces las interrogantes nuevamente a
surgir, qué hacer, cómo decidir, una
decisión mal tomada pudiera enfriar las negociaciones,
pero a su vez acceder a todas sus solicitudes es complejo
porque lo allí previsto persiste hasta que quede vigente
la ultima obligación de las partes y a veces hasta que
se encuentre vigente la última de las patentes
concedidas en cotitularidad. El principio de la voluntad de las
partes, lo que éstas decidieron en su momento es ley y
los jueces solo decidirán en base a la intención
de ellos, en base a la interpretación de sus intereses de
aquí la importancia de dedicar en el cuerpo del contrato
especial atención al resto de las Cláusulas
que se encuentran en relación con los derechos de
Propiedad Intelectual.
En los casos en los que no hemos podido lograr que en la
Cláusula de Solución de Controversias se acepte a
la Corte cubana se han propuesto las siguientes
variantes:
- proponer la Corte de Arbitraje de Paris, con gran
prestigio internacional, reconocida por juristas de todo el
mundo, compuesta por miembros procedentes de unos 60
países repartidos en los cinco continentes, la cual no
constituye un tribunal en sí mismo, sino que su misión
es la de asegurar la aplicación del Reglamento de
arbitraje. La Corte no resuelve por sí misma las
controversias sometidas a arbitraje, sino que supervisa el
procedimiento.
Para ejercer estas funciones
cuenta con la ventaja de poder
utilizar la experiencia colectiva de un círculo de
eminentes juristas procedentes de culturas jurídicas y
de horizontes tan distintos como aquellos de las partes mismas;
pero que a su vez es sumamente costosa.
Esta Corte al igual que otras, conocemos por estudios,
no en la práctica, que entre las razones para escogerla
se encuentran: que sus decisiones son definitivas y vinculantes
porque los laudos arbitrales no son apelables y por ello tiene
más posibilidades de ser definitivos; que los laudos
tienen un reconocimiento internacional, gozando de mejor
seguridad
que las decisiones judiciales nacionales; que es neutral ya que
las partes son libres de pactar la sede, el idioma, las reglas
del procedimiento, el derecho aplicable, la nacionalidad
de los árbitros y la representación
jurídica; la especialización de los
árbitros; la rapidez y economía, aunque
eso en este caso tiene diferentes puntos de vista y la
confidencialidad porque las audiencias no son públicas y
solamente las partes reciben la
comunicación del laudo.
- Como segunda variante se encuentra proponer la ley
del demandado y sumisión a sus cortes. Esta puede
resultar algo contradictoria pero en el análisis consideramos que entre las
variantes es más perjudicial para nuestra empresa ser
demandada bajo otro fuero que en el patio propio, aún
cuando la corte falle por la contraparte extranjera que
instaura la demanda.
Esta propuesta ha sido una de las más admitidas y de
hecho aparece en algunos de nuestros acuerdos de investigación y desarrollo.
La forma de decidir el asunto no puede siquiera ser
visto solo por la llamada prestación característica
porque ambas partes van a trabajar de conjunto, ambos aportan y
el lugar de la ejecución puede ser en un principio y uno y
cuando las condiciones varíen otro y un ejemplo es el
lugar de producción, que puede ser en las
instalaciones cubanas y luego en las de la contraparte,
dependerá del punto de vista con que se vea.
2- Otras
cláusulas sobre solución de conflictos en contratos que
involucran Propiedad Intelectual.
La sociedad
actual requiere cada vez más de nuevas
tecnologías y estas deben estar protegidas por
cualquiera de las modalidades de la Propiedad
Intelectual.
Los derechos de Propiedad Intelectual fundamentalmente
Patentes y Marcas, requieren
del registro para su protección para poder hacer valer los
derechos de sus titulares antes posibles infracciones de los
mismos provenientes de terceros.
Los derechos sobre Patentes y Marcas son territoriales,
es decir solo se pueden hacer valer en los territorios en los
cuales fueron concedidos dichos derechos y son registrados al
amparo de las
legislaciones nacionales de dichos Estados.
Aunque existen Conveníos Internacionales que
establecen estándares mínimos en materia de
Propiedad Intelectual que deben acoger en sus legislaciones
nacionales los países signatarios del acuerdo, existe
diferencias entre las legislaciones nacionales.
En los contratos de Investigación Desarrollo,
Licencia de Know How, Licencias de Marcas, Empresas Mixtas e
incluso de Distribución y Compraventa Internacional en
los que necesariamente se involucra Propiedad Intelectual, se
debe dedicar especial atención a todas las
Cláusulas en las que se establezca pautas a seguir en la
solución a posibles conflictos independientemente de las
de Arbitraje.
A continuación expondremos algunos de los
elementos más importantes a tener presente en las
Cláusulas dedicadas a la Propiedad Intelectual en
diferentes tipos de Contratos que permiten establecer pautas
desde la negociación y firma del Contrato de que se trate,
para la solución de conflictos en dicha
materia.
2.1- Contratos de Investigación
Desarrollo.
Estos contratos están encaminados a regular las
relaciones de las partes en cuanto a la creación de nuevos
conocimientos, los cuales pudieran ser susceptibles o no de
protección por cualquiera de las modalidades de la
Propiedad Intelectual, de aquí la importancia de
establecer un conjunto de pautas a seguir para la
protección de los derechos existentes y futuros
involucrados.
- Como regla en los Contratos de I+D se establecen un
conjunto de definiciones en materia de Propiedad Intelectual en
función del Contrato a fin de evitar
diferentes interpretaciones de las partes en torno a las
mismas que pudieran dar lugar a un conflicto. - Se declaran en Anexo al Acuerdo los derechos de
Propiedad Intelectual de las partes, conservando cada una de
ellas sus derechos sobre los mismos. - Se establece siempre que las condiciones lo permitan
que cada una de las partes desarrolle su parte del proyecto en su
Centro, conservando la titularidad sobre dicho
resultado. - En el caso de desarrollo conjunto que trae aparejado
la cotitularidad del resultado se establecen en el cuerpo del
Acuerdo pautas a seguir para explotación conjunta de
dicho resultado.
Entre las que se pueden encontrar las
siguientes
- Proporción de participación de los
cotitulares en la comunidad. - Responsabilidades en el seguimiento legal y
mantenimiento de estos derechos. - Acciones ante infracciones de terceros.
- Derechos y obligaciones de los cotitulares en caso de
terminación del contrato por causas voluntarias o
ajenas.
2.2-Licencia de Know How
Podemos definir como Know How al conocimiento o
conjunto de conocimientos que no son públicos que posee
una determinada institución productiva o de servicios y
que le ofrece ventajas sobre sus competidores en el mercado.
El término know how
ampliamente es usado para describir los conocimientos
prácticos adquiridos a través de la experiencia e
incluye la información industrial, los datos, la
información confidencial, los secretos
comerciales.
El know how es considerado una información
útil y nombrar en muchas ocasiones como: know-who y
know-how. Esta expresión se dice que incluye las
fórmulas, las técnicas,
los negocios y los
planes de marketing para
uso interno y otras propiedades intelectuales
no protegidas por otras modalidades de Propiedad Industrial que
en esencia constituyen la operación del
negocio.
En virtud de los contratos de Licencia acuerda
transferir el know how con el objetivo de
posibilitar la fabricación y control de la
calidad de los
productos
amparados por el Contrato.
El know how se transfiere en forma de Documentación Técnica escrita y
debidamente actualizada que se adjunta al Contrato. Además
en el mismo se establece que en caso de terminación o
cancelación del Contrato por cualquier razón, toda
la Documentación Técnica transferida será
devuelta al titular de la misma.
Resulta interesante una reflexión en este aspecto
pues se menciona en la literatura que el know how
puede ser ampliamente protegido y por un tiempo
indefinido, sin embargo si es descubierto o revelado
independientemente o de forma malintencionada por alguna persona, el
propietario de la misma se considera ha perdido su "fortuna",
pues aun cuando pueda arremeter contra quien uso indebidamente o
ilícitamente la información ya ésta se
encuentra en el dominio
público y no puede regresar al status que se encontraba
anteriormente. Esta característica condiciona que la
decisión de proteger Propiedad Intelectual como know-how
sobre otras figuras legales existentes deberá ser
cuidadosamente valorada.
En virtud de este Contrato se otorga una licencia
exclusiva y no transferible sin derecho a ser sublicenciada para
utilizar el Know-how en la fabricación y venta del
producto
dentro del territorio otorgado.
En el cuerpo del Contrato se establecen definiciones
entre las que aparece lo que se entiende por Know How a los
efectos del Contrato.
Se establecen limitaciones expresas al licenciatario en
cuanto a la explotación, cesión, uso o
fabricación del producto. Por otra parte el licenciatario
no podrá practicar una política activa de
comercialización del producto fuera del
territorio y, en particular, no podrá hacer publicidad
expresamente destinada a países fuera del territorio, ni
establecer sucursal o almacén en
ellos.
2.3- Licencia de Marcas
En virtud de este tipo de contrato el licenciante quien
es titular de los derechos sobre marcas, otorga a un tercero,
llamado licenciatario, autorización para el uso de la
marca bajo
determinadas condiciones y por un periodo de tiempo.
La licencia puede ser gratuita u onerosa, se otorga por
un tiempo determinado y en el territorio en el cual su titular
tiene la marca registrada, atendiendo al carácter territorial que tiene los derechos
de Propiedad Intelectual, y otorgar la exclusividad o no en el
uso de la marca en el referido territorio.
En dichos contratos se establecen Cláusulas
relacionadas con el mantenimiento de los registros de
marca y se especifican los derechos y obligaciones de las
partes.
En cuanto a las obligaciones el LICENCIANTE de autoriza
el uso de la marca y a mantener el registro de la misma en el
territorio, procediendo a su renovación antes del
vencimiento del registro.
El LICENCIATARIO por otra parte se obliga a conservar la
identidad de
la marca y usarla adecuadamente, mantener su calidad, así
como mantener informado al LICENCIANTE de posibles acciones
violatorias de terceros
Se establecen Cláusulas destinadas a fijar
determinados estándares sobre la calidad de las
producciones a fin de que se mantenga la imagen alcanzada
por la marca en el consumidor a
partir de sus parámetros de calidad, o cual repercute en
la imagen que tiene de dicha marca el mercado.
2.4- Contrato para la Constitución de Empresas
Mixtas.
Los Contratos para la Constitución de una Empresa Mixta
tienen como objeto la creación de una nueva persona
jurídica diferente a las de las partes, a partir del
aporte de capital, la
que se dedicará al desarrollo, producción y
comercialización de nuevos productos.
En los mimos se puede aportar como capital activos
intangibles que involucren derechos de Propiedad Intelectual, en
la proporción establecida en las legislaciones
nacionales.
En Cuba por
ejemplo la Ley 77 el Ministerio para la Inversión Extranjera establece el aporte de
derechos de Propiedad Intelectual y otros derechos intangibles
como capital en la constitución de una Empresa Mixta o una
Asociación Económica Internacional.
La Legislación China que
regula la creación de Empresas Mixtas permite el aporte de
Derechos de Propiedad Industrial como inversión de capital
para la constitución de la empresa,
estableciendo que dicho aporte no puede exceder del 15 % del
total del capital aportado.
En este tipo de Contratos además de contar con un
conjunto de Definiciones y Declaraciones de las partes
importantes en función del Contrato, en las
Cláusulas dedicadas a la Liquidación de la nueva
Sociedad creada se establecen las pautas que debe seguir el
Comité Liquidador en cuanto a la liquidación de los
derechos de Propiedad Intelectual.
Como regla se establece que
- Los derechos de propiedad intelectual que cada
socio ostente de forma legítima (adquiridos antes de
la Constitución de la sociedad o durante la vida de
ella) seguirán siendo propiedad de cada
socio. - En caso de derechos de propiedad intelectual cuya
titular o cotitular sea de la nueva sociedad creada se
decidirá la modificación del derecho
correspondiente a favor de uno de los SOCIOS luego de
pactarse la correspondiente compensación al otro
SOCIO.
2.5- Distribución
En este tipo de Contrato se otorgan derechos exclusivos
o no al distribuidor para la comercialización de
determinados productos en los territorios otorgados.
Los productos a comercializar por el Distribuidor pueden
encontrase protegidos en virtud de derechos de Propiedad
Intelectual en el referido territorio antes de la firma del
Contrato o no.
En estos Contratos se consignan como regla en el
Preámbulo, declaraciones de las partes en cuanto al
reconocimiento de esto derechos y en todos los casos aparecen
cláusulas relacionadas con los mismos.
En el caso de las Marcas se establece que el fabricante
tiene la titularidad de las mismas y la obligación del
distribuidor de no utilizar marcas idénticas o similares,
así como de informar al fabricante sobre posibles actos
violatorios provenientes de terceros y de colaborar con el mismo
en la defensa de sus intereses en el territorio
2.6- Compraventa Internacional de mercancías
para la importación
Se incluye una Cláusula dedicada a la Propiedad
Intelectual, en la que se establece la obligación del
Vendedor de entregar las mercancías al COMPRADOR libres de
cualesquier derecho o pretensión de un tercero, basados en
cualquiera de las modalidades de la propiedad intelectual, que
hubiera podido ser ignorada en el momento de la
celebración del Contrato, consignándose
además que libera al COMPRADOR de responsabilidad ante cualquier reclamación
de terceros que se produzca por dicho concepto,
subrogándose en su lugar y grado a los efectos procesales
y de indemnización.
Conclusiones
Con el presente trabajo hemos
arribado a las siguientes Conclusiones:
- Los derechos de Propiedad Intelectual tiene un
carácter territorial, siendo aplicable a los efectos de
su protección legal la legislación
nacional. - Las legislaciones nacionales aún y cuando
existen estándares mínimos establecidos en los
tratados
internacionales en cuanto a Propiedad Intelectual, poseen
diferencias. - Sobre las base del principio de la autonomía
de la voluntad las partes podrán determinar la ley
aplicable al Contrato y a la solución de
divergencias. - En los Contratos que involucren Propiedad Intelectual
las Cláusulas deberá establecer reglas o pautas a
seguir por la partes en la solución de posibles
conflictos en esta materia. - El Arbitraje Institucionalizado, representado en la
Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara de Comercio
Internacional de la República de Cuba es la
vía más invocada en la solución de
conflictos.
BIBLIOGRAFÍA.
- Alina Zaragoza Ramírez y Odalys Otero Nuñez
El Arbitraje y los contratos de joint venture. Su tratamiento
en la ley de inversión
extranjera cubana. Revista
Iberoamericana de Arbitraje. - Acuerdo entre la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y
la Organización Mundial del Comercio.
Publicaciones OMPI. 1996. - Bond, Stephen R. Como Redactar una Cláusula
Compromisoria. El Arbitraje Comercial Internacional. Suplemento
especial del Boletín de la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI. - Dávalos Fernández, Rodolfo. Fronteras y
Contratos. Editorial Ciencias
Sociales. 2005. - Decreto Ley 203. De las marcas y otros signos
distintivos. - Ley No. 77 de 5 de septiembre de 1995, Ley de la
Inversión Extranjera, Publicada en la Gaceta Oficial de
la Republica de Cuba, edición extraordinaria, no. 3, de 6 de
septiembre de 1995. - Ley "Law of the People’s Republic of China on
Chinese-Foreign Equity Joint Venture" adoptada en
1979 - Ley No. 1303 de 1976. De la Corte de Arbitraje de
Comercio
Exterior. - Ley No. 59 de 1987. Código
Civil Cubano. - Matthew Clarke. Standard and Intellectual Property
Rights: a Practical Guide for Innovative Business..
Boletín de noticias de
la OMPI sobre las PYMES - Plantey, Alain. El Arbitraje Internacional en un
Mundo de Cambios. El Arbitraje Comercial Internacional.
Suplemento especial del Boletín de la Corte
Internacional de Arbitraje de la CCI.
Lic. Ivette I. Cañedo
Tápanes
Asesora Jurídica.
NEURONIC S.A.
Autoras:
Lic. Cheila Fernández
García.
Especialista Comercial. Finlay S.A.
Lic. Ivette Isabel Cañedo
Tápanes.
Asesora Jurídica. NEURONIC S.A.
Lic. Cheila Fernández
García.
Especialista Comercial. Finlay S.A.
Curriculum Vitae
Seminario
Nacional avanzado sobre el Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT) (2001).
Curso de Relaciones
Públicas (11/2000).
Postgrado de Derecho
Ambiental Comparativo (1/2001).
Seminario Nacional "La Propiedad Industrial:
herramienta esencial para la protección del patrimonio
empresarial" (4/2001).
Curso sobre Comercio y Medio
Ambiente, Grupo de
Trabajo PNUMA-UNCTAD (12/2001).
Taller Internacional sobre Protección
Jurídica de la Actividad Mercantil (9/2001).
Postgrado sobre Técnicas Legislativas
(3/2002).
Postgrado sobre Comercio Internacional y
Arbitraje (6/2003).
Diplomado en Propiedad Industrial
(2002/2003).
Biotecnología Habana 2003, Modalidad Cartel
"Aplicaciones Médicas de la
Biotecnología".
Seminario sobre Buenas Prácticas de
Distribución (12/2003)
Comercio Exterior y Negocios
Internacionales (2004)
Taller "Preparación de planes de
Negocios, instrumentos necesarios para la conducción de un
proyecto exitoso" (5/2004)
Seminario internacional "Solución de
Conflictos en la Propiedad Intelectual" (5/2004)
La Propiedad Industrial en las negociaciones
comerciales y en la colaboración económica y
científico técnica (11/2004).
Seminario-Taller Transferencia de
Tecnología: una herramienta para el éxito
(9/2004)
Derecho de los Negocios (12/2004)
El Benchmarking y el
outsourcing
como herramientas
para la competitividad
de la empresa (10/2005)
Diplomado en Administración de Negocios (INCOMEX)
(7/2006)
Maestría en Gestión
de la Propiedad Intelectual (OCPI) (en curso)
Lic. Ivette Isabel Cañedo
Tápanes.
Asesora Jurídica. NEURONIC S.A.
Curriculum Vitae
- Curso de Postgrado Comercio Exterior y Negocios
Internacionales. Instituto de Comercio Exterior. Noviembre del
2003. - Curso de Postgrado Arbitraje Comercial Internacional.
Instituto de Comercio Exterior. Marzo del 2004. - Curso de Postgrado Derecho de los Negocios. Instituto
de Comercio Exterior. Abril del 2004. - Curso de Postgrado Finanzas
Internacionales. Instituto de Comercio Exterior. Junio del
2004. - Derecho del Comercio Inernacional:
Autorregulación y Fronteras de la Lex Mercatoria.
Escuela de
Verano. Julio 2004. - Curso introductorio de los conceptos básicos
de Propiedad Industrial. Oficina Cubana
de la Propiedad Industrial. Septiembre 2004. - La Propiedad Industrial en las negociaciones
comerciales y en la colaboración económica y
científico técnica. Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial. Diciembre 2004. - Diplomado Derecho Societario. (INCOMEX) Julio
2006 - Maestría en "Gestión de la Propiedad
Intelectual" (en curso) OCPI.
- Evento sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio. Ministerio de Comercio Exterior –
Organización Mundial del Comercio. Noviembre
2004. - Delegado 2do Congreso de Propiedad Industrial.
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y la
Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.
Abril 2005.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |