Prohibiciones al Registro de las Marcas: ¿Convalidables en todo caso?

Apuntes a tenor de la Legislación
Marcaria Cubana

De inicio, valdría la pena destacar la importancia y
consecuencias que lleva implícito el acto registral. Como
señala el tratadista García García, la
publicidad registral "es la exteriorización continuada y
organizada de situaciones jurídicas de trascendencia real
para producir cognosibilidad general erga omnes y con
ciertos efectos jurídicos sustantivos sobre la
situación jurídica publicada."[1]
Para el caso del Derecho Marcario, el registro produce efectos
constitutivos, es decir, la existencia del derecho depende de la
inscripción registral misma. Por tanto, el derecho no
existe si no tiene lugar la inscripción y al conferirse
con ésta derechos exclusivos a favor de un determinado
sujeto, ello va a justificar, sin dudas, que se sea estricto en
la observancia de qué es susceptible de registro y
qué no.

Siguiendo esta línea, en las normas jurídicas se
preceptúan causales legales de irregistrabilidad de las
marcas las que se constituyen como prohibiciones absolutas y
relativas. Las primeras están vinculadas con los elementos
esenciales que debe cumplir el signo en busca de tutelar
intereses generales asociados tanto al consumidor como al
empresario, como al mercado mismo, a saber, idoneidad y licitud.
Así, en el caso de este tipo de prohibiciones, el signo no
puede funcionar como marca porque carece de lo que en doctrina se
ha dado en llamar capacidad distintiva abstracta, es decir,
él en sí mismo no es capaz de distinguir
ningún producto o servicio, o de otro modo, no puede
distinguir en particular algunos productos o servicios (capacidad
distintiva concreta). En estos casos el signo no constituye un
medio identificador sino más bien informativo,
encontrándonos con signos compuestos únicamente de
una línea o un número, por ejemplo, que son
extremadamente banales, o de signos muy complejos integrados de
fórmulas químicas o frases extensas, sólo
por ilustrar, y los que consecuentemente no pueden ser
registrados.

Las prohibiciones relativas, en cambio, no están
asociadas a una carencia de capacidad distintiva
intrínseca sino extrínseca y a la necesidad de
preservar derechos ya conferidos y vigentes, con el
propósito igualmente de no interferir en la existencia de
un mercado transparente, de lograr una competencia no falseada,
así como de intervenir en la defensa de intereses
particulares.

En el ordenamiento jurídico cubano es el Decreto-Ley
No. 203 de 24 de diciembre de 1999 la norma que se encarga de
regular lo relativo al registro de las marcas y otros signos
distintivos, de tal suerte que sea esta propia norma la que
recoja en su artículo 16 las prohibiciones absolutas al
registro de las marcas y luego, seguidamente en el
artículo posterior, las prohibiciones relativas. Valga
apuntar que esta es una distinción que se introduce con
acierto en nuestra norma por el citado Decreto-Ley, no
establecida en el Decreto-Ley No. 68 de 1983, norma reguladora de
tales cuestiones con anterioridad.

Ahora bien, si en principio pudiera pensarse que
tratándose de prohibiciones absolutas éstas no
pueden ser subsanadas en ningún caso y que siendo
prohibiciones relativas, justo por ello, es posible hacerlo, esto
no opera necesariamente en la forma referida.

Analicemos el caso de un signo que era inicialmente
descriptivo, laudatorio o que carecía de carácter
distintivo y que luego adquiere distintividad por el uso en el
comercio en relación con los productos o servicios a los
que se refiere. Para un supuesto así, siguiendo la
tónica del artículo 15.1 del Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC)[2], el apartado segundo del
artículo 16.1 del Decreto-Ley 203/99, el registro del
signo como marca, lo que significa que aquello que ab
initio no era susceptible de inscripción podrá
serlo aunque para ello sea preciso hacer estudios para determinar
si ciertamente se está ante un supuesto de capacidad
distintiva adquirida mediante el uso a partir de sondeos para
demostrar su utilización, el importe que representa en las
ventas ese producto marcado, la atribución del origen
empresarial, u otra estrategia. Hay que tener en cuenta que como
plantea Rangel Medina independientemente de la finalidad que
más se destaque para justificar la protección legal
de una marca, la esencia de ésta estriba en su naturaleza
distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar,
individualizar y singularizar. En primera y última
instancia el destino de la marca está en
identificar.[3]