El color como marca. Un acercamiento crítico (página 2)

g) el color por
sí solo;

El color por sí solo significa que no está
delimitado por formas ni contornos, es decir por ejemplo el color
amarillo para productos
alimenticios de la clase 30.

La decisión Andina No. 486, en su Artículo No.
135, establece igualmente:

Artículo 135.- No podrán registrarse
como marcas los
signos
que:

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma específica;

En Cuba,
 existe la prohibición absoluta que impide conceder
el registro a una
marca que sea
un color por sí sólo como mencionamos
anteriormente, sin embargo en el Art. 3.1b) D.L 203, se establece
que los colores siempre
que estén delimitados por una forma determinada y las
combinaciones de estos, son registrables como signos
figurativos.

Expondremos algunos aspectos jurisprudenciales que han sido
emitidos y que apoyan la posición legislativa que asume
nuestra ley de marcas, de
prohibir el registro del color por sí solo.

Es importante plantear previamente que en la doctrina y en un
grupo
significativo de legislaciones se plantea como prohibición
absoluta que no se podrán registrar aquellos signos que no
sean susceptibles de ser representados gráficamente y en
nuestro país aunque no se exponga de forma expresa en la
Ley, igualmente se requiere de representación
gráfica, como se evidencia en los requisitos que se exigen
en las solicitudes de los signos distintivos, lo cual es medular
para entender algunos elementos que han expuesto los tribunales
en este asunto.

Principales puntos abordados:

Jurisprudencia
Europea

• El color por sí solo significa que no está
  delimitado por formas ni contornos, es decir que si la
  posibilidad de representar el signo gráficamente es un
  requisito indispensable, es imposible lograrlo mediante un
  color sin delimitaciones, sobre todo porque esta
  representación debe ser clara y precisa, con el
  objetivo de que terceros puedan conocer exactamente el objeto
  de los derechos exclusivos.

• El color es un atributo de alguna cosa, a diferencia de
  las palabras, las cifras, los dibujos y figuras, las formas
  de los productos, el color por sí solo no tiene una
  existencia autónoma.

• La reivindicación de un color sin formas,  ni
  contornos no permite por tanto a las Oficinas apreciar 
  realmente el riesgo de confusión entre el signo en
  examen y una marca anterior  que contenga este color
  reivindicado.

• El depósito de una muestra de color que por
  demás puede deteriorarse con el tiempo, no se
  considera una representación gráfica en el
  sentido anteriormente explicado.

• Se recomienda hacer un análisis casuístico
  en el caso de determinar si un color por sí solo puede
  o no trasmitir una información precisa, especialmente
  la referida al origen de un producto o servicio, pues
  pudieran existir situaciones donde el color indique origen
  empresarial de la marca.

El color debe insertarse de manera clara, precisa, y
representarse visualmente mediante líneas, figuras, por lo
que para la jurisprudencia
de algunos países, el hecho de incluir la
denominación del color y el código
de identificación internacional del color, pudiera
constituir una representación gráfica, siempre que
esta sea clara, precisa, accesible, inteligible y objetiva

Jurisprudencia
americana

•    Se ha elaborado la regla jurisprudencial
  denominada Mere-Color Rule,  según la cual el
  color solo no puede apropiarse como marca, sino formando
  parte de un diseño determinado.

• Esta regla se basa en tres aspectos:

Depletion theory: la naturaleza
solo proporciona un número limitado de colores primarios,
por ello si se permitiera  a cada competidor apropiarse de
un color o tonalidad, estos se terminarían y el resto de
los competidores estarían limitados para concurrir al
mercado.

Shade confussion: Admitir el color como marca,
significa que surgiría la necesidad de distinguir entre
finos matices que diferencien las tonalidades, tanto por el
público consumidor, como
por el examinador, estas tonalidades pueden variar según
el lugar, el modo como se exterioricen o el soporte donde se
materialicen, por lo que el color concedido puede resultar otro a
los ojos del consumidor y quizá no coincida con el
publicado en el boletín.

 Funcionalidad: En determinadas situaciones el
color por si mismo como marca confiere al producto o
servicio una
ventaja funcional, ya sea porque mejora el uso del producto o
disminuye costos, y por
otro lado la razón estética, se ha fundamentado que el color
per se como marca cuando este constituye una importante
razón para la compra del producto o servicio, Ej: el color
negro como marca de .motores de
lanchas

En el año 1985, fue rechazada esta regla del Mere-Color
Rule, al protegerse y concederse en el caso Owens-Corning, el
color rosa para la fibra de vidrio aislante
para viviendas.

En los países como Cuba, que incluye esta
prohibición absoluta en la  ley de Marcas, es
importante tener en cuenta la frase  el color delimitado por
una forma determinada, la que implica que siempre que el color
este formando parte de una forma concreta podrá acceder al
registro, no obstante creemos que es oportuno analizar si la
forma es un resultado lógico de la necesidad de
representar una marca que sea un color por si solo para su
presentación ante la entidad examinadora o responde a
formas gráficas y figurativas usualmente
utilizadas como marcas,  como diseños, figuras,
etc,  sobre las cuales se tendrán derechos exclusivos;
así como igualmente que un color este delimitado en una
forma determinada no implica su concesión, pues igualmente
deben ser examinadas las otras prohibiciones y valorar si esa
forma determinada con un color,  es distintiva para los
productos y servicios que
se desean reivindicar. Es decir, que podemos tener un color
delimitado en una forma como podría ser un cuadrado azul y
sin embargo no poder acceder
al registro, por no ser distintivo per se, por ejemplo en este
caso un cuadrado azul no tiene suficiente capacidad de
individualizar un producto o servicio, figuras geométricas
como el cuadrado, el rectángulo etc, son figuras simples
que en si mismas no son un signo gráfico distintivo.

El color para acceder al registro, según nuestra
legislación vigente, debe estar conformando una forma
determinada, y el titular puede reivindicar los colores, y
obtendrá un derecho exclusivo sobre esa combinación
o forma determinada, no sobre los colores por si solos que
componen esta forma, figura o imagen.

Como podemos apreciar sobre la aceptación del color per
se como marca existen diferentes posiciones, por lo que los
empresarios deben tener en cuenta el tratamiento legal que en su
país se le otorgue a esta prohibición..

Bibliografía

• Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de
  Marcas, segunda edición, Editorial Marcial Pons Madrid
  2004                                       

• Paradela Toraño, Marisol, Trabajo de Diploma,
  titulado "Aspectos Procedimentales para el Registro de las
  Marcas" 2000.

• Decreto-Ley 203 "De Marcas y Otros Signos Distintivos" de
  24 de diciembre de 1999, Gaceta Oficial Extraordinaria de 2
  de mayo de 2000.

Resolución 63/2000 Reglamento del Decreto-Ley 203 "De
Marcas y Otros Signos Distintivos", Gaceta Oficial Ordinaria de
24 de mayo de 2000.

Autor:

Leticia Laura Bermúdez Benítez

Yordanka Ramírez
Pastor

Abogadas y Agentes oficiales de la Propiedad
Industrial de Consultores Legales y Agentes de Invenciones y
Marcas, CLAIM S.A de Cuba.