Contrato de Know How (página 2)

En la franquicia es parte fundamental del
acuerdo entre franquiciante y franquiciado, y coloca al
franquiciado en disposición de explotar su negocio con las
ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo
largo de los años.Es importante destacar que este
conocimiento está conformado por experiencias positivas y
negativas (saber no hacer). El conocimiento de los éxitos
y de los fracasos implica un aprendizaje de conductas o
actividades que no se deben hacer para el buen desarrollo de un
negocio.Empíricamente el Know how se describe en los
contratos y en los manuales de las franquicias. Y su forma de
transmitirlo es esencial, ya que le facilita al franquiciado la
posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con
conocimientos limitados.El contrato de know how es
atípico, carece de normativa que lo regule como
consecuencia, es un contrato innominado; es consensual, se
perfecciona por el acuerdo entre las partes; es
sinalagmático, bilateral por existir contraprestaciones
entre las partes.

Características del contrato

Aunque tiene características propias, el del
know-how es un contrato con similitudes con otros, como los de
compraventa, locación de servicios, arrendamiento,
licencia de patente, y de asistencia técnica.

Este tipo de contrato es también innominado (por
cuanto no tiene una denominación jurídica
única).

Es un contrato bilateral y único pues sólo
existen dos partes y no es posible sub-contrataciones.
También es un contrato oneroso expresado en el pago por la
transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma
convenida.

Las partes y el objeto

Dos son las partes de este tipo de contrato.

• El transferente o licenciante del know-how
  como titular de los conocimientos, el cual se obliga a
  transferir los conocimientos técnicos, modelos o
  avances constitutivos del know-how. Podría
  también incluirse la asistencia técnica para el
  adiestramiento del personal del usuario.

• El usuario o licenciatario de los
  conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al pago
  convenido (en un solo monto o a través de
  regalías). Igualmente se obliga a no divulgar tales
  conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas,
  así como a devolverlos a la finalización del
  contrato.

Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan
en diferentes formas, como: prototipos, modelos, instalaciones,
inventos no patentados, fórmulas, datos y
documentación técnica e instrucciones. Todo ello es
el objeto del contrato.

Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el
pago, pueden hacerse en una o varias entregas parciales,
según se convenga.

En relación con la forma, y dadas las
características del contrato de know-how, debe hacerse por
escrito.

Elementos que
caracterizan al Know How

Práctico, o sea
útil, funcional, beneficioso, aprovechable,
real.Probado: que los procedimientos hayan sido
ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y
acreditados.Original: que sea nuevo, peculiar,
interesante. Es esta característica lo que lo hace
confidencial durante la vida del contrato y luego de su
terminación.Específico: que sea un
conjunto de técnicas, procedimientos y métodos
definidos e individualizados e identificados en forma
concreta.Generalmente no patentados y secreto (en
el sentido que no es comúnmente
conocido)Reproducible: o fácilmente
transmisible oralmente – en sesiones de entrenamiento – o por
escrito en los contratos y/o manuales.Sustancial:
por el hecho de que el mismo incluya una información
importante para la venta de los productos o la prestación
de los servicios, para la presentación de los productos,
las relaciones con la clientela y en general la gestión
operativa y administrativa.

Existen dos clases de contrato de Know
How:

• Contrato de Know how puro, en el que una
  empresa cede a otra la asistencia o conocimientos
  técnicos necesarios para el proceso de
  producción. En este caso, los conocimientos
  trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en
  principio dichos conocimientos pueden ser utilizados
  comercialmente por cualquier persona experta en la
  materia.

• Contrato de Know how mixto, en el que una
  empresa, además de la transmisión de
  tecnología cede a otra el derecho a la
  utilización de patentes, marcas, rótulos,
  nombres comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere
  los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad
  sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de
  patente sobre dichos conocimientos. Es lo que se denomina
  tecnología patentada. Existen tantos contratos de
  transferencia de tecnología como objetos se
  pretendan.

Las prestaciones son múltiples:
cesión de conocimientos técnicos o industriales, el
derecho a usar un método de fabricación o un
procedimiento industrial y cesión de conocimientos
administrativos, comerciales y financieros.

Protección del
Know How: consecuencias sobre la lex contractus

La naturaleza de los derechos derivados del Know How
como derechos sobre bienes inmateriales se halla
íntimamente vinculada con la configuración de la
tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a ciertos
conocimientos secretos; protección que, como quedo
señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos
de nuestro entorno a través de disposiciones
pertenecientes a categorías diversas, entre las que ocupa
un lugar principal la normativa sobre competencia
desleal.

Tratándose de contratos relativos a la
explotación de Know How, si bien la normativa protectora
del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por
condicionar la configuración del objeto del negocio y en
particular su tutela frente a ciertos actos de terceros, su
incidencia sobre el contenido de la relación contractual
es muy limitada.

En efecto, en el marco de la relación
contractual, el régimen de protección de los
conocimientos técnicos secretos dimana en esencia de la
voluntad de los contratantes, reflejada en los términos
del acuerdo.

El transmitente pone a disposición del cesionario
o licenciatario una exclusividad factica, resultante del
carácter reservado de los conocimientos, no un derecho de
exclusiva otorgado por el poder publico.

La obligación de mantener el carácter
reservado de los conocimientos comunicados deriva para los
contratantes fundamentalmente del propio contrato. Los limites
(territoriales, relativos al campo técnico de
aplicación…) dentro de los cuales el licentciatario
puede explotar los conocimientos transmitidos resultaran
únicamente de los pactado en el contrato y, en su defecto,
del régimen obligacional derivado de la lex
contractus.

El valor económico del Know How, derivado de la
ventaja competitiva que atribuye el carácter reservado de
esos conocimientos, es independiente de su protección
jurídica. En la configuración de los contratos de
explotación de Know How las normas relativas a la tutela
del mismo desempeñan, si acaso, un papel
accesorio.

Que un determinado ordenamiento vinculado con el
contrato dispense una mayor o menor protección al Know How
es en principio irrelevante; respeto a la situación de
exclusividad factica derivada del carácter reservado de
los conocimientos será exigible entre los contratantes
siempre en los términos que resulten de la lex
contractus.

En los contratos sobre Know How, la existencia, la
transmisibilidad, la eficacia territorial y temporal, el campo
técnico de aplicación…del bien objeto del
contrato no vienen imperativamente determinados por uno o varios
ordenamientos de alcance territorial.

El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva
erga omnes otorgado por el poder publico, sino fundamentalmente
una posición factica que, a lo sumo; podrá hacerse
valer frente a quienes adquieran los conocimientos de modo
ilegitimo o de forma legitima, pero con deber de
reserva.

Las normas protectoras del Know How serán
decisivas a la hora de hacer valer esa posición factica
frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales
circunstancias, pero no incidirán en la
configuración de las relaciones entre los
contratantes.

La configuración del régimen del Know How
resulta en la relación contractural fundamentalmente de lo
dispuesto en el propio acuerdo y en la lex contractus.

Ahora nos hacemos un cuestionamiento ¿Para que
sirve el contrato de Know How y la licencia de
patente?

Conozca sus diferencias, en qué consiste cada uno
de ellos, por qué debe hacerlos y cómo. Sepa en
definitiva proteger sus creaciones de las posibles amenazas ante
terceros.

En qué consiste el contrato de
licencia de know how

El know-how designa la serie de conocimientos o
métodos con posibles aplicaciones industriales o
mercantiles. El contrato de licencia de know-how es un negocio
jurídico por el que una parte (transferente) se compromete
a poner a disposición de la otra (adquirente o receptor)
los conocimientos técnicos constitutivos del know-how de
modo definitivo, desprendiéndose de ellos en todo o parte,
o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando
su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una
contraprestación (normalmente, una cantidad de dinero
calculada como porcentaje sobre producción o
venta).

Diferencias con la licencia de
patentes

Se diferencia de una licencia de patentes en que toda
invención patentada está, no sólo protegida,
sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo ha
efectuado, lo que no sucede en los contratos de know-how, ya que
el secreto de la nueva técnica o de la invención
para éstos últimos es fundamental, por lo que no se
llegan a patentar la mayoría de las veces.

La protección de la patente frente a
terceros

Por otra parte, la protección de la patente
frente a terceros presenta algunas dificultades. La primera de
ellas, la de los costes elevadísimos de patentar una
invención a nivel internacional en un mundo globalizado.
Así, el acceso de la patente al Registro de Patentes y
Marcas español puede resultar insuficiente para proteger
la invención internacionalmente, dado que no tiene efectos
fuera de España. Habría que registrarla,
además, en el Registro comunitario (para su
protección dentro de los países de la Unión
Europea y en los países con los que ésta tiene
firmado un convenio en la materia), y en registros de terceros
países, como pueda ser Estados Unidos.

La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la
posibilidad de ejercer acciones de cualquier naturaleza contra
quienes lesionen sus derechos. En especial, podrá
solicitar la cesación del acto ilícito, la
indemnización de los daños y perjuicios causados,
el embargo de los objetos producidos o importados, la
atribución en propiedad de los objetos embargados, y
medidas tendentes a evitar que prosiga la violación de la
patente. También puede pedir la publicación de la
sentencia que le haya amparado.

Conclusión

Hemos llegado a la conclusión de que el contrato
de Know How debe estar en constante evolución,
adecuándose a los avances comerciales y
tecnológicos y asimismo, adaptable a las
características geográficas, demográficas o
culturales donde se desarrolle la franquicia. De ahí que
debe ser constantemente actualizado y perfeccionado,
introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las
aportadas por los propios franquiciados.

Autor:

Tatiana Santistevan Vaca