La función esencial de las marcas para determinar el ámbito del derecho exclusivo del titular de la marca

Introducción

El derecho de exclusiva está orientado a que la
marca cumpla en el mercado su función distintiva por lo
que toda pretensión del titular de tener un monopolio
más amplio para el uso de la marca en el mercado tiene que
encontrar fundamento en la función y finalidad de la
marca, de lo contrario, su derecho quedó
agotado.

La función que cumplen las marcas en el sistema
de economía de mercado justifica las restricciones que
estos derechos exclusivos imponen al sistema competitivo, pero
una vez cumplida respecto a unos productos concretos no se puede
tolerar su mantenimiento, porque supondría permitir al
titular de la marca controlar de forma injustificada y en contra
de los principios competitivos, la ulterior
comercialización de los productos[1]Por
eso, a fin de determinar, en situaciones excepcionales, el
ámbito exacto de este derecho exclusivo reconocido al
titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función
esencial de la marca. De hecho, la doctrina de las funciones de
la marca es uno de los instrumentos base de las decisiones de los
tribunales a la hora de hacer compatible la existencia y el
ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca con el
principio de la libre circulación de los
productos.

El examen de las funciones de la marca, es uno de los
temas a los que tradicionalmente ha dedicado su atención
la doctrina industrialista europea. La investigación
pionera en este punto fue la realizada por el prestigioso
industrialista alemán H. Isay en el año 1929. Luego
Vanzetti en la doctrina Italiana y Beier y Krieger en la doctrina
alemana realizaron grandes aportaciones. En la doctrina
española el análisis fue iniciado primero por el
profesor Fernández Novoa en 1978 y posteriormente por el
profesor Arean Lalin en 1982. Sentando Jurisprudencia por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se observa por
vez primera en la sentencia de fecha 23 de mayo de 1978 fallando
en el caso "Hollmann- La Roche/Centra farm" asunto
102/77[2]en la cual el Tribunal tuvo que acudir a
la Teoría de las funciones de la marca para determinar
cuando el ejercicio del derecho de exclusiva inherente a la marca
es compatible con el principio básico de la libre
circulación de los productos.

Este pronunciamiento fue avanzado ya que no
existía anteriormente otro que fundamentara la
cuestión a resolver desentrañando las funciones de
la marca. También este Tribunal de Justicia ha venido
conectando la teoría de las funciones con el denominado
objeto de la marca estimando que es parte integrante del objeto
de la marca la facultad de impedir cualquier uso del signo que
ponga en peligro la función fundamental de la marca:
indicar el origen empresarial de los productos o
servicios[3]

La función
de la marca como indicadora del origen
empresarial

Tanto en la bibliografía como en los textos
legislativos consultados se coinciden en afirmar que esta
función indiscutida de las marcas, distinguir en el
mercado productos o servicios de una empresa de los productos o
servicios idénticos o similares ofrecidos por otra empresa
distinta, no es sino la función originaria que
posteriormente cedió una parte de su protagonismo a favor
de una nueva y ulterior función.

Partiendo de la propia estructura del derecho de marca
que otorga al titular la facultad exclusiva de aplicar el signo a
los productos o servicios, resulta presumible para el consumidor,
que los productos o servicios de una misma clase marcados por la
misma marca, procederán de la misma empresa. La marca
informa y da crédito de que el producto ha sido fabricado
y/o distribuido por una misma empresa[4]que es el
titular de la marca, al menos esa es la primera reacción
de los consumidores. Sin embargo, la historia y la
práctica comercial ha demostrado que no todos los
productos o servicios a los que se aplica lícitamente una
marca tienen que proceder de la misma empresa pues una marca
puede utilizarse bajo licencia, e incluso la procedencia
empresarial puede ser anónima[5]La marca no
garantiza hoy que los productos o servicios que la llevan
procedan de la misma fuente, sino sólo que esos productos
han sido comercializados con la autorización del titular
de la marca[6]Así, en estos momentos lo que
permite la marca a su titular es controlar quiénes son los
que pueden poner en el mercado los productos o servicios
distinguidos con ella.

Este giro nace con la revolución industrial y las
innovaciones tecnológicas acaecidas en el siglo XX, las
que alejaron a los consumidores del fabricante, sucediendo con
frecuencia que la identidad del fabricante en los
artículos de marca era desconocida. En la doctrina
norteamericana, ya afirmaba Rogers en su libro Good Will, Trade
Mark and Unfair Trading (1914), que después de haber
observado al comprador ordinario durante veinte años,
había llegado a la conclusión de que el mismo
presta escasa atención al nombre del fabricante y que en
el 90 por ciento de los casos el comprador ordinario no conoce
quién es el fabricante de los productos que compra
habitualmente. No obstante, ello no significa que le sea
indiferente ese conocimiento[7]pues la marca
garantiza al consumidor que esos productos tienen el mismo origen
empresarial que los productos de la misma marca adquiridos con
anterioridad.