El contrato de licencia comercial

Introducción

Desde la óptica de lo visto en el desarrollo de
la cátedra Derecho Civil III a cargo del Dr. Suárez
Roberto, y aplicando los conocimientos transmitidos en la misma,
se ha realizado el análisis de EL CONTRATO DE LICENCIA
COMERCIAL (TRANSFERENCIA DE KNOW HOW), como contrato
atípico y las características que fundamentan
incluirlo en esa categoría, su puesta en vigencia, el
conflicto que derivó de la interpretación de la
norma entre dos actores, la intervención de la justicia en
ese sentido, la interpretación que del contrato hizo la
Cámara y el fundamento de los jueces.

En tal sentido, se ha recurrido a los aportes de los
doctores

Dr. Heriberto Simón
Hocsman

Dra. Sabrina Bruccheri

DESARROLLO

El fallo

Con fecha 8 de noviembre de 2007, se reunieron los
jueces de Cámara en Sala de Acuerdos, a fin de resolver el
litigio en autos caratulados: "PRENSIPLAST S.A. c/ PETRI S.A.
S/ORDINARIO". La empresa Prensiplast S.A. demandó a la
empresa Petri S.A. por incumplimiento contractual, daños y
perjuicios más los intereses y costas que le
ocasionó el incumplimiento del contrato de licencia
suscripto por la demandada con vigencia a partir del
01/01/1995.

La relación contractual que
vinculaba a las partes

Prensiplast S.A., la actora, es una sociedad Argentina
dedicada a la fabricación y comercialización de
volantes para automóviles y Petri S.A., es una sociedad
radicada en Brasil, que poseía conocimiento en la
elaboración de dichos volantes.Con el fin de incrementar y
mejorar la productividad con la que ya contaba, Prensiplast S.A.
decidió suscribir un contrato de licencia comercial (o
transferencia de know how) con la empresa brasilera.

El contrato de licencia
comercial (transferencia de know how)

El contrato suscripto entre las partes constaba de
catorce cláusulas, la primera de ellas observa el objeto
del contrato "transferir la licencia de uso del know how y la
asistencia técnica requeridas para la producción de
volantes y accesorios fabricados o a fabricar por "Petri",
incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air
Bag System), a favor de "Prensiplast"". Conforme al criterio de
los magistrados, el contrato encuadraba dentro de los contratos
de transferencia de tecnología, dónde el
licenciatario, Prensiplast S.A. adquirió "una
situación jurídica especial, particularizada por el
hecho de que el licenciante ("Petri") le ha extendido el disfrute
de un bien inmaterial, esto es, ese "saber hacer", objeto de la
licencia, posibilitándole el aprovechamiento
económico conforme a los términos del acuerdo
celebrado". La segunda de las cláusulas incluidas en el
contrato en cuestión se refería a uno de los temas
controvertido en el litigio: la extensión de la
exclusividad de la licencia en cuestión, la tercera
reguló lo concerniente a las modalidades de la
transferencia de información de 'Petri' a 'Prensiplast'
respecto a los procesos de trabajo, planos, proyectos y
demás datos de menester para la explotación del
know how transferido, en la cuarta cláusula se
excluyó cualquier responsabilidad de 'Petri' respecto a
los derechos que terceros pudieran tener, sin intervención
directa de la licenciante, para limitar el uso del know how
adquirido por 'Prensiplast', la quinta referida a la
obligación de 'Petri' de brindar asistencia plena para la
transferencia del know how, así como lo referido a las
pruebas y análisis de control de calidad, fijándose
su costo y demás gastos a cargo de la licenciataria. La
sexta incluyó la posibilidad de la prestación de
asesoramiento técnico por parte de personal capacitado de
la licenciante en la planta de 'Prensiplast' en Argentina, con
costos a su cargo. La séptima reguló lo relativo al
deber de confidencialidad de la actora respecto al know how
puesto a su disposición por la co-contratante, la octava
se estableció el compromiso de "Prensiplast" de pagar
anualmente y en concepto de derecho de licencia, el 3% del monto
de las ventas calculado sobre todos los productos objetos de la
licencia, la novena cláusula, "Petri" se reservó el
derecho de solicitar una auditoria oficial para verificar el
cálculo de los derechos de licencia, la décima
cláusula reguló lo atinente al pago trimestral de
los derechos de licencia y de los impuestos que gravaban la
operatoria, estableciéndose en cabeza de la actora la
condición de agente de retención de estos
últimos. La décimo primera cláusula
fijó el plazo de duración del contrato en diez (10)
años, acordando las partes que éste pudiese
extenderse de mutuo acuerdo. Hipótesis que, finalmente, se
vio frustrada, la décima segunda las partes convinieron
que en caso de no poder solucionar eventuales controversias en la
interpretación del presente, cualquiera de ellas
podría remitirse a la Cámara de Comercio
Germano-Argentina a efectos de dirimir las mismas a través
de los procedimientos de arbitraje existentes, la décimo
tercera se acordó que la nulidad de alguna de las
cláusulas mencionadas supra no afectaría a las
restantes cláusulas, continuando estas últimas con
su plena vigencia y efecto. Finalmente la última
disposición fijó que los derechos y obligaciones
del contrato en cuestión habrían de redundar en
beneficio de los respectivos sucesores legales o eventuales de
las partes.

Desarrollo de la
relación contractual

Durante la primera etapa de la relación
contractual, Petri S.A. cumplió con las obligaciones a su
cargo, mas aun, se encargo de capacitar al personal lo que
incrementó las ventas de la actora. El problema
apareció durante el curso de ejecución del mentado
contrato. Según lo que sostuvo la actora, Petri S.A.
comenzó a comercializar volantes en Argentina, violando la
supuesta exclusividad que habían acordado, así como
la provisión de las estructuras necesarias para la
fabricación del producto y la prestación de
asistencia técnica. Fue así que Prensiplast S.A.
promovió una medida cautelar (la cuál fue acogida)
con el fin de que se le ordenara el cese de la
comercialización de volantes en territorio cuya
exclusividad supuestamente tenia "Prensiplast". Finalmente,
alegando violación a la cláusula de exclusividad
mencionada reclamó una indemnización de $1.800.000
($400.000 en concepto de deterioro del nivel de
facturación, $ 230.000 por gastos financieros, $360.000 en
concepto de incremento de costos y gastos, $270.000 por deterioro
en la inversión y $540.000 por perdida de la
contribución marginal y estipulo una reparación en
concepto de daño moral (sin aclarar el monto). Por su
parte Petri S.A., al contestar demanda, dijo que ambas sociedades
habían suscripto un contrato de licencia (también
denominado contrato de know how, asistencia técnica o
transferencia de uso de tecnología), pero jamás se
pauto en el contrato una exclusividad territorial a favor de
Prensiplast S.A. Asimismo agrego que su empresa comercializaba
sus productos en Argentina, antes de suscribir el contrato con la
actora y aun después de hacerlo, y Prensiplast S.A.
consintió esta situación que estaba en su
conocimiento. Durante el transcurso del litigio, surgió un
hecho nuevo. Petri S.A. le notificó a Prensiplast S.A., la
rescisión contractual a partir del 03/03/1999 del vinculo
que las unía, alegando diversos incumplimientos tales como
no suministrarle los informes correspondientes a regalías
por U$S 83.984,89, no permitir la presencia de un auditor que
verificara la venta de los productos con la tecnología
Petri y entregar los comprobantes de retención del
impuesto a las ganancias. El hecho nuevo fue admitido por los
magistrados, y fue así que Prensiplast logro ampliar su
demanda, con fundamento en que la demandada dejo de cumplir el
contrato que las ligaba, rescindió el contrato en forma
intempestiva, irregular e incausada con propósito de
cumplir con sus obligaciones, por ultimo fijo el daño
moral en $500.000.

Sentencia de Primera
Instancia

En Primera Instancia se condenó parcialmente a
Petri S.A. a abonar $2.650.000 mas intereses. Para resolver de
esta manera el a quo analizó las características
del contrato, entendiendo que en la práctica contractual
la "asistencia técnica" esta asociada a la entrega de
"información técnica" o "licencia industrial", a su
vez y respecto de la cláusula de exclusividad (que suscito
la contienda) sentenció que no podía extenderse a
la comercialización de los productos fabricados con la
tecnología proporcionada por Petri S.A. porque para ello
se hubiese necesitado que ambas partes estuviesen de
acuerdo.

Para concluir en esto ultimo, el aquo tuvo en cuenta que
Petri S.A. había comercializado sus productos en Argentina
antes de la interposición de la demanda y tal dato no
podía ser desconocido por la actora. A favor de
Prensiplast entendió que la demandada había
cometido un abuso de la facultad conferida por el art. 216 del
Código de Comercio rescindiendo el contrato sin demasiados
argumentos para hacerlo (tuvo en cuenta cuantiosas pruebas
obrantes en la causa que efectivamente no le daban a la contraria
el derecho de rescindir el vinculo). En consecuencia, el a quo
solo hizo lugar a los rubros "lucro cesante" ( el cual
encuadró como una perdida de chance) fijando un monto de
1.800.000, y de "incremento de costos y gastos", en $850.000,
teniendo en cuenta las pruebas periciales. Ante esta
decisión ambas partes interpusieron recurso de
apelación. Prensiplast S.A., sostuvo que no se
analizó en forma correcta la exclusividad que debía
existir entre ambas, alegando que ninguna sociedad
invertiría altas sumas de dinero en maquinaria, bienes y
capital para competir con la licenciante. Petri S.A., sostuvo que
su obrar al rescindir el contrato no fue en nada abusivo y se
agravio por las abultadas sumas fijadas por el a quo en concepto
de indemnización.

La resolución de
Cámara

Finalmente la Cámara, luego de realizar un
pormenorizado análisis de los hechos y pruebas habidas en
autos, resolvió rechazar el recurso interpuesto por la
parte actora y acoger parcialmente el de la demandada. Así
modifico solo la sentencia de Primera instancia en lo relativo a
las costas del proceso, disponiendo que la actora las
debía afrontar en un 40% y la demandada en un
60%.

Análisis del
contrato de transferencia de tecnología (know
how)

Aclaraciones previas: Contrato
atípico.

Para Lorenzetti " un contrato es calificado como
típico cuando es un supuesto de hecho que se encuadra
perfectamente en la descripción legal o social, y es
congruente con sus finalidades. La atipicidad se configura cuando
las disposiciones del contrato se apartan de la finalidad
económico- social del mismo"

"El contrato es calificado como atípico puro
cuando es obra de las partes sin referencia a ninguna
previsión del legislador….una vez admitido se aplican
los preceptos elaborados por las partes" (Lorenzetti, Ricardo
Luís; "Tratado de los contratos, Parte General", Editorial
Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2004).

El contrato objeto de la presente controversia es un
contrato atípico, ya que no encuentra aun asidero legal en
nuestras normas jurídicas; sin embargo es un contrato muy
utilizado que favorece las relaciones económicas entre las
personas.

Ahora bien, realizadas estas aclaraciones y
refiriéndonos al fallo objeto de este comentario es
importante destacar, que los magistrados hicieron un exhaustivo
análisis del contrato de transferencia de
tecnología, definiendo sus características,
razón de ser y aplicaciones. Mencionaron respecto al
origen de este contrato atípico entendiendo que si bien
hasta mediados del siglo XX los regímenes dispuestos para
las "patentes de invención" y "modelos de utilidad" eran
suficientes a la hora de brindar protección a las
innovaciones técnicas, posteriormente, la situación
varió con el surgimiento de numerosos avances industriales
y tecnológicos que no aparecían como patentables y
sin embargo eran imprescindibles para obtener adelantos
industriales. "Es decir, el savoir faire (saber hacer) se
mostró como un concepto sumamente amplio que
describía el conocimiento logrado (generalmente por
experiencia) en cualquier actividad, y que no era exclusivo ni
estaba alcanzado por las disposiciones sobre patentes, al
representar una mercadería de carácter inmaterial,
objeto de contratación y transferible, cuya
aplicación permitía lograr resultados que
hacían que unas empresas fuesen más eficientes que
otras (cfr. sobre el tema, in extenso, Marzoratti, Osvaldo,
"Derecho de los negocios internacionales", Ed. Astrea, T.
2,Buenos Aires, 2003, ps. 160/161)". "En este contexto se enmarca
el contrato que las partes han denominado 'license
agreement"… terminología que traducida equivale a
'contrato de licencia'…….. categorías con
notas atípicas, que también es denominado
genéricamente como contrato 'de know how' (en
terminología francesa, el ya citado 'savoir faire'), o de
'asistencia técnica.' También es importante
destacar que la licencia constituye uno de los objetos
típicos de los contratos de transferencia de
tecnología. Así el know how, junto con las
patentes, modelos, diseños industriales y las marcas, son
transmitidos en este tipo de contratos (cfr. Marzoratti, ob.
cit., p. 161)". Tan completo y detallado fue el análisis
realizado por los jueces de Cámara que lograron hacer una
distinción doctrinaria entre el contrato de licencia y el
de know how "mientras en el 'contrato de know how' se otorgan
derechos no patentados, en el de 'licencia' se concederían
derechos patentados, o que en el 'contrato de asistencia
técnica' -a diferencia de los anteriores- la empresa
asistente se obliga a proveer mano de obra especializada a la
asistida (cfr. Plate, Cecilia y Boglino, Mónica, "Know
How", en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones,
año 12, n° 70/71, Buenos aires, 1979,
p.481/519)".

Otro sector de la doctrina, para el análisis de
los magistrados, no distingue entre uno y otro y sostiene que "el
contrato de know how es aquél por el cual una parte se
obliga a informar a la otra, de los conocimientos,
fórmulas, pericia, o especial habilidad técnica,
necesarias para obtener un producto logrado como fruto de un
proceso de estudio, de investigación y experiencia y que
constituye un secreto. Por la licencia de know how pues, el
beneficiario está facultado a utilizar de la otra parte
toda la información necesaria sobre un proceso industrial
específico, pero, al revés que en una patente, no
puede oponer a terceros ese conocimiento privilegiado;
sólo tiene derechos personales contra su contratante si
éste, por ejemplo, infringió la exclusividad que le
otorgó por vía contractual" (cfr. Marzoratti, ob.
cit., p. 162)". Respecto de este tema, prestigiosa doctrina en la
materia entendió que "…Muchas adquisiciones
tecnológicas no susceptibles de patentamiento constituyen,
sin embargo, condición necesaria para la obtención
de un producto o resultado de interés industrial. Estas
adquisiciones son a veces trasmisibles a través de
información técnica (diseños,
cálculos, planos, especificaciones, reseñas de
experimentos y comprobaciones generalmente expresados a
través de planillas, folletos o manuales), pero otras solo
lo son mediante instrucciones, consejos y asesoramiento frente a
situaciones concretas expresadas muy comúnmente por una
comunicación "de persona a persona".." (Le Pera, Sergio
"Cuestiones de derecho comercial moderno", Pag 285, Ed. Astrea,
Buenos Aires, 1979). Respecto de las particularidades de este
contrato, Le Pera afirma "Cualquier referencia sobre el uso de la
expresión (refiriéndose al know how) no puede dejar
de señalar su "imprecisión", lo cual motiva que por
lo común su alcance solo pueda ser determinado en
función del contexto o de otros antecedentes o elementos
que determinen su contenido en el caso. Dado que, como bien
señala Troller, los juristas no pueden prohibir a los
empresarios el uso de tal expresión, es inevitable el
esfuerzo por esclarecer esos usos y tentativas de fijación
de su valor", según el mismo autor "… por know how
se entiende "aquella suma de información, conocimientos y
experiencia (técnicos) que atribuye a una empresa una
situación de ventaja respecto de la competencia" (Le Pera,
Sergio "Cuestiones de derecho comercial moderno", Pag 285, Ed.
Astrea, Buenos Aires, 1979). Esta opinión sostenida por el
autor citado, en relación a la naturaleza del contrato de
Know How, coincide con la sostenida por los magistrados en el
fallo en cuestión, recordemos que dicho contrato es de
naturaleza atípico y no se encuentra regulado en el
Código Civil o en normas complementarias del mismo, por
tal motivo es mas que importante el aporte doctrinario y
jurisprudencial tendiente a esclarecer las características
del mismo. Cabanellas de las Cuevas ha sostenido que "El sentido
literal de know how es saber como, o sea, conocimientos que
permiten saber como hacer algo", sin embargo el mencionado autor
comenta acerca de las dificultades que aparecen cuando se intenta
definir el vocablo "know how", debido a que proviene del idioma
ingles. Afirma entonces "…resulta conveniente reemplazar esa
expresión, en castellano, por la de conocimientos
técnicos, con la aclaración que por tales se
entienden los que no han sido patentados. Se incluye dentro de
esta categoría a todos los conocimientos con
aplicación económica, con independencia a que sean
patentables o no, de que sean o no secretos, de que sean o no
accesorios a una patente, y de que se encuentren expresados
verbalmente o bien constituyen la experiencia practica de un
técnico o profesional" (Cabanellas de las Cuevas,
"Contrato de licencia y transferencia de tecnología en el
derecho privado", Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1994).
El mismo autor enuncia que "los contratos de provisión de
conocimientos técnicos, así como los que con
distinta denominación tienen idéntico contenido,
son aquellos por los que se transfieren ciertos conocimientos
técnicos no patentados, alterándose o no los
derechos que sobre la utilización de tales conocimientos
tiene el trasmisor, pudiendo ser la transferencia a titulo
temporal o definitivo". Respecto de las características u
elementos del contrato, subrayo dos elementos esenciales "el
primero, que podríamos llamar fáctico, consiste en
poner a disposición del adquirente de la tecnología
los conocimientos comprendidos en el objeto del contrato; se
expande así el ámbito de la tecnología a la
que efectivamente tiene acceso dicho adquirente. El segundo, que
puede llamarse jurídico, consiste en legitimar dentro del
marco derivado del contrato, el acceso y utilización que
el receptor o adquirente de los conocimientos logre y realice".
Al momento de clasificar los contratos de provisión de
conocimientos técnicos, el autor en estudio los
distinguió entre "contratos de cesión (o venta) de
conocimientos técnicos y contratos de uso (o licencia) de
conocimientos técnicos. La distinción fundamental
se basa en que mientras que en los primeros se trasmite un
derecho definitivo sobre los conocimientos en cuestión, en
los segundos se limitan en el tiempo los derechos sobre tales
conocimientos". Es dable destacar que en el fallo en
análisis, el contrato de trasferencia de know how, tenia
un término de duración de 10 años, por lo
tanto se encuadraría según la distinción
realizada por Cabanellas dentro de los contratos de uso o
licencia de conocimientos técnicos.

Obligaciones para las
partes en el contrato de transferencia de know how

Obligaciones del proveedor de
tecnología

Respecto de las obligaciones del proveedor de
tecnología, Cabanellas enuncia "a) obligación de
suministrar conocimientos técnicos" sin esta
obligación no podríamos hablar de este tipo de
contrato, asimismo para posibilitar el suministro de
conocimiento, es posible a través de formulas, planos,
diseños industriales, modelos, etc. En el contrato
celebrado por las partes la transferencia tuvo lugar a
través de procesos de trabajo, planos y datos, así
mismo se pacto contractualmente el asesoramiento a Prensiplast
por parte de Petri S.A. a su costo. Dentro de esta
obligación, el autor en estudio agrega que una vez que se
han transferido los mencionados conocimientos, "el receptor tiene
plenos derechos para la utilización de la
tecnología transferida, para vender los productos
fabricados mediante la misma y para utilizar estos productos". El
autor plantea también dentro de las obligaciones en cabeza
del proveedor, las "Obligaciones de garantía",
dónde sitúa al proveedor como titular de los
conocimientos técnicos, con atribuciones suficientes para
trasmitir dichos conocimientos y por lo tanto no perjudicar los
derechos de terceras personas. Conforme la opinión de
Cabanellas, dentro de esta obligación de garantía,
se prevé el carácter secreto de los conocimientos
objeto del contrato, es importante destacar también que el
proveedor no asume, en principio, los riesgos de la misma.
Menciona asimismo que algunos autores consideran que las
obligaciones en cabeza del proveedor no se agotan en la sola
transferencia de los conocimientos tecnológicos sino que
también en algunos casos se debe suministrar
tecnología adicional para el funcionamiento
práctico del proceso transferido.

Respecto de la obligación de trasmitir los
perfeccionamientos de la tecnología transferida, salvo
cláusula que así lo establezca, no es una
obligación en cabeza del proveedor. De la misma manera el
transmisor de los secretos industriales o comerciales, tiene la
obligación (expresa o implícita) de mantener el
carácter secreto de los conocimientos trasmitidos y debe
tomar las medidas necesarias, por ejemplo accionar contra
terceros infractores de dicho secreto; también puede tener
la obligación de mantener la confidencialidad de la
tecnología trasmitida.

Obligaciones a cargo del
receptor de la tecnología

Una de las obligaciones principales del receptor es el
pago de regalías, que en el caso en estudio se ha fijado
en un pago anual del 3% del monto de las ventas calculado sobre
todos los productos objeto de la licencia.

Según Cabanellas, la obligación de
explotar la tecnología por parte del receptor, puede
existir o no; pero en el caso en análisis, al haber
supeditado el pago de las regalías a Petri S.A. al monto
de las ventas sobre los productos que se han fabricado con la
tecnología trasmitida por la licencia, si existe una carga
implícita de explotar dicha tecnología; por cuanto
conforme el autor citado "la no explotación, imputable al
receptor, resultaría en la caducidad de la
obligación del trasmisor".

Respecto de esta cuestión, Cabanellas citando a
Massaguer afirma "El contrato de licencia de know- how es un
instrumento jurídico para la expansión
económica de la empresa licenciante, de ahí a que
esta tenga un interés básico en que la
tecnología sea explotada. En tanto la retribución
por la licencia haya sido fijada en forma de regalías, la
explotación del know- how es requisito esencial para la
concreción del precio, sin perjuicio de la
obligación de pagar una cantidad mínima. En segundo
lugar, la explotación del know- how, particularmente en el
caso de que el licenciatario deba hacer referencia expresa al
empleo del know-how en los productos fabricados con su
explotación o en su publicidad comercial, implica la
introducción o el mantenimiento de la empresa licenciante
en el mercado licenciado". (En este punto el autor disiente con
Massaguer puesto que el licenciatario no abona una regalía
para ser promotor de la tecnología del licenciante, sino
para su propio beneficio) "En tercer lugar, el licenciante debe
impedir que el licenciatario concluya el contrato de licencia de
know-how con el objeto de evitar que otras empresas pudieran
acceder a esta tecnología o que su propio titular pudiera
explotarla evitando de uno u otro modo la concurrencia de nuevos
competidores en un determinado mercado" para el autor citado "La
obligación de explorar posee un carácter
esencial"

Respecto a la obligación de no competencia, si
bien entre el licenciante y el licenciatario es mas sencillo
regular la competencia, no es tan fácil establecerla entre
trasmisor y receptor de tecnología.

Cabanellas en la misma obra de referencia y respecto de
la obligación de comunicar perfeccionamientos, "dado que
las cláusulas que determinan la tecnología a ser
trasmitida suelen incluir en las obligaciones del proveedor la de
transferir los conocimientos que este desarrolla a lo largo de la
vida del contrato, en un área determinada, quedan
comprendidos en la obligación principal de aquel los
perfeccionamientos que realice respecto de la tecnología
originalmente trasmitida". Otras obligaciones en cabeza del
receptor de la tecnología son las relativas a la
explotación y comercialización y a la
confidencialidad ("cuando la transferencia de tecnología
tenga por objeto la comunicación de conocimientos
secretos, el trasmisor tendrá un interés evidente
en que se mantenga tal secreto"), regulada en la cláusula
séptima del contrato en cuestión.

La causa principal de
conflicto entre las partes que motivo el litigio

Como se menciona anteriormente el problema surgió
cuando Prensiplast S.A. alego que Petri estaba comercializando
sus volantes en Argentina violando la cláusula de
exclusividad convenida. En el contrato objeto de análisis
se pacto el tema y los alcances de la mentada exclusividad de la
siguiente manera "la licencia de uso del know how técnico
se otorga a Prensiplast exclusivamente para su utilización
en las plantas que la empresa posee dentro del territorio de la
República Argentina (licencia exclusiva). La transferencia
de la licencia a terceros queda expresamente prohibida por el
presente. Prensiplast está autorizada a otorgar
sublicencias a empresas establecidas en Argentina, previa
autorización expresa de Petri al respecto. El objeto de la
exclusividad en el uso de la licencia otorgada por el presente es
la participación en el MERCOSUR. Las partes del presente
establecen que la comercialización de los productos objeto
de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre
ellas". Los magistrados, con un marcado criterio
analítico, obtuvieron del análisis de dicha
cláusula contractual, las siguientes
conclusiones:

"i) Una primera, por la que la demandada concedió
a la actora el derecho exclusivo y no transferible para fabricar
productos en territorio argentino, en las plantas que ésta
poseía en la República Argentina, empleando el know
how del que la proveyera la licenciante (licencia
exclusiva).

ii) Una segunda, en la cual se acordó que si bien
la transferencia de la licencia a terceros quedaba expresamente
prohibida, "Prensiplast" estaba autorizada para otorgar
sublicencias a terceras empresas establecidas en la Argentina,
mas a los efectos de emplear los métodos y procesos de
ésta, tal como fueron concedidos a "Prensiplast", mas
debía hacerlo con la previa autorización escrita de
la licenciante.

iii) Por último, el ambiguamente expresado
derecho de exclusividad en el uso de la licencia por la
"participación en el MERCOSUR", resulta ser un pacto cuyo
contenido, a mi entender, se aclara en sus alcances, a la luz de
lo expresado en las dos últimas líneas del segundo
párrafo de la cláusula (véase fs. 30) cuando
se dispone que "las partes del presente establecen que la
comercialización de los productos objeto de la licencia se
efectuará por consentimiento mutuo entre ellas". Luego de
esbozar dichos criterios, la Dra. Uzal estableció que " la
exclusividad no se pautó sobre las condiciones de
comercialización de los productos fabricados por
"Prensiplast", y que, en todo caso, "Petri" no renunció
jamás a la posibilidad de participar junto a la actora en
el mercado argentino. Esa inteligencia conduce a señalar
que la licencia implicó la exclusividad en la
transferencia del know how para fabricar en la Argentina los
productos alcanzados, mas no la exclusividad territorial para su
comercialización en los términos que la actora
pretende hacer valer la cláusula en esta instancia, toda
vez que la licenciante no delegó dicha facultad en lo que
a su parte respecta, sino que, por el contrario, pactó la
participación en la comercialización en el MERCOSUR
según reglas a convenir de mutuo acuerdo, más
allá de la exclusividad del uso de la licencia en el
país (con derecho, incluso, a conceder sublicencias en
él)".

Pero "si se hubiese concedido la exclusividad
territorial de comercialización, además de la
exclusividad para producir los volantes- devendría
ciertamente contradictorio que los contrayentes hubiesen pautado
que "el objeto de la exclusividad en el "uso" de la licencia
otorgada" y simultáneamente "la participación en el
MERCOSUR".

Para Uzal "la única interpretación
susceptible de compatibilizar las diferentes estipulaciones
contenidas en la cláusula de marras es la que, junto con
el uso en exclusiva de la licencia para fabricar en el
país, admite la comercialización y la
participación, tanto del licenciante como del
licenciatario, en el mercado geográfico integrado por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Caso contrario,
carecería de razón de ser que se haya mentado la
participación de la actora en el bloque económico
regional, oportunidad comercial que no luce despreciable en
términos económicos, si se tiene en cuenta que ni
Uruguay ni Paraguay desarrollaron la industria automotriz ni de
autopartes, viéndose en la necesidad de importar del
exterior (principalmente de Argentina y Brasil) tales bienes.
Concluyendo de una manera enfática y categórica
Uzal sostuvo "debe entenderse referida sólo a la
transmisión del know how requerido para la
producción de los productos en la planta de la sociedad
actora en Argentina, con la finalidad última de excluir,
como regla, la posibilidad de que otro tercero pudiere hacerse en
el país de tales conocimientos". Esta
interpretación de la Magistrada, es bcorrecta ya que
intenta interpretar el sentido y la finalidad que cada una de las
partes contratantes tuvo en miras al contratar, en su voto alude
a la buena fe en la interpretación de los contratos; y
realmente se arribaría a una solución injusta
entender la cláusula de otra manera. Una de las
circunstancias mas relevantes que Uzal tuvo en cuenta al fallar
de esa manera, fue que en el expediente había pruebas que
demostraban que desde antes que se haya suscripto el contrato de
licencia y aun después- y hasta el surgimiento de la
medida cautelar- Petri S.A. vendía en nuestro país
los volantes elaborados en su planta industrial con su
tecnología, esta situación no podía ser
desconocida por la actora; por lo tanto el recurso fue rechazado
en su totalidad. Cabanellas de las Cuevas coincide con el
criterio sostenido por la Cámara y a tal fin entiende que
puede existir en este estilo de contratos la cláusula de
exclusividad, por el interés en restringir el
número de empresas autorizadas a producir con la
tecnología que se ha obtenido, generalmente de la parte
receptora de dicha tecnología. Ahora bien si dentro del
contrato faltan disposiciones relativas a la mentada exclusividad
el autor sostiene "debe considerarse si a falta de una
convención expresa al respecto los contratos de licencia y
de provisión de conocimientos técnicos deben
considerarse como dando derechos exclusivos al licenciatario o
receptor. La respuesta debe ser negativa, si se tiene en cuenta
el objeto y la naturaleza de dichos contratos"

En conclusión, Petri S.A. transfirió a
Prensiplast S.A. la licencia de know-how para que este en forma
exclusiva en el territorio de la Argentina, fabricase volantes
con la tecnología suministrada por la empresa brasilera.
Sin embargo en ningún momento se pauto que Petri no
pudiera comercializar también sus productos en el
territorio nacional y según afirma el autor mencionado
sino existe convención expresa respecto a la exclusividad
en el negocio esta no se presume.

La resolución
intempestiva del contrato

Resta contemplar el problema de la resolución
anticipada del contrato por parte de Petri S.A., quien
alegó "justa causa" basándose en algunos
incumplimientos contractuales por parte de Prensiplast
S.A.

Uzal sostuvo que " para que la 'resolución'
contractual sea "justa", la parte que dispone la
disolución del vínculo debe actuar de buena fe y
no, en forma abusiva, pues ello convierte en ilícito el
ejercicio de tal facultad" "Como contrapartida la parte
incumplidora debe haber incurrido en graves incumplimientos que
hayan determinado la inviabilidad de la relación con la
contraria".

A su vez menciono la buena fe negocial, donde debe
respetarse el interés económico que han tenido las
partes al contratar a lo largo de la ejecución del
contrato y de esa manera perseguir conjuntamente la
cooperación y los beneficios naturales resultantes del
negocio

La Magistrada, coincidió con el a quo en que
cuando Petri S.A. decidió resolver el contrato, ya
existía el conflicto entre ambas (incluso ya se
había iniciado la contienda judicial) por lo tanto
debía prestarse especial atención a las causales
invocadas por la demandada para tomar tal repentina
decisión. Comenzó entonces a analizar
detalladamente los incumplimientos contractuales que Petri
alegaba, respecto del primero "no envío de informes por
pago de regalías" la Magistrada entendió que la
obligación principal- incluida en el contrato- era pagar
las regalías, no necesariamente enviar dichos informes
(aparte Petri nunca había exigido dicha entrega sino hasta
que comenzó el conflicto judicial).

En segundo lugar, respecto a la falta de entrega de los
comprobantes de retención de impuesto a las ganancias, la
Magistrada concluyo que no hacia al cumplimiento de la
obligación esencial. Y respecto de la supuesta negativa de
la actora a que ingresara un auditor a la planta- conforme se
había acordado contractualmente- no había sido
adecuadamente probada, y por lo tanto resultaba una causa
insuficiente para decidir rescindir intempestivamente el
contrato.

Fue así que la Magistrada concluyó que "
las causales invocadas por la demandada no resultan suficientes
como para justificar la resolución con causa que se
pretende. Surge, en todo caso, que la demandada forzó
concluir una relación de la que, en definitiva no le
interesaba seguir siendo parte. Ello puede hallar una
explicación en la conducta litigante de la actora, que
obtuvo una medida cautelar en su perjuicio liquidando el
interés de la demandada en la comercialización del
producto en el país…" "…no se encuentra debidamente
acreditado que la accionante haya incumplido con sus obligaciones
contractuales fundamentales, máxime cuando respecto a los
productos elaborados observó las condiciones de calidad
esperables del empleo de la licencia obtenida"

Se estima que la postura tomada por la Magistrada fue la
correcta, interpretando las circunstancias que rodearon el caso
en estudio y observando las contiendas judiciales que existieron
durante el transcurso del contrato. El articulo 216 del
Código de Comercio, establece en su primera parte lo
siguiente: "En los contratos con prestaciones recíprocas
se entiende implícita la facultad de resolver las
obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de los
contratantes no cumpliera su compromiso…. " Esta facultad que
prevé la norma mencionada, no puede ejercerse en forma
abusiva o intempestiva, en el caso en estudio el contrato tenia
un plazo de duración de diez años y la
resolución intempestiva por parte de la demandada, provoco
graves perjuicios a la actora. Por tal motivo y si la
intención de Petri era terminar con el negocio que
mantenía con Prensiplast debía al menos, en mi
opinión haber otorgado un preaviso.

La jurisprudencia respecto de ello sostuvo "La
resolución intempestiva genera daños y,
consecuentemente, la obligación de indemnizar, en
función de las expectativas que surgen de todo contrato de
duración. Por ello es que en los fallos encontramos el
concepto de preaviso…..Se ha entendido que tal preaviso tiene
como finalidad contemplar la necesidad de que las partes prevean
los medios de sustituir la fuente de ingresos (voto de la vocal
preopinante Dra. Pereira en el fallo en comentario de la
Cámara de Rosario; C. Nac. Com., sala C, 11/5/1972, JA
16-1972-242); nosotros creemos que la duración tiene
contenido económico, derivado de la afectación que
realizan las partes al sistema implementado, y además la
nota de colaboración de esta figura, ante su
interrupción intempestiva, genera la obligación de
resarcir; el preaviso, acorde con la afectación realizada,
permitirá la desafectación del sistema de
distribución, además de surgir de la nota de
"colaboración" de estos contratos.( Turrin, Daniel M.,
Contrato de distribución RDCO 1989-188).

Un precedente de la Cámara Civil y Comercial de
Rosario sostuvo "…Tampoco puede rescindirse el contrato
sin un preaviso adecuado, por cuanto, de incurrirse en tales
supuestos, aparejaría que la rescisión sea
declarada de mala fe, con la consecuente obligación de
indemnizar el perjuicio ocasionado " (C. Nac. Com., sala A,
28/4/89, "Servigas del Interior S.A. v. Agip Argentina S.A. [2],
LL 1989-E-259 ). En el mismo sentido un fallo de la Cámara
Comercial Nacional ha establecido que "Es útil destacar,
en ese sentido, que el "preaviso" es precisamente el
anoticiamiento previo de lo que va a suceder, lo que exige una
descripción clara y precisa del hecho concreto que
acaecerá en un futuro cierto. ….." (conf. esta sala
"Guimasol S.A. v. Lever", del 6/6/1994).

Conclusiones

Es realmente reconfortante obtener un precedente
jurisprudencial, tan claro y preciso respecto del contrato de
transferencia de tecnología (transferencia de know how).
El contrato de know how, aparece como una figura interesante a la
hora de referirnos a la transferencia del "saber como" de una
industria a otras, dentro del trafico comercial e industrial
moderno. Como hemos observado, las dos cuestiones de base que han
sido objeto en el litigio, la cláusula de exclusividad
(alegada por la actora) y la facultad de resolución
contractual de la demandada, han sido expuestas y resueltas en
forma clara y precisa por la Magistrada.

La cláusula de exclusividad, por las implicancias
económicas que trae aparejada para cada una de las partes,
no puede presumirse, nunca puede ser tácita, expresamente
debe estar pautada en el contrato. Es dable destacar que ante la
oscuridad que pregone alguna de las cláusulas que componen
el contrato, los jueces deben interpretarlo de acuerdo a la
finalidad y al sentido que le dieron las partes al contratar, no
dejando de lado la buena fe negocial que debe reinar en la
interpretación del mismo y la idea de la
continuación del negocio entre las partes. Respecto a la
facultad resolutiva de una de las partes, queda claro que en el
caso en análisis, las causas alegadas por Petri S.A. para
justificar la resolución anticipada e intempestiva (antes
de los diez años que indicaba el contrato), no
parecían realmente tener la entidad suficiente para ser
"justa causa".

Es correcta la resolución adoptada por Uzal en
cuanto otorgó un limite a la facultad resolutiva ("justa
causa") al que agregaría, en mi entender, que en el caso
de que exista justa causa de cualquier manera se debería
otorgar el preaviso suficiente para no ocasionar daños
innecesarios a la otra parte, teniendo como marco el art. 1071
del Código Civil que introduce dentro de nuestro sistema
jurídico la teoría del abuso del
derecho.

Autor:

Eugenio Ganduglia

FACULTAD DE DERECHO

CARRERA: ABOGACÍA

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2010