Las Medidas en Frontera en Cuba a la luz del Decreto Ley 290/2011
El trabajo que realizamos tiene las
características de una investigación de corte
teórico-doctrinal, y en ese sentido los métodos de
investigación utilizados fueron: el histórico
lógico que permitió conocer la evolución y
desarrollo de la institución "medidas en frontera",
así como su definición, considerando sus
particularidades esenciales; y el
exegético-analítico, con este se profundizó
en el estudio de la regulación de esta institución
en el Decreto-Ley 290/2012. Además fueron usados los
Métodos Generales de la ciencia, tales como la
Inducción–Deducción y el
Análisis–Síntesis.
Las técnicas empleadas fueron: la
recopilación de documentos, llevada a cabo mediante la
revisión bibliográfica la que posibilitó
analizar la bibliografía consultada sobre la
temática a investigar o vinculada a ésta,
así como algunos autores, comenzando por las fuentes
primarias y después revisando las secundarias o
indirectas; el análisis de documentos, a través del
cual se examinó la información contenida en los
instrumentos jurídicos internacionales y las disposiciones
jurídicas revisadas.
Los datos que podemos recopilar, mediante las
técnicas utilizadas, permiten el acceso a los antecedentes
del tema en cuestión y proporcionan información
acerca de la evolución de esta
institución.
Desarrollo
Al procurar brindar una caracterización general
del tema, lo primero que se impone en cualquier orden de ideas es
definir qué entender por "medidas en fronteras", pues no
tendría sentido establecer pautas generales sin antes
conceptualizar la figura. En este sentido, muy poca doctrina ha
abordado la figura de las medidas en frontera a profundidad, su
tratamiento se concibe de manera muy general, por lo que la
mayoría de los autores exponen sus criterios respecto a
las medidas relativas a las importaciones en el ámbito del
derecho marcario y del derecho de autor.
Así podríamos decir que las medidas en
frontera, también conocidas como medidas de observancia a
los derechos de propiedad intelectual, y en algunos países
denominadas medidas cautelares aplicadas en frontera, se
constituyen como la acción que se inicia, siendo
provisional, para precautelar una posible vulneración a
los derechos de propiedad intelectual, y que tiene como objetivo
primordial, conociendo el fondo del asunto, contrarrestar que se
llegue a violar algún derecho de un tercero. Son aplicadas
específicamente en las fronteras de los países,
esto significa, prohibir el despacho de mercancías
infractoras, para impedir de este modo que estas ingresen a los
circuitos comerciales.
Las medidas en frontera tienen tres
características particulares que se desprenden de su
concepto:
• Medida de observancia a los derechos de Propiedad
Intelectual,
• Se aplican estrictamente en frontera,
y,
• Medida mixta (autosatisfactoria).
El Convenio marco en la temática de medidas en
frontera a nivel internacional, ha sido sin lugar a dudas el
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), dentro del Tratado de Marrakech para la
creación de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), de 1994, y es a partir de la adhesión de los
distintos países al mismo, que estos han adoptado en gran
medida las directrices contenidas en el.
En los artículos del 51 al 60 de los ADPIC se
prevén una serie de regulaciones relativas a las
prescripciones especiales relacionadas con las medidas en
frontera, con el objeto de evitar que ingresen en el territorio
de los Estados miembros, mercancías infractoras de
derechos de propiedad intelectual que provengan de otros
países, o la exportación de estas desde el
territorio de los mismos.
En virtud de estas disposiciones los Miembros
están obligados a establecer dichas medidas en materia de
falsificación de marcas y de mercancías piratas que
lesionan el derecho de autor, cumpliéndose el
mínimo de protección del Acuerdo en dicho tema con
la adopción de estas. En caso de los demás derechos
de propiedad intelectual -patentes, modelos de utilidad,
diseños y modelos industriales, etc.-, esta norma es
facultativa. Tal es el sentido del artículo 51 que
establece: "(…) los miembros podrán autorizar para que
se haga dicha demanda también respecto de
mercancías que supongan otras infracciones de los derechos
de propiedad intelectual (…)".
Las disposiciones contenidas en los ADPIC en el tema que
analizamos tienen como antecedente en el ámbito del
derecho marcario el artículo 9 del Convenio de
París que establece la posibilidad de que los productos
con marca de fábrica, de comercio o nombre comercial, sean
"embargados" al ser importados a cualesquiera de los
países de la Unión, siempre que en dichos
países los referidos signos distintivos gocen de
protección.
En igual sentido puede señalarse que las
propuestas iníciales de Estados Unidos y la Comunidad
Económica Europea en el seno del GATT, para la
elaboración de un "Código de Antipiratería",
sentaron las bases para la adopción de dichas medidas en
los ADPIC.
El procedimiento establecido en los ADPIC para la
aplicación de las medidas en frontera, es el que la
mayoría de países han adoptada en sus legislaciones
internas; se centra en la aplicación de la medida en
frontera a solicitud de parte interesada, siendo secundaria la
ejecución de medidas en frontera de oficio.
Nuestro país se adhirió a los ADPIC el 20
de abril de 1995[1]razón por la cual la
legislación cubana en materia de Propiedad Intelectual,
esta obligada a cumplir con los niveles de protección
mínimos fijados en este Acuerdo, aspecto que se refleja en
la letra de las nuevas normativas sobre Propiedad Industrial, que
entraron en vigor a principios del presente
año[2]
En el Decreto-Ley No. 290/2011 "De las Invenciones y
Dibujos y Modelos Industriales", se hace uso de la facultad que
brinda ADPIC en el artículo 51 en cuanto a la
protección de las restantes modalidades de la Propiedad
Industrial, al introducir las medidas en frontera para las
violaciones de derechos sobre patentes, modelos de utilidad,
dibujos y modelos industriales, así como para las
variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos
integrados[3]De acuerdo a este cuerpo normativo
las medidas en frontera comprenden la retención de las
mercancías y la suspensión de la importación
o la exportación (artículos 147 y 148).
Antes de profundizar en el análisis del
articulado del Decreto-Ley No. 290/2011, resulta importante
mencionar como antecedentes sobre el tema, el Decreto-Ley No.
203/1999 "De Marcas y otros Signos Distintivos" (artículos
del 135 al 141) y la Resolución No. 25/2001 "Normas para
la retención de mercancías por infracción de
los derechos de Propiedad Intelectual", del Jefe de la Aduana
General de la República, la que es aplicable a las
violaciones de los derechos de autor y sobre el resto de las
modalidades de la Propiedad Industrial; sobre este último
particular, señalamos que el Decreto-Ley No.
68/83[4]"De Invenciones, Descubrimientos
Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones
de Origen", no normaba lo relativo a las medidas en
frontera.
En el Decreto-Ley No. 290/2011, se regula la figura que
analizamos en el Capítulo II (artículos del 146 al
156), estableciéndose como autoridad ejecutante a la
Aduana General de la República (AGR), que actúa: a
solicitud del titular de los derechos, de oficio de conformidad
con lo establecido en la legislación aduanera siendo
aplicable la citada Resolución No. 25/2001, y por orden
del Tribunal Provincial Popular (TPP).
En relación con la actuación de la Aduana
a solicitud del titular de los derechos, (como se prevé en
la Resolución No. 25/2001: artículo 3,
Capítulo II y en la Sección Primera del
Capítulo III), señalamos que se aprecia poca
claridad en la letra del Decreto-Ley No. 290/2011, ya que el
artículo 146 establece expresamente que la AGR
actúa solo en dos casos: de oficio o por orden del TPP,
sin embargo, del contenido del artículo 154, pudiera
interpretarse que el titular de los derechos también puede
instar la intervención de la Aduana, en caso de considerar
que se han violado sus derechos.
En el precitado artículo 154, se impone la
obligación del solicitante de las medidas, de responder
por los daños y perjuicios resultantes de su
ejecución si estas se levantan o son revocadas, por
acción u omisión del propio solicitante o si,
posteriormente, se determina que no hubo infracción o
inminencia de infracción de un derecho de propiedad
industrial.
Al respecto, consideramos atinada la sistemática
seguida por la citada Resolución No. 25/2001, ya que
además de prever la actuación de la Aduana a
instancia de parte, a instancia de la autoridad competente
administrativa o judicial y de oficio, regula en su
Capítulo III "De la solicitud" las particularidades de
cada supuesto.
Por otra parte resultaría conveniente valorar, si
procedería la actuación de la Aduana a instancia de
un Tribunal Arbitral nacional o extranjero, teniendo en cuenta en
el caso cubano que el Decreto-Ley No. 250/07 "De la Corte Cubana
de Arbitraje Comercial Internacional", le permite al tribunal
arbitral, a instancia de parte, ordenar directamente la
adopción de medidas cautelares cuando las mismas recaigan
sobre bienes que se encuentren en posesión de las partes o
referidas a su actividad (Articulo 34), pudiendo ser el caso de
las medidas en frontera.
Respecto a la actuación de oficio de la AGR,
esta, una vez retenidas las mercancías, deberá
notificar (al igual que cuando procede por orden del TPP
competente) al titular de los derechos y al importador o
exportador y les brindará toda la información
relacionada con las mismas (artículo 147). No obstante, no
se establece un plazo determinado para efectuar la
notificación a los sujetos mencionados (artículo
148), lo que pudiera ir en detrimento de sus derechos.
En este mismo supuesto, el titular del derecho debe
responder a la Aduana sobre su interés en la
retención y prestar la debida garantía por el valor
que fije la autoridad aduanera en un plazo no mayor de dos
días hábiles, para la indemnización al
importador o exportador de la mercancía por el
levantamiento de la retención, sin inicio de procedimiento
judicial (artículo 149).
Sobre la prestación de la "debida
garantía", mencionada en el párrafo precedente, nos
llama la atención que en el texto del cuerpo normativo que
analizamos, no se especifica el tipo de garantía, la que
pudiera inferirse del artículo 53 de los ADPIC, que alude
a la "fianza", o ser dispuesta a arbitrio de la Aduana en cada
caso, supuesto que traería inseguridad jurídica y
la utilización de diferentes tipos de garantías en
cada momento y lugar; por la implicación que posee esta
cuestión, debiera ser salvada en el Reglamento del
Decreto-Ley 290/2011 que se emita con posterioridad.
Destacamos que la Aduana no es responsable material por
su actuación, siempre que haya procedido de buena fe y
cumpliendo lo establecido en el Decreto-Ley No. 290/2011 y las
normas vigentes.
De manera general, tanto para la actuación de
oficio como a instancia del titular de los derechos, este
último tiene que acreditar ante la Aduana, en un plazo no
mayor de tres días hábiles siguientes a la
retención, el inicio de la acción judicial, ya que
de no hacerlo, la Aduana levanta la retención y procede al
despacho de las mercancías. Por otra parte, si
transcurridos diez días hábiles, contados desde la
fecha de la notificación de la retención a los
interesados, la Aduana no ha recibido la orden judicial que
dispone medida cautelar de retención o embargo, la
retención es levantada y se despachan las
mercancías retenidas (artículo 150).
Lo anterior, brinda mayor seguridad a los dueños
de las mercancías y a los importadores o exportadores de
estas, ya que no se prolonga por tiempo indefinido la
retención por parte de la Aduana, disminuyendo los
perjuicios ocasionados de ser injusta esta medida, y obliga al
titular de los derechos a iniciar un proceso judicial, a partir
del cual el Tribunal competente que conozca el asunto,
decidirá definitivamente sobre la presunta
violación de los derechos de Propiedad
Industrial.
La actuación de la Aduana a instancia del
Tribunal Provincial Popular competente, se lleva a cabo cuando
este da orden de medida cautelar de retención o embargo,
las que se ejecutan durante la importación,
exportación o tránsito por el territorio nacional
de los productos respecto a los cuales se haya cometido la
infracción y de los materiales o medios que sirvieran
principalmente para cometerlas (artículo 151).
En este caso, al igual que cuando la Aduana actúa
a instancia del titular de los derechos o de oficio, esta
obligada a notificar las medidas impuestas al importador o
exportador de las mercancías, al solicitante de la medida
y al Tribunal que corresponda.
Para todos los supuestos en los que la Aduana
actúa, se ha establecido el término de treinta
días hábiles, contados desde la fecha de la
retención o concluida la prórroga dispuesta por el
Tribunal, para que la Aduana sea informada por el Tribunal
competente de que se ha iniciado la acción judicial sobre
el fondo del asunto, en caso de no ser informada levanta la
retención y despacha las mercancías
(artículo 152).
Sobre este particular, señalamos que a pesar de
ser acertada la intención que se persigue con la
determinación del término de treinta días,
ya que se protegen, al igual que en otros artículos del
Decreto-Ley No. 290/2011 los derechos de los dueños de las
mercancías, de los importadores y los exportadores, no
queda clara la naturaleza, características y en qué
consiste "la prórroga dispuesta por el Tribunal", hecho
que pudiera traer confusiones a los operadores de la norma y a
aquellas personas a las que le sea de aplicación su
contenido.
De lo expuesto hasta el momento, se desprende que en
todo caso, el Tribunal es el que debe decidir sobre el
mantenimiento de las medidas adoptadas en frontera; por lo que se
impone en el artículo 152, la obligación del mismo,
una vez iniciada la acción judicial sobre el fondo del
asunto, de comunicarle a la Aduana lo relativo al mantenimiento,
modificación o adopción de la medida cautelar.
Además, la Aduana permite la reexportación o
extracción de las mercancías retenidas cuando
así sea dispuesto por el propio Tribunal (Artículo
153).
En la letra del Decreto-Ley No. 290/2011, se establece
en beneficio del titular del derecho, el importador o exportador,
consignatario o propietario de las mercancías, la
posibilidad de que examinen o inspeccionen la mercancía
retenida, con el fin de fundamentar su solicitud de
retención y para sustentar su acción judicial de
infracción; solo se realiza en este propio articulado, la
salvedad de que, en ningún caso, se puede causar perjuicio
a lo establecido sobre la información confidencial,
materia que se regula en nuestro país, en el Decreto-Ley
No. 199/1999 "Sobre la Seguridad y Protección de la
Información Oficial". Este derecho de inspección,
tiene su antecedente directo en el artículo 57 de los
ADPIC.
En relación con el párrafo anterior, se
introduce la figura del consignatario, el cual para el derecho
civil, es la persona que asume el cuidado o protección de
un bien como liberación del cumplimiento de una
obligación, y para el derecho marítimo, es la
persona que se encarga de facilitar o agilizar los tramites
relacionados con el buque la carga o ambos.
Sobre este mismo tópico se estipula, que una vez
dispuesta la medida cautelar por el Tribunal o presentada la
demanda por infracción de un derecho de patente o
registro, la orden para inspeccionar las mercancías la
libra el Tribunal que conozca de dicho proceso.
Al igual que en el artículo 60 de los ADPIC
relativo a las "importaciones insignificantes", en el caso que
analizamos se excluyen de la aplicación de las medidas en
frontera, las pequeñas cantidades de mercancías que
no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje
personal de los viajeros, o se envíen en pequeñas
partidas (Artículo 156). Respecto a este aspecto,
significamos que la expresión "pequeñas cantidades
de mercancías", resulta confusa e indeterminada, por lo
que su aplicación pudiera estar sujeta a criterios
subjetivos.
Conclusiones
1. La regulación de las medidas en
frontera en Cuba toma en cuenta los principios fundamentales
sobre esta institución, que aparecen refrendados en
los instrumentos jurídicos internacionales como el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Industrial
relacionados con el Comercio.2. El establecimiento de las medidas en
fronteras, para las violaciones de derechos sobre patentes,
modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
así como para las variedades vegetales y los esquemas
de trazado de circuitos integrados, le brinda a estos una
protección reforzada, teniendo en cuenta que los
mínimos obligatorios de protección establecidos
en los ADPIC, solo se refieren a las marcas y a los Derechos
de Autor.3. En el contenido del Decreto-Ley No.
290/2011, relativo a las medidas en frontera, existen
regulaciones dirigidas a brindar una mayor seguridad a los
dueños de las mercancías y a los importadores o
exportadores de estas, atendiendo a que se establecen
términos para retirar la retención de las
mercancías por parte de la Aduana, en el supuesto de
que no se inicie un proceso judicial; se dispone que en todo
caso el Tribunal Provincial competente es el que
tendrá la decisión definitiva sobre la
violación o no de los derechos y el mantenimiento de
las medidas; y se le reconoce al titular del derecho,
importador o exportador, consignatario o propietario de las
mercancías, el derecho de inspección de las
mismas, una vez retenidas.4. Del contenido del Decreto-Ley No. 290/2011
relativo a las medidas en frontera, se pueden identificar
algunos aspectos que deben ser salvados en el Reglamento de
este y en las demás disposiciones complementarias que
se aprueben con posterioridad, tales como, la
actuación de la Aduana a solicitud del titular de los
derechos o de un Tribunal Arbitral nacional o extranjero; el
término para notificar la imposición de la
medida por parte de la Aduana al titular de los derechos,
propietario de la mercancía, y al importador o
exportador; el tipo de garantía que deberá
prestar el solicitante de las medidas, la naturaleza y
características de la prórroga dispuesta por el
Tribunal, y qué comprenden las importaciones
insignificantes. Todas las cuales fueron abordadas en el
presente trabajo.
Bibliografía
1. Abarza, Jacqueline; Katz, Jorge; Los
derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC;
Disponible en Internet: http://www.eclac.cl;
publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile,
ISSN-1020-5179, ISBN: 92-1-321964-4; enero de
2002.2. Moreno Cruz, Marta; Horta Herrera, Emilia;
Selección de Lecturas de propiedad
Industrial; Tomo 2; Editorial Félix Valera; La
Habana, 2005.3. Diccionario Jurídico Espasa,
Fundación Tomás Moro, Edición de
1999.
LEGISLACIÓN:
1. Convenio de París.
2. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de
1995.3. Decreto-Ley No. 290/2011 "De las Invenciones
y Dibujos y Modelos Industriales".4. Decreto-Ley No. 203/1999 "De Marcas y otros
Signos Distintivos".5. Decreto-Ley No. 68/83[5]"De
Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos
Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen".6. Resolución No. 25/2001 "Normas para
la retención de mercancías por
infracción de los derechos de Propiedad Intelectual",
del Jefe de la Aduana General de la
República.
Autor:
Lic. Taimara Pérez
Pino
Lic. Yelena Zamora
Rodríguez
Breve referencia de las autoras:
Graduadas de licenciadas en Derecho en el
año 2009, en la Facultada de Derecho de la Universidad de
La Habana, Cuba. Han participado en diferentes postgrados en
materia de Propiedad Intelectual y actualmente cursan la
Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, en
la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Se
desempeñan como profesoras de Derecho en la Universidad
Agraria de La Habana.
[1] Al adherirnos a este Acuerdo, la
legislación cubana en materia de Propiedad Intelectual,
esta obligada a cumplir con los niveles de protección
mínimos fijados en los ADPIC, concediéndonos por
ser considerado un país en vías de desarrollo, un
período de transición de 5 años para su
aplicación, cuyo término venció el
1/1/2000, con la excepción del principio de “Trato
Nacional”, que debía ser aplicado desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo.
[2] Decretos-Leyes 290 “De las
Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”, 291
“De Protección de las Variedades Vegetales”
y 292 “De los Esquemas de Trazado de Circuitos
Integrados”, todos del año 2011.
[3] Las disposiciones especiales primeras de
los Decretos-Leyes 291/2011 y 292/2011, disponen el
carácter supletorio de la legislación vigente en
materia de invenciones, en todo cuanto resulte aplicable y no
esté regulado en los referidos Decretos-Leyes.
[4] Los títulos V, VI, y VII, del
Capítulo VI del Título 8 fueron derogados por el
Decreto-Ley No. 203/2000 y los Títulos I, II, III, IV,
IX, X, y XII fueron derogados por el Decreto-Ley 290/2011.
[5] los Títulos I, II, III, IV, IX, X,
y XII del Decreto-Ley número 68, “De Invenciones,
Descubrimientos Científicos, Modelos industriales,
Marcas y Denominaciones de Origen”, de 14 de mayo de
1983;