Acciones para evitar infracciones de patentes y marcas en la exportación de productos
Los derechos de Propiedad Industrial (PI) constituyen
prerrogativas legales que se conceden a las personas naturales o
jurídicas sobre sus creaciones, tanto en el ámbito
comercial o industrial. Dentro de ellas, constituyen principales
objetos de protección las nuevas creaciones
tecnológicas, que son a las que arriba el inventor cuando
llega a una nueva solución técnica relacionada con
algún problema del estado del arte y, por otra parte, los
signos distintivos con los que el fabricante o comerciante aspira
a distinguir los productos y servicios resultantes de la
actividad económica que realiza de otros similares que
concurren en el tráfico mercantil.
La protección de estos derechos implica una
especial tutela a bienes intangibles que poseen un alto impacto
tecnológico y que llegan a alcanzar un valor
económico sustancial en el mercado, con repercusión
en la economía nacional. Además contribuyen al
desarrollo tecnológico, estimulando la innovación y
por tanto mejorar el nivel de vida y el desarrollo de la
sociedad.
Está claro hoy en día que la
concesión de derechos de PI no es suficiente, siendo
indispensable en las condiciones actuales que haya una debida
protección a las empresas nacionales, las cuales
podrían tener que enfrentar pérdidas
económicas resultantes de situaciones de oportunismo de
sus competidores.
Es por ello que tanto los Convenios y Tratados
Internacionales como los ordenamientos jurídicos
nacionales refrendan estos derechos y ofrecen a los titulares
herramientas y mecanismos legales para evitar o hacer frente a
posibles infracciones de derechos en el curso de la
realización de actividades comerciales, incluyendo la
exportación de productos, lo cual se conoce como medidas
de observancia.
Los lineamientos que rigen la Política
Económica y Social del país, aprobados en el
año 2011, plantean la necesidad de aumentar las
exportaciones de productos y servicios de alto valor agregado y
que respondan a altos estándares de calidad; incrementar y
consolidar ingresos por concepto de exportaciones e instrumentar
estrategias que garanticen nuevos mercados. De igual modo, se
estipula la necesidad de alcanzar una mayor eficiencia en la
gestión importadora del país y propiciar un
acelerado proceso de sustitución de importaciones
identificando las capacidades de fabricación nacional y la
sostenibilidad de los ciclos de producción en los
renglones de mayor de interés.
En tal sentido, pretendemos ofrecer un acercamiento a un
grupo de acciones que deberán tener en cuenta las
entidades nacionales que participan en estos procesos, así
como darles a conocer algunos recursos previstos en la
legislación para la defensa de sus derechos.
Existen diversas formas de introducirse en un mercado
extranjero, ya sea de manera directa (propio fabricante), o bien
de manera indirecta a través de intermediarios con
experiencia exportadora o a través de la
concertación de contratos de licencia de derechos de
Propiedad Industrial, asociación con empresas extranjeras
(Empresas Mixtas), entre otras.
En caso de exportación directa el empresario debe
observar que con la introducción de los productos en el
mercado extranjero no se infrinjan derechos registrados a favor
de terceros, así como realizar una vigilancia activa de
sus derechos para evitar infracciones por parte de otros
competidores.
En el resto de los casos resulta importante dejar claro
en los contratos que se conciertan, esencialmente, la titularidad
de los derechos de Propiedad Industrial, la forma en que han de
ejercerse tales derechos por las partes, la vigilancia de los
derechos que deberá realizarse en los mercados de destino
y las acciones que se llevarán a cabo ante supuestos de
infracción que puedan tener lugar.
Para dar continuidad al tema que nos ocupa se impone la
necesidad de abordar el alcance de los derechos conferidos tanto
a los titulares de derechos de patentes como a los titulares de
marcas.
Para ambas modalidades los derechos confieren a sus
titulares un conjunto de facultades que podrán ejercerse
durante el período de vigencia legalmente establecido.
Para el caso de los derechos de patente será durante un
término de 20 años en correspondencia con lo que
establece el Decreto-Ley 290, "De las Invenciones y Dibujos y
Modelos Industriales" (vigente a partir del 2 de abril de 2012).
En tanto, para las marcas el término de vigencia es de 10
años, el cual podrá ser renovado indefinidamente a
tenor de lo establecido en el Decreto-Ley 203,"De Marcas y Otros
Signos Distintivos".
La patente consiste en un documento expedido, previa
solicitud, por una Oficina gubernamental, en Cuba la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial, que confiere protección
legal a las invenciones. La concesión del derecho
está dada por el cumplimiento de ciertos requisitos
establecidos en la ley (novedad, actividad inventiva y
aplicabilidad industrial).
Este documento otorga al titular de la invención,
derechos exclusivos de explotación, cuyo alcance viene
determinado por las reivindicaciones que deben ser interpretadas
sobre la base del contenido de la descripción y de los
dibujos; lo que le posibilitara al titular impedir a terceros
cualquier uso no autorizado, incluyendo la importación del
objeto patentado. El objeto de la patente podrá referirse
tanto a productos como a procedimientos. Por tanto, así
podrá entenderse que cualquier uso no autorizado, por el
titular o por terceros que actúen con su consentimiento,
tipificará como una infracción de los derechos
exclusivos.
En correspondencia con lo anterior, cuando el objeto de
la patente es un producto, el titular del derecho podrá
impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, usen,
ofrezcan en venta, vendan e importen el producto patentado. Si se
trata de un procedimiento patentado, el titular de la
invención tendrá la facultad de impedir que
terceros, sin su consentimiento, utilicen el procedimiento,
así como los actos de uso, oferta para la venta, venta
fabricación y además la importación del
producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la
patente.
Las patentes de procedimientos, se regulan en el
Decreto-Ley 290, Capítulo III, Sección Tercera,
"Alcance y contenido de los derechos conferidos por la patente",
Artículo 46-b, lo cual se encuentra a tono con lo
estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Acuerdo sobre
los ADPIC. Dicha regulación resulta una novedad con
relación a la legislación anterior, el Decreto-Ley
68 de 1983, "De Invenciones, Descubrimientos Científicos,
Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen", el que
no regulaba como formas de explotación, los actos de
importación de un objeto fabricado u obtenido directamente
mediante el procedimiento protegido por Certificado de Patente,
así como no consideraba una violación de los
derechos exclusivos, la importación de un objeto fabricado
mediante un procedimiento protegido por Certificado de Patente,
debido a que la protección del procedimiento no se
extendía al producto resultante.
Una cuestión fundamental a la hora de determinar
si estamos o no ante una infracción del derecho de
patente, resultan ser los límites o excepciones al
ejercicio de los derechos exclusivos, establecidos en la
legislación, como: el agotamiento de los derechos, los
actos realizados con fines investigativos que refieran al objeto
de la invención, las licencias obligatorias, así
como otros regulados en el Decreto-Ley 290/12, Artículo 47
"Límites al ejercicio de los derechos de patente";
centrando nuestra atención en el primero de los
mencionados.
El agotamiento de los derechos de patentes, expuesto de
forma sencilla, significa que una vez que el producto o el
producto obtenido directamente a partir del procedimiento
patentado ha sido comercializado, bien por el titular o por
terceros con el consentimiento del titular, los derechos de
explotación comercial sobre el producto o el producto
obtenido directamente por el procedimiento patentado, se han
agotado.
El Decreto-Ley 290 en su Artículo 48.1 acoge un
régimen de agotamiento internacional del derecho de modo
que la comercialización, del producto patentado o del
producto obtenido por el procedimiento patentado, realizada en
cualquier territorio posibilitaría que opere el
agotamiento. Ello traerá aparejado que serán
lícitas las importaciones de productos patentados y de
productos obtenidos directamente por un procedimiento patentado,
que sean realizadas por terceros aún cuando no cuenten con
la autorización del titular y no se realicen por los
canales de distribución y comercialización
previstos por este. Lo anterior ha sido acuñado en la
doctrina como importaciones paralelas.
Por otra parte, las marcas constituyen el signo
distintivo por excelencia que permite a los empresarios
identificar el resultado de sus producciones y servicios y
diferenciarlo de los semejantes que concurren en el
mercado.
El derecho que se otorga sobre una marca confiere a su
titular la posibilidad de usarla en el comercio,
entendiéndose como actos de uso según el Decreto-
Ley No. 203:
introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta
o distribuir productos o servicios designados con la
marca.Importar, exportar, almacenar o transportar el
producto designado con la marca.Usar la marca en la publicidad, en las
publicaciones, en documentos comerciales o en comunicaciones
escritas u orales.
Asimismo se permite al titular prohibir a terceros que
realicen los actos siguientes:
a) Aplicar o colocar la marca sobre productos o
servicios distinguidos por esta.b) Suprimir o modificar la marca con fines
comerciales.c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca.d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales
envases, envolturas o embalajes que lleven la
marca.e) Usar en el tráfico económico
un signo idéntico o similar a la marca para productos
o servicios idénticos o similares, siempre que pueda
causar confusión o asociación o un daño
económico o aprovechamiento injusto del prestigio del
signo.f) Usar públicamente un signo
idéntico o similar a la marca.
Al igual que como ocurre en el caso de las patentes,
para las marcas también se prevén limitaciones a
los derechos exclusivos. Una de las principales limitaciones al
ejercicio de los derechos de la marca viene determinada por el
alcance del registro otorgado, o sea, atendiendo para ello a los
productos o servicios específicos protegidos, los cuales
se organizan en virtud del Clasificador Internacional establecido
por el Arreglo de Niza.
Lo anterior trae como resultado que no exista
infracción de derecho cuando terceros utilizan marcas
iguales o semejantes vinculadas con productos o servicios
diferentes de los amparados por el registro a excepción de
la marca notoriamente conocida, a las cuales se les dispensa una
protección más amplia según el Decreto-Ley
No. 203, Artículo 17.1, inciso d), protegiéndola
con independencia de los productos y servicios, siempre que
concurran los requisitos legalmente establecidos. Véanse
Artículos 6 bis del Convenio de París y 16.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
Entre otras limitaciones al ejercicio de los derechos
exclusivos conferidos al titular de la marca se regula el
agotamiento del derecho de marca, quedando establecido un
régimen de agotamiento internacional en el Artículo
47 del Decreto-Ley No. 203 (se regula como en el caso de
invenciones un régimen de agotamiento internacional de los
derechos, siendo posible que ocurran importaciones paralelas). De
manera que, el titular de la marca no podrá actuar frente
a terceros que utilicen el signo una vez que los productos
marcados hayan sido legítimamente introducidos en
cualquier mercado por el titular o por una persona autorizada por
éste o vinculada económicamente al titular, con
excepción de que hubiere ocurrido alguna alteración
o modificación en los productos o envases que justifiquen
el ejercicio del derecho exclusivo.
Ahora bien, en cuanto a la exportación de
productos, para el caso específico de las patentes se debe
verificar que no se infringen tales derechos en los países
hacia donde se pretende exportar, ya que los derechos exclusivos
pueden estar amparando los ingredientes del producto, diferentes
ingredientes con diferentes relaciones porcentuales que
constituyen variantes del producto, así como el proceso de
fabricación de alguno de los ingredientes esenciales,
entre otros.
Por otra parte, también es necesario verificar
que, no se infringen derechos de marca, lo cual será vital
conocer que los signos con los cuales se pretende vender los
productos no colisionen con derechos de marcas preexistentes para
esa misma clase en los territorios hacia donde se exporten los
productos
Es válido comentar que las marcas se registran
para una o varias clases de productos en un territorio
determinado, por lo que el uso de una marca registrada, en los
mercados de destino, para clases diferentes de productos no
constituye infracción de derechos. Lo anterior no quiere
decir que siempre sea de esa manera, pues las legislaciones
nacionales le dan una protección especial a las marcas
notorias y/o renombradas, las cuales en muchos casos no han sido
objeto de registro en los distintos territorios, pero que gozan
de una protección especial con la cual no pueden ser
usadas por terceros o ser objeto de solicitudes de
registro.
Otro elemento a tener en cuenta es la forma o
configuración de los productos, así como el
embalaje ya que puede darse el caso que se infrinjan derechos de
terceros referentes a modelos y/o dibujos industriales, por lo
que también se deberá verificar este
particular.
Por tanto, se hace necesario tomar un conjunto de
acciones o procederes para evitar actos de infracción de
derechos de patentes y marcas cuando exportamos productos, las
cuales, algunas de ellas, las relacionamos a
continuación:
1) Antes de exportar un producto es necesario verificar
que no se infringen derechos de Propiedad Industrial en los
territorios donde se pretende exportar. Tener en cuenta los
derechos en las distintas modalidades de la Propiedad Industrial,
patentes, modelos de utilidad, marcas, indicaciones
geográficas, lemas comerciales, derechos de obtentor para
variedades vegetales, modelos y dibujos industriales, entre
otros.
3) En cuanto a las marcas que distinguen productos
exportables, hay que tener en cuenta que las mismas pueden ser
análogas a marcas notorias. Estas últimas no
necesariamente tienen que estar registradas en los países
hacia donde se exporten, no obstante, exhiben una
protección especial.
Por tanto, el uso de marcas similares o iguales a marcas
notorias tipifica como una infracción de derechos, lo cual
deriva en reclamaciones y procesos judiciales.
4) La gestión de la Propiedad Industrial, debe
obedecer a un proceso que tiene que ser efectivo durante todas
las etapas del desarrollo de los nuevos productos
exportables.
5) Realizar búsquedas en materia de Propiedad
Industrial, en cada uno de los territorios hacia donde se
pretende exportar, a fin de conocer si existen derechos de
Propiedad Industrial en las diferentes modalidades. Esto se hace
para evitar la infracción de derechos de terceros en cada
uno de los territorios de destino.
6) Ello significa que aún cuando la marca se haya
registrado en Cuba (en la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial) o cuando se haya registrado un modelo y/o dibujo
industrial, no es garantía de que no se infrinjan derechos
en terceros países.
7) La investigación dirigida a evitar la
infracción de derechos de terceros se puede realizar
mediante una solicitud formulada ante un Bufete nacional
acreditado para estos fines, lo cual conlleva el pago por el
servicio que brinda el Bufete, a lo que se adiciona el costo de
las búsquedas solicitadas en cada país el cual
difiere de país a país.
Sobre la
observancia de los derechos
El análisis de las infracciones no estaría
completo sin mencionar los mecanismos para la observancia de los
derechos referidos a la adopción de medidas eficaces con
las cuales los titulares de derechos de marcas y patentes
podrían hacer valer las facultades concedidas.
En este sentido, en el ámbito internacional, el
Acuerdo sobre los ADPIC adoptado en el marco de la OMC, establece
un reforzamiento en la protección de los derechos de
propiedad industrial toda vez que prevé que los
países miembros deben establecer procesos y medidas
eficaces para la protección de los derechos de PI,
además de la inclusión de recursos ágiles y
la aplicación de procedimientos que eviten la
creación de obstáculos al comercio.
En los Artículos del 41 al 61 de los ADPIC (Parte
III del Acuerdo) se establecen los procedimientos y recursos
civiles, las medidas provisionales, las medidas en frontera y los
procedimientos penales; los cuales deberán tener un
reflejo en las legislaciones nacionales en materia de Propiedad
Industrial de todos los miembros.
También como una vía complementaria y para
reforzar la observancia, el Acuerdo sobre los ADPIC refrenda que
los miembros aplicarán el Convenio de París en
cuanto a las normas de Competencia Desleal. Es importante
señalar que en Cuba no existe una norma legal que regule
la protección eficaz contra los actos de Competencia
Desleal.
En el ordenamiento jurídico nacional vigente en
materia de marcas y patentes se regulan o establecen mecanismos y
procedimientos tanto para evitar futuras infracciones, como para
enfrentarlas en caso que se produzcan.
En la vía administrativa podrá accionarse
ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, realizando
búsquedas de anterioridades y de infracción de
derechos; interponiendo oposiciones a la concesión de una
solicitud de marca o patente que se considere lesiva o posible
infractora de un derecho preexistente; o presentando acciones de
nulidad de un registro que haya sido concedido en perjuicio de
derechos anteriores. (Todo esto en caso preventivo).
También se establecen procedimientos ante
infracciones o presuntas infracciones que van desde la vía
judicial civil u otra competente en la materia (invenciones); la
adopción de medidas provisionales o cautelares; la
implementación de medidas en fronteras para asegurar la
observancia de los derechos y la vía judicial penal,
aunque esta última no ofrece suficiente protección
al titular de los derechos.
Conclusiones
La concesión de derechos exclusivos de Propiedad
Industrial lleva aparejada la necesidad de prever mecanismos,
procedimientos y acciones que garanticen el disfrute y uso del
bien intangible objeto de protección por parte de su
titular. De este modo podrán evitarse futuras infracciones
de tales derechos, las cuales traen consigo perjuicios
económicos para los titulares, los consumidores e incluso
al mercado o la economía nacional.
En tal sentido, durante las actividades de
exportación los empresarios deberán prever que no
se infrinjan derechos de Propiedad Industrial en los mercados de
destino, así como velar estrictamente por la observancia
sus derechos.
Para ello es de vital importancia que se consulten o se
realicen búsquedas de infracción de derechos, se
revisen las legislaciones en materia de Propiedad Industrial,
específicamente la legislación de marcas y
patentes, en cada uno de los territorios donde se realizan las
actividades de comercialización; se protejan debidamente
sus derechos; realizar acciones de vigilancia de los derechos;
accionar ante las autoridades competentes cuando existan
conductas infractoras a modo de hacer valer los derechos;
gestionar acertadamente los derechos de Propiedad Industrial;
prever garantías contractuales durante la
realización de negocios jurídicos en los que se
involucren derechos de Propiedad Industrial.
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"De las Invenciones y Dibujos y Modelos
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2000 "De Marcas y Otros Signos Distintivos.11. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
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1995.12. Convenio de
París.13. Decisión 486 "Régimen
Común sobre Propiedad Industrial" del 14 de septiembre
del 2000 aprobada por la Comisión de la Comunidad
Andina en Lima, Perú.
Autor:
Frank Arteaga Pino