Derecho de Marcas vs Nombres de dominio (Cuba)

Introducción

Uno de los principales fenómenos que ha marcado el cambio de siglo y de milenio ha sido el extraordinario impulso de la informática y las telecomunicaciones. y la velocidad con la cual la información se genera, transmite y procesa. Hoy, a través de las múltiples herramientas de comunicaciones que brinda Internet, es posible obtener información instantáneamente, y en no pocas ocasiones, a partir de la misma fuente que la produce, al traspasar fronteras y limitaciones de espacio y tiempo. Sin embargo, su desarrollo y expansión ha ocasionado un creciente número de disputas y conflictos, que tienen por objeto el uso indebido de las marcas en la autopista de la información. Esta situación ha planteado nuevos desafíos para el Derecho complicada por la carencia de regulaciones específicas, que brinden soluciones eficientes y uniformes a la problemática planteada.

Los ataques online a las marcas incluyen la Ciberocupación que es la práctica de registrar y utilizar un nombre de dominio[1]de mala fe para beneficiarse de una marca perteneciente a otro. La especulación con nombres de dominios ha adquirido grandes dimensiones y proliferan quienes registran nombres susceptibles de provocar el interés de grandes compañías para lucrarse con ello. Estos especuladores han conseguido, en varias ocasiones, que las empresas interesadas les paguen millones de dólares con el fin de abandonar el nombre de dominio.

Tanto es así que una persona navegando en Internet que desee acceder a la página de la Casa Blanca escribirá casi con seguridad la palabra whitehouse en su navegador con la esperanza de que este lo lleve al home page de la presidencia de Estados Unidos. Al llegar, sin embargo, la persona se las verá con una bella colección de "damas" en poses algo más que provocativas.Esta clase de situaciones pueden llegar a ser un verdadero problema. Los navegadores buscan por defecto las direcciones con dominio .com, y la Casa Blanca, por ejemplo, tiene un dominio gubernamental: Whitehouse.gov. El dominio .com con el mismo nombre no es un sitio presidencial sino pornográfico.La razón detrás de esta confusión es el hecho de que los responsables de comunicación del gobierno norteamericano no pensaron en la posibilidad de comprar el registro comercial correspondiente a su domicilio. El resultado es que si alguien hace una búsqueda por el término Casa Blanca el primer sitio que aparecerá será el pornográfico en lugar del oficial.

Es difícil lograr una solución eficaz de estos problemas que se complejiza porque las marcas tradicionalmente se han regido por los principios de territorialidad y de especialidad de su protección, diseñado para defender los derechos de los titulares de marcas, que choca frontalmente con la naturaleza internacional del uso de estos bienes especiales en Internet, espacio que ha difuminado las barreras territoriales y causado que marcas, que otrora coexistían pacíficamente en sus respectivos territorios, ahora se vean afectadas ante la proyección de un mercado global único.

Los factores propios de la red y que justifican la explotación de una marca en Internet, por lo general, no se encuentran recogidos en los ordenamientos jurídicos, sino que aparecen en recomendaciones y acuerdos proporcionados por las Organizaciones internacionales[2]relacionadas con la Propiedad Industrial. Son varios los organismos internacionales, encaminados a estudiar las implicaciones que reporta la autopista de la información en el Derecho de Marcas, con la finalidad de realizar cambios que permitan aportar soluciones prácticas a los problemas derivados del mismo. Para lograrlo se han elaborado propuestas de normas y principios en aras de lograr un tratamiento legal uniforme en esta actividad, que facilite el acercamiento entre empresarios y consumidores mediante las tecnologías de la comunicación.

Marco Teórico

• Derecho de marcas y conflictos con los nombres de dominio, casos de Ciberocupación.

Los signos distintivos son destinados a ser percibidos por el público con el fin de designar e individualizar los productos o servicios, los establecimientos, los lugares de producción o de fabricación. Ellos buscan atraer y conservar una clientela, igualmente les permiten a los consumidores la posibilidad de escoger con conocimiento de causa. En este sentido, los signos distintivos son instrumentos utilizados para la competencia pero igual para el consumo.

Ahora bien, ¿qué es marca y qué es nombre de dominio?

Una marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios de una persona de los productos y/o servicios de otra. La marca confiere a su titular un derecho de exclusiva que consiste, entre otras facultades, en prohibir que un tercero sin su autorización utilice dicho signo (o uno similar) para distinguir productos o servicios idénticos o similares. Dos características del derecho de marcas se deben tener especialmente presentes en este tema: el principio de especialidad y el de territorialidad que tendrán una gran incidencia a la hora de resolver los conflictos que se planteen[3]

El nombre de dominio como ya se había expuesto anteriormente puede definirse como "una referencia o transmutación que se hace de una dirección IP (Internet Protocol), pues a los efectos de una eficaz comunicación, cada computadora conectada a Internet debe tener una identificación única. Con este fin se utiliza un número de muchos dígitos, conocido como IP, pero para las personas manejar estas cifras resulta sumamente engorroso, por la dificultad de escribirlo sin errores. Entonces se ha optado por alguna clase de palabra o secuencia de letras que posibilite buscar expresiones más fáciles de ser asociadas y recordadas. De acuerdo con este método, las direcciones de las computadoras están formadas por una sucesión de palabras, separadas por puntos, cada una de las cuales representa un diferente nivel de dominio, conocido como el "Sistema de Nombres de Dominio" (Domain Name System – DNS).

Los nombres de dominio responden a una estructura jerárquica, y se componen de un Top Level Domain (TLD) y un Second Level Domain (SLD); es posible, además, añadir otros subdominios de tercer o ulterior nivel con el fin de especificar más la localización de la computadora. Por su parte, los TLD se clasifican en globales[4](gTLD) y nacionales[5](ccTLD). Esta clasificación es importante, pues indica el régimen jurídico que le será aplicable.

El nombre de dominio es, por su naturaleza y por su función, un signo distintivo. Si la calidad de signo distintivo no presenta ninguna duda, no debe asimilarse a los signos distintivos que el derecho conoce. Existen varias clases de nombres de dominio:

A) Los dominios en reserva (una empresa o un particular antes de iniciar una
actividad reserva varios nombres de dominio para un posible proyecto al futuro,
así no los utilice. Esto también puede convertirse en un obstáculo
para el mercado, ya que en este momento "encontrar un dominio que no esté
registrado es demasiado difícil" y constituye una primera barrera
de entrada en la red, por lo cual un número creciente de dominios se
adquiere en el mercado secundario por valores mucho mayores a los que fueron
adquiridos inicialmente).

A diferencia de una marca en la que el derecho se puede perder por el
no uso, nada obliga al tenedor de un dominio a utilizarlo. Por tanto, una persona
puede mantener un dominio sin distinguir ningún sitio web mientras pague
la correspondiente tasa anual que es relativamente insignificante.

B) Los dominios en defensa (Igualmente, una empresa puede reservar un determinado
número de nombres de domino para impedir que posibles terceros, en especial
competidores o ciberocupas, los utilicen. Estos otros pueden incluir los demás
gTLD e igualmente los ccTLd;  pueden ir un poco más lejos e incluir nombres
similares o la correspondiente marca, por ejemplo, lancomeparis.com; e incluso
registrar los nombres de dominio con errores comunes que comete el usuario al
dirigirse a una página, llamados dominios "oops". Por ejemplo,
superviu.com para una empresa de cable llamada Superview.  Algunas empresas
consideran que no es necesario separar dichos dominios porque no piensan utilizarlos;
sin embargo, puede ser una práctica aconsejable. Teniendo en cuenta el
bajo costo de mantenimiento de un dominio y lo costoso que pudiera llegar a
tener alguna dificultad con ello, es un riesgo que no se justifica. Esto exige
un buen asesoramiento de la empresa y estar pendiente de los nuevos dominios
que vayan apareciendo).[6].

C) Los dominios obstáculo (Estos pretenden impedir la entrada
de competidores reservando el nombre de dominio para que no esté disponible
en el momento en que la empresa decida su acceso a Internet. Eventualmente podría
intentarse una acción por competencia desleal, y esto puede considerarse
una causal para solicitar la transferencia del dominio).

2.2 Legislación y criterios doctrinales en materia de conflictos
entre marcas y nombres de dominio en el Derecho Comparado.

Si bien los nombres de dominio, tuvieron como función inicial proporcionar una dirección, al constituirse Internet en una plataforma de promoción corporativa, se convirtieron en un mecanismo de negocio, que facilita la presencia de una empresa en la red. A medida que Internet despertaba un interés comercial para los empresarios y usuarios, por el desarrollo del Comercio Electrónico, comenzó a establecerse una relación entre los nombres de dominio y las marcas. La conjunción de un nombre de dominio y una marca determina que el consumidor reconozca en el mundo virtual los signos que se emplean en el mundo material y, para la empresa, esto significará que potencia la inversión que ha realizado en la marca, con su utilización en Internet.

La creciente valorización de los nombres de dominio originó una serie de tensiones y conflictos, entre sus titulares y los de las marcas que no siempre coinciden, situación agravada por el hecho de que la administración del sistema de nombres de dominio da lugar a registros que tienen una presencia mundial, en contraposición al Derecho de Marcas, limitado al territorio del Estado que le haya concedido el registro.

Por su parte, el principio de especialidad del sistema marcario permite la coexistencia de una misma marca para productos y servicios diferentes[7]pero mientras esta situación puede ocurrir en las marcas; no todos los titulares pueden registrarlas como nombres de dominio. Un dominio ofrece una exclusividad de hecho que no conoce fronteras, ni sistemas legales, ni principio de especialidad.[8] Sólo el primero que pide el registro, tiene la posibilidad de hacer uso de una misma marca como nombre de dominio, por la regla establecida "first come, first served"[9] o el "primero que llegue, será el primero en ser servido," que le da prioridad al primer solicitante del registro del dominio a nivel mundial, sobre todos los demás titulares marcarios. De aquí que el factor tiempo tendrá un papel muy importante para juzgar quién tiene la prioridad del registro mundialmente.

Con respecto a la colisión que se presenta entre nombres de dominio
y marcas, los casos que han surgido, según el tipo de controversia a
que se refieren, pueden clasificarse de la siguiente forma:

• a) cuando titulares de marcas idénticas o similares, con presencia en distintos ámbitos del mercado, desean obtener el mismo nombre de dominio.[10]

b) cuando una marca es idéntica o similar al nombre de una persona física o jurídica.[11]

c) Ciberocupación o Cybersquatting[12]incluye todos los casos en que una persona sin ser titular de un derecho marcario lo registra como nombre de dominio con el fin de venderlo, licenciarlo o de bloquear el uso de la marca al legítimo titular, que será el tema desarrollado en este análisis.

La expansión de esta situación resulta posible primeramente, por la utilización de la regla de "first come, first served", facilidad que hubo de ser ampliamente explotada por quienes vislumbraron el valor comercial que podían poseer los nombres de dominio. En segundo lugar, la gran mayoría de los nombres de dominio no contempla el llamado sunrise-period[13]y tercero, casi todas las instituciones de registro de los TLD, no están obligadas a comprobar si el nombre de dominio que se desea registrar daña derechos de terceros, como los de los titulares de marcas.[14]

No resulta imprescindible registrar un nombre de dominio, como tampoco es obligatoria la utilización de una marca como tal; es la conveniencia misma para el empresario titular de una marca, utilizada en el mercado tradicional, registrarla como nombre de dominio, con el fin de operar en el mercado virtual.

En una primera etapa, mientras hubo una actividad comercial mínima en Internet, la mayoría de los nombres de dominio eran registrados de buena fe, y de serlo de mala fe no existía preocupación al respecto. "Sin embargo, esto cambió cuando las inversiones comerciales, la publicidad, y otras actividades aumentaron en Internet y las empresas comenzaron a darse cuenta de los problemas que podría ocurrir cuando se utilizaba un sitio web con su marca como nombre de dominio y sin su permiso".[15] Cuando Joshua Quittner[16]registró mcdonalds.com para demostrar los problemas que puede traer consigo el registro de los nombres de dominio, solo abría los ojos del mundo internauta al conflicto que se avecinaba y en el cual está inmerso en la actualidad.

Quittner había advertido a la multinacional el peligro de omitir la inscripción de su marca como nombre de dominio, pero al no observar respuesta a su inquietud no sólo registró mcdonalds.com, sino que adoptó la dirección de correo electrónico Ronald@mcdonalds.com. Quittner amenazó con poner en la dirección una página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final McDonald"s donó 3.500 dólares para la compra de material informático a una escuela primaria.

La colisión existente entre el Derecho de Marcas y los nombres de dominio es uno de los grandes temas a los que ha dedicado su atención la doctrina. Mucho se ha comentado, acerca de esta materia en que existen intereses contrapuestos; intervienen parlamentarios, opinan comerciantes, y naturalmente, los defensores de las tecnologías de la información.

La importancia que han alcanzado los nombres de dominio para el comercio, ha provocado un aumento de los casos de Ciberocupación. Ya a finales de los 90, muchos titulares descubrieron que sus marcas, se utilizaban como nombres de dominio por terceras personas. En muchos casos no se tenía la intención del uso, solamente registraban para obligar al titular marcario, a desembolsar grandes sumas de dinero para recuperarlo. También se registraban como nombres de dominio, variantes de marcas muy parecidas (ideadas para confundir y con la misma mala fe).

Los derechos marcarios conceden legitimidad a sus titulares para protegerse de posibles violaciones, así como también resguardan al consumidor por el principio de la no confusión.[17] Al tornarse abusiva esta situación, y no existir una regulación al respecto, los titulares intentaron llevar sus controversias ante los tribunales, alegando infracciones a sus derechos legítimos sobre las marcas. Así comenzó una gran cantidad de procesos judiciales, que resultaron verdaderos dilemas para los actuantes, dado lo novedoso del tema y las lagunas legales existentes.

¿Qué se puede hacer entonces para evitar situaciones que vulneren derechos previos a los nombres de dominio? Con el fin de dirimir los conflictos que se presentan, los titulares de derechos marcarios pueden utilizar el principio de la legítima defensa.[18] Para ejercitarla se establecen mecanismos que permiten al propietario del signo presentarla bajo pruebas circunstanciales. En la actualidad las soluciones no son excluyentes, puede resolverse tanto en el orden judicial como a través de los distintos paneles de resolución de conflictos bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP)[19] adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La Política Uniforme se limita a resolver casos de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal nacional competente. Sin embargo, la Política

Uniforme goza de la aprobación de los propietarios de marcas y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional.

El Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet comenzó a instancias de los Estados miembros de la OMPI. Se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos identificadores como nombres de dominio.

La utilización abusiva de estos recursos tecnológicos, se sanciona por los daños que provoca al empresario y el efecto perjudicial que produce al consumidor el engaño del que es objeto.

Se conoce que, desde una perspectiva jurídica, el tema de las marcas ha sido ampliamente regulado en el mundo tanto por tratados internacionales como por las legislaciones internas de cada país. Sin embargo, con el surgimiento de los nombres de dominio, el sistema legal comenzó a preguntarse cómo debía regularse este nuevo ámbito que podría entrar en choque con los derechos marcarios adquiridos. La violación de derechos marcarios ha puesto en marcha la locomotora legislativa y judicial a nivel mundial para redefinir, controlar e integrar los sistemas electrónicos al orden jurídico y así garantizar su protección, sin quebrantar la evolución de Internet, lo cual no es tarea fácil.

En la contemporaneidad casi ningún país ha promulgado leyes relativas al tema, que permitan a los titulares de marcas, acudir a los tribunales para buscar la tutela de sus derechos. Por ejemplo, en Latinoamérica, pocos han reformado sus legislaciones y escasos tribunales se han visto dispuestos a aplicar las reglas generales del derecho civil o de la legislación especializada de Propiedad Industrial para proteger los signos distintivos.

Tampoco los titulares se han motivado para llevar sus controversias a los tribunales a fin de procurar un cambio legislativo a través de precedentes judiciales.[20]

Por estas razones, no existe protección especial del asunto en las leyes que regulan los distintos institutos de la Propiedad Industrial, solamente alguna que otra mención en algunos ordenamientos nacionales, fundamentalmente de usos ilícitos de marcas como la Decisión 486 de la Comunidad Andina que en su artículo 226, al definir ¨uso no autorizado¨ del signo notorio acepta que dicho uso pueda verificarse por medios electrónicos; pero no incluye todas las clases de marcas.[21]

Para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia "no es posible admitir que los nombres de dominio sean considerados como derechos de Propiedad Industrial en la medida que no se encuentran entre los descritos por la normatividad aplicable". Esto no impide que tengan un valor económico y que puedan ser objeto lícito de contratos.

Esto ha conllevado a un mayor desarrollo en el ámbito jurídico de la posición del titular de la marca, reflejado con la promulgación de la Ley española de Marcas de 2001, que contiene las reglas para adaptar su derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en la comunidad internacional.[22] Esta ley establece un sistema constitutivo[23]y con ello, una vez registrado el signo su titular está legitimado para el ejercicio de cualquier acción que proteja su derecho, siempre que este la utilice en el tráfico. La protección de las marcas responde también a un interés general de tutela del consumidor, como expresamente ha reconocido el Tribunal Supremo en varias sentencias.[24]

En cuanto al contenido y alcance del Derecho de Marcas, se fortalece la posición exclusiva de su titular, al extender el alcance del ius prohibendi a los medios de identificación del producto o servicio, cuando exista la posibilidad de que dichos medios se utilicen para realizar actos prohibidos, y a la utilización de la marca en redes de comunicación telemática, al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia, al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca.

Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas podrá prohibirse, usar el signo como nombre de dominio, y en caso de violaciones[25]el artículo 40 reconoce la posibilidad de que el titular de una marca registrada pueda ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho, y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

En pocas ocasiones se encuentra una normativa específica, de carácter nacional, vigente para la solución de conflictos entre marcas y nombres de dominio[26]donde destaca la normativa de Estados Unidos, de 1999, la "Anticybersquatting Consumer Protection Act" (ACPA),[27] con la específica misión de detener el Registro abusivo de nombres de dominio. Antes de su vigencia, los reclamos por registros abusivos de nombres de dominio eran resueltos por los tribunales, basados en normas de la ley de marcas[28]tales como la infracción o la dilución[29]de la marca.

Mediante la ACPA se persigue el mero registro de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca, pero también conductas de registro y uso fraudulento, así como las que supongan debilitamiento de la marca notoria aunque el dominio no fuera idéntico o similar. Una de sus características es que además, protege tanto a las marcas registradas como no registradas en los Estados Unidos, con independencia de la nacionalidad del infractor y del lugar donde se produzca la infracción. Las acciones que concede permiten la cancelación o recuperación del dominio y, a elección del demandante, la corte podrá sentenciar al demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios; con la excepción del procedimiento especial,[30] cuyo fallo, por motivos de seguridad, no podrá establecer dicho pago, sino solo la pérdida o transferencia del nombre de dominio al titular marcario.

Para esta disposición jurídica es importante demostrar la buena o mala fe.[31] Por último, establece que la mala fe no existirá cuando la Corte determine que el tenedor del nombre de dominio tenía razonables fundamentos para creer que su uso era justo (fair use) o de cualquier otra manera legal.

Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 26 de octubre de 2008 una ley que otorga privilegios desmedidos a las grandes compañías en los conflictos de nombres de dominios. La Ley de Prevención de Ciberpiratería de Marcas Comerciales contempla severas penas civiles contra aquellas personas que registren "de mala fe" marcas comerciales o nombres "confusamente similares". Estas penas llegan hasta los 100.000 dólares para aquellos que pretendan beneficiarse de dicho registro o infrinjan los derechos de los detentadores de las marcas comerciales.Esta nueva ley podría resultar peligrosa, pues bajo sus efectos, las compañías norteamericanas podrían arrebatar nombres de dominios, sin notificación previa, a empresas e individuos de otros países que no tengan los medios para viajar a Estados Unidos e iniciar allí un proceso judicial en su defensa.

Más allá de estas consideraciones sobre la normativa existente para resolver esta situación en los diferentes países, hay un tema de Derecho Internacional que puede entenderse como previo y fundamental: la determinación de la jurisdicción competente y la ley aplicable. La doctrina plantea que, en atención a dichas reglas, se podrá acudir a la jurisdicción del país del domicilio y/o residencia habitual del solicitante del registro del nombre de dominio o a la jurisdicción del país donde se encuentre el Registrador.[32]

Respecto a la solución judicial de conflictos, la información es difícil de recabar, por lo que no es frecuente el desarrollo de instancias completas en la materia. Sin embargo, son varios los mecanismos extrajudiciales creados para resolver este tipo de controversias. Aunque todos ellos tienen una sistemática similar, la dinámica en este punto ha sido distinta; según se trate de gTLDs o ccTLDs. La búsqueda de soluciones para estos problemas ha llevado a la instrumentación de variados medios de solución de conflictos, que procuran aunar criterios de generalizada consideración, a nivel internacional, en los diversos temas involucrados.

Existen varias alternativas para el establecimiento de este servicio de solución de controversias. En primer lugar, puede que el registrador de nombres de dominio, disponga de una infraestructura y del personal calificado para constituirse en un órgano administrativo de solución de controversias. Ejemplo es el centro de solución de controversias que ha constituido para tal efecto Network Solutions Incorporation (NSI).[33] A nivel de registradores locales (ccTLD), está, entre otros, el NIC– Chile.[34]

Otra de las vías utilizadas, para defender los derechos de los titulares de marcas, sería acudir ante el procedimiento administrativo establecido por la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio¨ (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP).[35] Habida cuenta del uso creciente en todo el mundo del sistema de nombres de dominio, surgió el consenso sobre la necesidad de introducir cambios en este sistema que repercutieran en los intereses relacionados con los derechos marcarios. Todos los nombres de dominio registrados en los gTLD,[36] se sujetan a este procedimiento. Respecto a los ccTLD, se regirán por ella, únicamente en caso de haberla adoptado voluntariamente.

Antes de su existencia, los titulares de marcas, solo podían recurrir a los tribunales para recuperar los nombres de dominio que habían sido objeto de Ciberocupación. Sin embargo, por las complejas cuestiones de jurisdicción, competencia y ley aplicable, que surgen al utilizar los sistemas judiciales nacionales, en el contexto de una infraestructura mundial como el sistema de nombres de dominio, fundamentalmente con los dominios genéricos (gTLD), se consideraba que el método tradicional, constituía una solución poco satisfactoria. La lentitud de los procedimientos y los costos elevados empeoraban la situación. Así, se determinó la fijación de este mecanismo para corregir de manera más rápida y eficaz los abusos en la red.

La UDRP se ha convertido en el modelo utilizado internacionalmente para combatir la Ciberocupación fuera del ámbito judicial. En virtud de ella, el demandante debe demostrar que el dominio, objeto de conflicto, es idéntico o similar a su marca hasta el punto de crear confusión;[37] que el demandado no tiene derecho, ni interés legítimo sobre ese nombre de dominio[38]y que lo ha registrado y utilizado de mala fe.[39]

Existen cuatro proveedores[40]de soluciones de disputas autorizados por la ICANN para administrar las demandas presentadas. De estos el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo adelante el Centro) con sede en Ginebra (Suiza),[41] es el más utilizado, cuyo alcance es internacional, por lo que cualquier persona o empresa del mundo puede solicitar que se solucione una controversia relativa a un nombre de dominio mediante este procedimiento[42]De las demandas presentadas, la mayoría de los casos resueltos ha sido a favor de los demandantes.

De diciembre de 1999 al 2011 en el Centro[43]de la OMPI se tramitaron más de 21137 casos.

Se aprecia un reconocimiento cada vez mayor de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuyo valor se refiere a los procedimientos reglamentarios, a excepción del litigio ante los tribunales. Este criterio prevalece como el método más apropiado, pues evita que el titular del derecho de marca esté obligado a interponer múltiples demandas, en varios tribunales, al producirse un conflicto que afecte a diversas jurisdicciones. Además, debido a la facilidad con la que puede obtenerse un nombre de dominio, así como la velocidad de Internet y la posibilidad de conectarse desde cualquier parte del mundo, es posible que con frecuencia sea urgente resolver las controversias sobre el tema, por ser considerable el valor económico del daño que se ocasione al titular del Derecho de Marcas, que de remediar la situación mediante un proceso judicial, puede ser mucho más lento y oneroso.

La concreción de una eficaz solución de controversias se ha buscado también a nivel de los ccTLDs, en la que algunos Estados se han afiliado a la Política Uniforme que se utiliza, cada vez con mayor frecuencia, en el ámbito de los ccTLD.[44] Se trata de un hecho positivo que merece alentarse, en concordancia con las Prácticas óptimas de la OMPI[45]Si esto se lograra se introduciría una mayor uniformidad internacional en la solución de controversias de esta materia y, por lo tanto, produciría importantes ventajas de las que se beneficiarían las partes, los órganos de registro y los proveedores de servicio de solución de controversias. En particular, permitiría la concentración de demandas presentadas contra los mismos titulares en relación con registros en el ámbito de los gTLD y los ccTLD.[46]

A pesar de los esfuerzos por alcanzar un equilibrio en la solución de conflictos, resultan disímiles los mecanismos adoptados para los ccTLD. Cada administrador local se encuentra en total libertad de fijar el método de solución para sus respectivos códigos de países, existiendo quienes se ajustan casi al pie de la letra a las recomendaciones de la OMPI, como en España que dispone la obligación de todos los titulares de nombres de dominio que contengan su código, a participar en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que se dirimirán por proveedores acreditados ante el NIC España.[47]

Por carecer de competencia territorial, la autoridad nacional de Colombia, es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, no podría ordenar la cancelación de un registro obtenido fuera del país, que son la gran mayoría. Por tanto, debe entenderse que dicha cancelación se limita a los registros hechos por el NIC colombiano para los ccTLD, o, los gTLD y para aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. Igualmente, la Superintendencia tendría que analizar si ese registro se hizo de buena o mala fe .

Por su parte, Chile ha generado un sistema de solución propio en el que dispone que al establecer una solicitud de registro, el solicitante se obliga a aceptar el mecanismo de Mediación y Arbitraje para la solución de conflictos de nombres de dominios que se susciten. Los criterios utilizados no distan de los desarrollados por la UDRP tales como la mala fe.[48]

Al final, todos funcionan para detener la Ciberocupación, algunas autoridades nacionales adoptan la Política Uniforme o tienen sus propios mecanismos internos de solución de controversias, otros como Estados Unidos han expedido leyes especiales, pero aunque su fin es el mismo, la falta de uniformidad en el tratamiento de los conflictos puede resquebrajar el sistema legal.[49] Lo que se busca es alcanzar un tratamiento análogo en la materia, para dotar de seguridad al tráfico jurídico y certeza a los titulares de que ante posibles violaciones, su derecho estará asegurado en virtud de anteriores soluciones.

Muchos autores consideran que la UDRP dista mucho de ser perfecta, y otros señalan airadamente sus inconsistencias como Kieren Mccarthy.[50] Sin embargo, no se deja de reconocer que el procedimiento administrativo, al amparo de la Política Uniforme, es un adelanto legal excepcional. Se ha convertido en un mecanismo exitoso,[51] que resuelve las problemáticas de la jurisdicción, la notificación al demandado, la territorialidad, el espacio y los costos, independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del de marcas. Representa un sorprendente avance en la protección de marcas en un ámbito completamente nuevo: el ciberespacio.

• Estudio de la jurisprudencia sobre el tema en el Derecho Comparado.

Hay una importante cantidad de países que no adoptan precauciones en relación con las marcas y otros, que al hacerlo, solo se limitan a predicar la buena fe, e invitan a las partes a adoptar alguna conducta en dicho sentido. La falta de una normativa protectora ha provocado un aumento de casos de Ciberocupación, que provoca la confusión del consumidor y merma su confianza hacia Internet; por ello los titulares de marcas invierten cada vez mayores recursos en la defensa de sus intereses.

En los países donde aparecieron los primeros casos de esta clase, se dio una respuesta jurisdiccional de protección a los titulares de las marcas. Estos casos sentaron jurisprudencia al llegar a los tribunales en Estados Unidos[52]y Europa en 1995 donde resulta manifiesto el de Dennis Toeppen, un norteamericano que registró a su nombre cerca de 240 nombres de dominio.[53] Varias entidades, titulares de las marcas al verse afectadas por su actuar, lo demandaron y él mismo admitió haberlos registrado con el propósito de revenderlos o licenciarlos a los titulares de las marcas. Según las sentencias dictadas para solucionar las controversias entre nombres de dominio y marcas se deduce que se valora la buena o mala fe del registrante del dominio, así como su interés legítimo.

Otro país que ha sentado jurisprudencia a través de sus métodos para solucionar la Ciberocupación ha sido Chile, entre los que se pueden mencionar casos como aol.cl,[54] inscrito por Comercial Raymarket Ltda, en que el árbitro revocó el registro de dicho nombre de dominio y lo condena al pago de las costas y le asigna el dominio al revocante.[55] En las sentencias revisadas se evidencia, al igual que en el ámbito internacional, que los árbitros chilenos han considerado que reviste mayor gravedad, por evidenciar la mala fe, el hecho de inscribir como nombre de dominio una marca conocida, sin que la persona posea un proyecto real a desarrollar y más, si se pretende vender al titular de la marca, el dominio en cuestión.[56]

En Brasil existen varios casos donde se han concedido medidas cautelares en contra del registro de ciertos nombres de dominio. Los jueces han otorgado estas medidas teniendo en cuenta que los demandantes tenían marcas registradas con anterioridad a los registros de nombres de dominio. Los fundamentos de las decisiones han sido, por lo tanto, infracciones al derecho de marca y principalmente, competencia desleal.

En el caso "RIDER" el tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Primera Instancia estableciendo que una vez sentado que el demandante, la firma Grendene S.A., era el titular de la marca RIDER, había suficientes fundamentos para conceder la medida cautelar con el propósito de prohibir al demandado usar la palabra RIDER en su nombre de dominio y en su e-mail ya que esta conducta podía considerarse como desleal. [57]

En el caso "AOL", "AMERICA ONLINE", la sentencia dejó sin efecto parcialmente le decisión de Primera Instancia que había fallado con lugar a una medida cautelar por el demandante, America Online Incorporated. El Tribunal resolvió que a) la medida cautelar otorgada por el Tribunal no debería ser objetada en cuanto a la prohibición de usar los nombres AMERICA ONLINE y AOL y sus respectivos logos como marcas por el demandado, y b) el uso del nombre de dominio, sin embargo, no podía ser prohibido a través de una medida cautelar, a pesar de que implique una marca de un tercero, si los derechos no están debidamente probados. Respecto al título el Tribunal consideró que marcas y nombres de dominio poseen una protección legal diferente y que no había pruebas suficientes de competencia desleal en este caso. Además, el Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que la compañía americana AOL no había comenzado sus negocios en Brasil en el momento del inicio de la demanda y por lo tanto, no podía reservar para sí mismo el nombre de dominio ".com.br", que está relacionado con negocios en Brasil.[58]

En otro caso con el mismo actor, el Laboratorio Infantil Meu Cantunho S.C. Ltda. registró el nombre de dominio ayrtonsenna.com.br. En este proceso hubo una sentencia de Primera Instancia a favor del demandante en la que el Juez entendió que, "existiendo una ley específica que protege una marca, ésta no podrá ser usada en el universo virtual, con el pretexto de no existir reglamentación específica."[59]

El caso de Brasil demuestra que no hay uniformidad en el tratamiento legislativo.

En Argentina[60]para darle solución a los litigios acaecidos, generalmente se suele iniciar una medida cautelar que suspende preventivamente el nombre de dominio del registro hasta que se resuelva el fondo de la cuestión,[61] y se otorga provisionalmente al titular del derecho marcario, para que éste pueda comercializar sus productos en el mercado virtual, aún cuando este no sea el objeto de las medidas cautelares (cita el magistrado en la sentencia de la CNCCF, Sala I, causa 7488 del 2.11.93).[62] Son pocos los casos en los que realmente se agota la vía judicial, la mayoría se resuelve mediante la medida cautelar o en el curso de un proceso de mediación. Esta situación se presentó en algunas causas, entre las que se destaca el caso de Bacardi v/s Company Limited donde se dispuso, la suspensión preventiva del nombre de dominio de Internet "bacardi.com.ar", y autorizó al accionante "Bacardi", a solicitar el registro provisional, hasta que se declarara sentencia definitiva.[63]

En la mayoría de los casos la jurisprudencia, se ha pronunciado a favor del titular marcario. Esto resulta peligroso porque el otorgamiento provisional del nombre de dominio al titular marcario sin resolver el fondo del asunto, le podría dar armas a estos últimos para actuar de mala fe contra los registradores de dominio sin darles la oportunidad de defenderse, cuya polémica, lejos de resolver los conflictos, que es lo que se pretende, los arreciaría. Es importante esta valoración, pues la jurisprudencia debe ser moralizadora, pero debe proteger a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con una marca. Sin embargo en las ocasiones que el dominio no se usa y se guarda con la intención de venderlo al titular de la marca, se podría valorar la mala fe. En los fallos comentados, no se indica, si los dominios discutidos han sido objeto de uso o solo se guardaron para su venta al titular de la marca.

Las resoluciones emitidas han conformado una jurisprudencia con criterios más o menos comunes de los expertos que intervienen en la resolución de los conflictos. Esta situación refleja el tratamiento uniforme que ha seguido la OMPI en virtud de dicha Política, donde se evidencia que una causal para demostrar la mala fe es la falta de uso del nombre de dominio.

Otro criterio ha sido adoptado por el Tribunal Federal Supremo Alemán (Bundesgerichtshot o BGH). En el derecho alemán, las acciones de un titular de derecho marcario contra un nombre de dominio, prosperarán por lo general, siempre que esté construida una página de Internet bajo ese dominio y este ofrezca productos o servicios idénticos o similares a los registrados bajo la marca, de modo que exista un uso indebido del signo o un riesgo de confusión. En caso contrario se corre el riesgo de que la acción marcaria no prospere. Tampoco prosperará si el registro del dominio fue realizado por una persona física.[64] Esta situación podría resultar conveniente para los registradores de mala fe. En cuanto a los conflictos derivados del TLD ¨.de¨ Denic eG no cuenta con una política en materia de solución de controversias, sino que el afectado por un nombre de dominio ¨.de¨ debe acudir a los tribunales ordinarios alemanes.

En realidad se trata todavía de un terreno poco firme, con nuevos conceptos que no están suficientemente asentados, con la carencia de un modelo plenamente definido y con descripciones y análisis globales que, en ocasiones, resultan contradictorios. La polémica respecto a la transmisión de un nombre de dominio es discutida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Sin embargo se ha comprobado que los órganos arbitrales para la solución de controversias, tienen una postura notablemente más abierta que la de muchos tribunales.

• CUBA: Solución de casos de Ciberocupación

Cuba ha aspirado en su política exportadora a lograr una presencia regular en el mercado internacional, por lo que se hace necesario que las entidades comerciales desarrollen una estrategia de acción para la proyección de sus actividades tanto en el mercado tradicional como en las redes virtuales. Con este fin se han comenzado a implementar los lineamientos necesarios para que las empresas cubanas, utilicen el ciberespacio en la comercialización de sus productos y servicios, de manera que permita posicionar sus marcas en el mercado virtual y posibilite la recepción por el consumidor en un tiempo récord y a un costo inferior.

Sin embargo, esta inserción en el mercado virtual ya se ha tropezado con dificultades. Su reflejo se ha evidenciado en varios litigios, donde se ha puesto al descubierto, la intencionalidad de prácticas nocivas por la utilización no consentida de marcas ajenas en Internet, así como el desarrollo de la Ciberocupación.

En la Isla, un intermediario para el registro de nombres de dominio genéricos es LEX S.A., entidad que trabaja en coordinación con la empresa canadiense MCH SOLUTIONS, INC. Por su parte la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), subordinada al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA, que tiene a su cargo el Centro Cubano de la Red (CUBANIC), se encarga de registrar las opciones que se encuentran bajo el código ".cu".

La Resolución No. 1/2000 de 3 de enero del 2000, dictada por la directora de CITMATEL puso en vigor las normas del CUBANIC. El registro de un nombre de dominio se le otorga a la primera persona jurídica nacional o extranjera que en pleno ejercicio de su capacidad legal lo solicite, para lo que será necesario presentar documentos que avalen su derecho.[65]