Administración y comercialización de invenciones y tecnología

Introducción

1. La integración económica mundial ha generado grandes cambios que han impactado, entre otros ámbitos, a la economía y a la tecnología.

2. Lo anterior es evidente, ya que hasta hace sólo algunas décadas parecía imposible la mundialización de los mercados y el comercio. Dichos cambios obviamente han repercutido en las legislaciones de los países y, por supuesto, en la forma de hacer negocios, ya que han influido en la actitud y mentalidad de los involucrados en las transacciones nacionales e internacionales.

3. México no se ha mantenido al margen de los cambios económicos, por el contrario, a partir de la última década es apreciable la apertura de fronteras y la transformación y liberación del marco jurídico de las actividades económicas, lo que indica su adaptación a la nueva corriente comercial y económica mundial.

4. Esta nueva corriente implica que actualmente los negocios existentes y los de reciente creación persigan nuevos objetivos siendo uno de ellos la búsqueda de nuevas tecnologías. No podemos olvidar que en el mundo moderno la tecnología tiene una presencia importante, pues es útil para obtener productos que puedan elevar los niveles de vida de la sociedad. Por tanto, es evidente que la tecnología no sólo afecta a las relaciones comerciales, sino también políticas y sociales, ya que el progreso de la ciencia y un alto grado de desarrollo tecnológico son condiciones elementales para el crecimiento de la industria y la economía.

5. El contexto que se presenta a escala mundial estrechando vínculos entre pueblos, así como el aumento de la actividad económica internacional, han motivado un crecimiento considerable en el desarrollo de áreas tecnológicas, tales como la biotecnología, las telecomunicaciones y la industria de los materiales.

6. A través de estos nuevos vínculos comerciales y económicos entre países, los derechos de propiedad intelectual son autorizados y la tecnología fluye de inventor a compañía, de compañía a compañía, de universidades a compañías, y de estado a estado.

7. El licenciamiento de derechos de propiedad industrial y en general el proceso de adquisición de tecnología, involucran una secuencia de actividades relacionadas entre sí, tales como la identificación de las necesidades específicas en tecnología, la investigación de los diferentes oferentes y adquirentes de la misma o de los de propiedad industrial que se requieran, su evaluación, selección, negociación y finalmente, su explotación; lo que también explica por qué al nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene un papel renovado y más importante en la época actual, ya que sirve para encauzar, estimular y defender ventajas competitivas que son desarrolladas sobre la base de nuevas ideas o creaciones, respecto a procesos o productos, en el marco de una competencia.

8. El licenciamiento de tecnologías creadas por programas universitarios de investigación reviste una particular importancia económica y social y su instrumentación presenta características específicas que responden a la naturaleza de las universidades y a su vinculación con el sector productivo. La estructura de este trabajo intenta revisar estas particularidades, analizando primero la importancia de la investigación científica y tecnológica, el rol de las universidades en dicha investigación, la regulación jurídica del licenciamiento en México y finalmente los aspectos relevantes de los contratos de licencia en los que las universidades participan como transmisores de conocimiento cientifico-tecnológico.

La investigación científico-tecnológica[1]

9. La explotación de nuevos conocimientos es fundamental para la evolución de las sociedades. En la actualidad, podemos constatar cómo el aprovechamiento de los productos de la investigación científica y/o tecnológica tiene gran impacto en la fuerza del sistema productivo de los países.

10. Desde una perspectiva económica, podemos observar que la actividad intelectual en los campos de la investigación científica y tecnológica se considera parte integrante del sistema productivo de las sociedades modernas, toda vez que la innovación en estos sectores abre posibilidades de fortalecimiento en el ámbito del conocimiento nacional e influye, por virtud de su aplicación y explotación, en las políticas de desarrollo.

11. Los vínculos comerciales internacionales que obedecen a la corriente económica mundial, propician y obligan a un dinámico intercambio de conocimientos y tecnología que incide en decisiones y políticas estatales e interestatales de carácter económico y jurídico, entre otros.

12. Por lo anterior, es de gran consideración el rol que desempeñan los investigadores, los centros de estudios de nivel superior y el propio aparato estatal en el sistema productivo nacional; es también evidente que sus actividades deben centrarse en la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevas tecnologías, el fomento de estas actividades y el planteamiento e instauración de las vías que propicien el mejor aprovechamiento de sus resultados. Sin embargo, la satisfacción de estos propósitos depende fundamentalmente del capital que se invierta en ellos.

13. En México, la investigación científica en épocas pasadas ocupó un lugar poco favorable en la escala de prioridades; sin embargo, se ha adquirido conciencia de la magnitud del impacto que tienen la investigación científica y tecnológica en el desarrollo nacional, de este modo, y por virtud de los compromisos internacionales, se ha impulsado en mayor medida la industrialización y las actividades que le son inherentes.

14. El ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la aceptación de normas internacionales en la Ley de la Propiedad Industrial y la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, son muestras del rompimiento de barreras en nuestra relación con el resto del mundo y evidencian la conformidad del país con la instauración de un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos y tecnología, asimismo, son fuentes de un compromiso interno con el fomento y desarrollo de la actividad innovadora nacional, toda vez que sólo a través de ello puede lograrse la permanencia y, mejor aún, la proliferación de la industria y empresas nacionales.

15. Sin embargo, el país debe hacer frente a retos importantes, entre los que destacan los siguientes:

• a) Impulsar un sistema educativo enfocado al desarrollo vigoroso del sector industrial, que implica:

• La captación de inversiones en el sector y, por supuesto, el eficiente aprovechamiento de los recursos;

• El planteamiento de ámbitos de investigación objetivos y mecanismos de operación adecuados;

• b) intensificar y propiciar mejores relaciones operativas y de cooperación entre las instituciones de educación superior, las empresas y el gobierno. Un aspecto importante en esta categoría, puede ser el promover y facilitar mediante incentivos fiscales y de otros órdenes, la inversión privada en investigación y desarrollo;

• c) fomentar el interés de los gobiernos estatales y municipales en la educación superior, ofreciendo los incentivos necesarios, como una parte fundamental del proceso de descentralización de la educación superior y de la investigación;

• d) reconsiderar la política salarial en las instituciones de educación superior, ofreciendo escalas de puestos más flexibles, con criterios claros de contratación y ascensos, basados en la evaluación del desempeño académico;

• e) incrementar la difusión y la divulgación de la ciencia y fortalecer los programas de iniciación en la investigación;

• f) elevar la calidad de nuestra educación superior para aprovechar mejor las oportunidades existentes en el extranjero que incidan en la aceleración de nuestro desarrollo científico.

16. La satisfacción de estos retos es posible habida cuenta de la conscientización de los sectores público y privado respecto a la importancia de un mayor impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; así como por la obtención de condiciones propicias para su cumplimiento, tales como el fomento e inversión para las actividades y los estudios científicos.

Vinculación universidad-estado-producción[2]

17. Por lo expuesto, resulta claro que el desarrollo industrial nacional depende evidentemente de los recursos económicos y humanos que en su beneficio se inviertan y, en vista de que la actividad cientifico-tecnológica se efectúa fundamentalmente en el sector universitario, es innegable la estrecha vinculación de la Universidad con el sistema productivo.

18. La innovación cientifico-tecnológica es por sí misma un proceso complejo al igual que su relación con otras entidades del sistema productivo, tales como el aparato gubernamental y el sector empresarial; sin embargo se vislumbran actualmente los siguientes elementos determinantes en beneficio de la vinculación universidad-estado producción:

• La agudización de la competencia internacional en el campo del conocimiento que se basa en la innovación constante;

• El dinámico intercambio internacional de productos y procesos que son resultado de innovaciones científicas y tecnológicas;

• La necesidad de las empresas nacionales de permanecer en el mercado y en su caso, de conquistar nuevas oportunidades comerciales, lo cual las obliga al contacto y búsqueda de relaciones estrechas con centros de investigación y universidades.

19. Observamos que el trabajo universitario en la innovación científica y tecnológica tiene incidencia en el sistema y desarrollo productivo del país, y al respecto es conveniente destacar que su importancia no se reduce a la obtención de nuevos productos o procesos, sino que abarca el intercambio, difusión y aprovechamiento de éstos, es decir, la transferencia de nueva tecnología y de los conocimientos conexos.

20. En opinión de algunos autores[3]la vinculación entre la universidad y la producción es una actividad imprescindible y algunos de los elementos esenciales de ésta son los siguientes:

• Para las universidades, la vinculación es un mecanismo de aprendizaje que no puede ser sustituido, del cual deriva mejoramiento, formación de recursos humanos más eficaces y el desarrollo de la base cientifico-tecnológica y de investigación;

• se debe crear una cultura de vinculación en los sectores académico, productivo, público y social, a través de la comunicación y colaboración entre éstos, entendiendo que la transferencia de conocimiento es un proceso que se da en ambos sentidos, de la universidad a la empresa y viceversa;

• los beneficios de un proyecto de vinculación deben recaer en todas las partes involucradas. Asimismo, los proyectos de vinculación deben ser realizados bajo normas expresas de alta calidad: características del producto, fechas de entrega, presupuesto, etc., que deben estar expresadas en el convenio o contrato del proyecto;

• Si el objetivo final de un proyecto es generar un producto o servicio que vaya a aplicarse, usarse o venderse, la manera en que se pretenda lograr este fin debe ser tratada en la planificación del proyecto, reconociendo que la vinculación es una actividad que va mucho mas allá de la mera generación de un resultado que un "proveedor" transfiere fácilmente a un "receptor."

• El rector y los altos directivos universitarios deben ejercer una dirección acertada y visible en la ejecución del programa de vinculación; deben también asegurar que el programa cuente con la infraestructura administrativa, recursos, apoyos y estímulos académicos y financieros adecuados;

• Una buena administración por ambas partes es esencial para el éxito de la vinculación, y exige un acercamiento empresarial y no burocrático, una planificación estratégica y táctica, un seguimiento estrecho de los proyectos y del programa institucional de vinculación en su conjunto, así como su evaluación y ajustes continuos;

• Las relaciones entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, como son la cotización de proyectos, el control de calidad y el manejo de la propiedad intelectual e industrial, deben ser ordenadas de acuerdo con políticas, normas y procedimientos administrativos generales aplicables a toda la institución, pero la naturaleza e intensidad de los vínculos variarán de acuerdo con la unidad académica, disciplina y profesión involucradas.

21. Como puede apreciarse, uno de los factores fundamentales del vínculo entre las universidades y el sector productivo lo constituyen los mecanismos mediante los cuales el conocimiento científico y tecnológico puede fluir entre ambos sectores.

22. Ahora bien, en el proceso de transmisión del conocimiento tecnológico, los sistemas jurídicos desarrollan un papel muy importante, al establecer los mecanismos jurídicos que permiten la legítima apropiación de los resultados de la investigación tecnológica, la protección y defensa de los mismos, así como la circulación de éstos como bienes intelectuales, con existencia y valor propios.

23. En consecuencia, en el siguiente apartado se hace un análisis del sistema de propiedad intelectual como presupuesto de la producción y el licenciamiento de tecnología.

Propiedad intelectual (Los fundamentos jurídicos de la concesión de licencias)

Concepto de tecnología

24. Existen diversas definiciones de tecnología, tantas como autores la han tratado de definir, de tal manera que mencionaré las que personalmente considero la refieren mejor, en consideración al actual sistema económico:

• a) La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos cuya utilización adecuada produce beneficios a la humanidad y debe desarrollarse dentro de un ámbito que contribuya al bienestar y prosperidad de los pueblos;

• b) desde una perspectiva científica, la tecnología es un conjunto de conocimientos e información propios de una actividad, que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.

25. La tecnología puede consistir en un know-how o "saber cómo", si se refiere por ejemplo, a un método o a un procedimiento. En la mayoría de los casos, las tecnologías llevan aparejadas derechos de propiedad industrial, tales como los que derivan de una patente. La tecnología puede consistir igualmente en un conocimiento de carácter secreto o en un producto único.

Función de la tecnología

26. A partir de un punto de vista macroeconómico, la tecnología es de suma importancia, pues tal y como lo mencioné al inicio de esta ponencia, incide favorablemente en el desarrollo y el progreso de los países. Desde un punto de vista a menor escala, su función permite:

• incrementar el valor agregado de los productos o servicios;

• mantener la competitividad de los productos o servicios;

• disminuir el costo de producción;

• mejorar las prestaciones de los servicios y el nivel de calidad de los productos.

Formas de protección del conocimiento tecnológico

27. En México, el conocimiento tecnológico se protege mediante instituciones jurídicas que están reguladas en diversos cuerpos normativos.

28. La Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece como formas jurídicas de protección de la tecnología las siguientes:

• las patentes;

• los modelos de utilidad;

• los diseños industriales;

• los esquemas de trazado de circuitos integrados; y

• los secretos industriales.

29. El fundamento legal de la protección de estas instituciones lo encontramos en el Título Segundo, Capítulos I a IV de la LPI; las disposiciones reguladoras de la tramitación de las patentes o registros, según sea el conocimiento tecnológico, se encuentran en el Capítulo V del mismo ordenamiento y los lineamientos regidores de la transmisión de derechos y licencias en el Capítulo VI.

30. Por otra parte, existe la protección de las variedades vegetales con arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como de los Programas de Computación con arreglo a la Ley Federal de Derecho de Autor. En las legislaciones respectivas se establece la posibilidad de licenciar estas tecnologías.

31. Este amplio marco jurídico demuestra que el sistema jurídico mexicano en materia de propiedad intelectual cumple ampliamente con las normas internaciones de protección de la propiedad intelectual y que está ahí para su cabal aprovechamiento por los diversos actores del desarrollo científico y tecnológico.

32. Particularmente para las universidades, el conocimiento y la utilización de las instituciones jurídicas de protección de la tecnología son elementos fundamentales en su relación con el sector productivo, en virtud de que dicha relación será posible únicamente si la universidad está en posición de ofrecer un bien que tenga un valor económico o que sea susceptible de generar ese valor económico, y la única forma en que el conocimiento tecnológico puede revestir ese valor es mediante su protección a través de las instituciones jurídicas creadas para tal fin.

33. Ahora bien, la protección jurídica del conocimiento tecnológico está condicionada al cumplimiento de requisitos que muchas veces son ignorados por los investigadores universitarios o que van en contra del interés inmediato de éstos.

34. En este sentido, la mayoría de los investigadores universitarios en México tienen como prioridad la divulgación de los avances de sus trabajos de investigación, en virtud de que esta actividad se refleja positivamente en su puntuación como investigadores. Sin embargo, al divulgar la información pierden la posibilidad de obtener la protección de su invento mediante la patente y, si dicha divulgación se hace a terceros sin dejar registro escrito de la misma, se corre inclusive el riesgo de que la patente sea obtenida por terceros.

35. Estos ejemplos ilustran la importancia de la protección jurídica de la propiedad intelectual y de su conocimiento y utilización por parte de las universidades.

Formas de transmisión de la tecnología

36. La tecnología puede obtenerse de dos formas, ya sea mediante su desarrollo propio o a través de su adquisición.

37. El desarrollo propio de tecnología se explica por sí mismo, mientras que la adquisición puede lograrse a través del licenciamiento y la transferencia.

38. La investigación propia puede generar beneficios, porque adicionalmente a la explotación directa y a las utilidades que ella genera, también puede licenciarse a terceros y generar otros recursos.

39. Sin embargo, la investigación puede ser muy costosa y arriesgada, y exige capital del que no siempre se dispone, por lo que en este punto el papel del licenciamiento de tecnologías creadas a través de programas universitarios de investigación juega un papel muy importante, pues cualquiera que sea el nivel de aplicación industrial del conocimiento generado en las universidades, éste seguramente ahorrará tiempo y gastos de investigación a las empresas.

40. La tecnología puede fluir o transmitirse a través de:

• Acuerdos de Licencia, concesión de uso de marcas, patentes, diseños, secretos industriales, know-how, etcétera;

• Inversiones directas, que pueden ser mediante la creación de empresas mixtas con un socio local o mediante la creación de una filial productiva de la empresa matriz. Mediante la co-inversión, el propietario de un desarrollo tecnológico forma una sociedad, generalmente anónima, con el usuario de la tecnología de un país extranjero. Igualmente, el inventor puede optar por constituir una subsidiaria cuyo capital esté constituido al 100% por capital extranjero, con las ventajas y desventajas que ello conlleva;

• Exportación de tecnología incorporada en productos. Existe en toda venta de productos, ya que en mayor o menor medida, los productos incorporan tecnología. Existen ciertos bienes con un importante contenido tecnológico, como son los equipos y maquinarias;

• Proyectos internacionales de investigación y desarrollo. Entre ellos encontramos los proyectos de investigación conjuntos entre entidades de distintos países, entre las que se generan tecnología y flujos financieros bajo distintas fórmulas (subcontratación, comercialización conjunta de tecnología, etcétera).

41. Considerando las múltiples formas en que se puede transferir la tecnología, es claro que en el vínculo universidad-sector productivo, la tecnología puede fluir de la universidad hacia la empresa y viceversa, pues el conocimiento tecnológico generado en la primera se pone a prueba y se retroalimenta de las actividades realizadas por el sector productivo. La complejidad de esta relación debe reflejarse, en términos prácticos, en los contratos de licencia de tecnologías desarrolladas a través de programas universitarios de investigación.

Regulación jurídica del licenciamiento y de la transferencia
de tecnología

42. Vistos los canales por los que fluye la tecnología, ahora comentaremos, de modo general, la evolución del marco legal aplicable al licenciamiento y a la transferencia de tecnología.

Antecedentes

43. Hasta el siglo pasado, el esquema de desarrollo tecnológico durante la llamada "Revolución Industrial" resultó ser de gran utilidad para los países que son, hoy por hoy, altamente desarrollados. Dicho esquema fue trasplantado a los países en desarrollo que padecían una falta de promoción inventiva y de tecnologías necesarias para el sano desarrollo de sus economías, lo cual los ubicaba en una posición de desventaja con respecto a los países desarrollados que ofrecían y comercializaban tecnología, creando con ello un abismo económico entre los poseedores de tecnología y aquellos que la requerían para el sano desarrollo de sus economías.

44. Remontándonos a la década de 1970, ni la transferencia de tecnología ni el licenciamiento eran términos sujetos a alguna autorización gubernamental en México. Los acuerdos sobre transferencia de tecnología eran considerados de naturaleza privada y no objeto de regulación por la autoridad, situación que en la actualidad es similar. Durante aquellos años, muchas empresas estaban preocupadas por los problemas tecnológicos que enfrentaban y el escaso desarrollo del país en ese sector, y se dieron cuenta de que sólo por la vía de la adquisición de tecnología de origen extranjero la industria mexicana podía recuperarse.

45. Tradicionalmente, México ha sido considerado como un importador de tecnología. Afortunadamente, esta situación ha cambiado. En 1973, fue promulgada la primera ley que reguló la adquisición (transferencia) de tecnología (Ley de 1973) y con ella se creó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Esta fue la primera vez que se reguló y restringió el licenciamiento a través del impedimento de obligaciones contractuales consideradas restrictivas y dañinas para la economía nacional. Si el registro de una licencia o el de un contrato de transferencia de tecnología era negado, el acuerdo era nulo por disposición legal.

46. En 1982 fue promulgada una nueva ley (la Ley de 1982), dando una nueva personalidad a la autoridad, no como un simple registro público sino otorgándole facultades discrecionales y permitiéndole no sólo limitar las cantidades a pagar y objetar las cláusulas restrictivas, sino también adoptar una política más selectiva. En ese mismo año se adoptaron las disposiciones reglamentarias a la Ley de 1982 que quedaron plasmadas en el Reglamento de 1982.

47. De gran importancia fue la experiencia adquirida durante los primeros años en que las Leyes de 1973 y 1982 estuvieron en vigor, así como los cambios ocurridos en la economía nacional, cuando México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y la publicación de las Disposiciones de 1990 que fueron consideradas como la devolución a las empresas de toda la responsabilidad respecto a sus decisiones de elegir y negociar sus acuerdos de transferencia de tecnología. De este modo, se limitó la intervención gubernamental otorgándose a las empresas la total responsabilidad de las condiciones en las que la tecnología era contratada. Este fue un período de cambios significativos hacia la total libertad en este sector.

Sistema jurídico actual

48. El 28 de junio de 1991, la Ley de 1982 y las Disposiciones de 1990 fueron abrogadas por el Artículo Segundo Transitorio de la Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Con esta ley se eliminó el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

49. Actualmente la situación que prevalece es muy similar a la de otros países, particularmente, la de los Estados Unidos de América y el Canadá. Existe una libertad contractual para las partes, quienes pueden libremente decidir las condiciones a las que desean quedar obligadas, es decir, la norma suprema en la celebración de un contrato de licencia la constituye la voluntad de cada una de las partes.

50. El requisito de inscripción de los contratos se refiere a los contratos en los que hay derechos de propiedad industrial involucrados, tales como una marca o una patente, pero no a la asistencia técnica o know-how.

51. La desregulación en la preparación de un contrato de tecnología ha dado mayor importancia al papel de los abogados especialistas en la materia. Con la antigua práctica restrictiva, una de las principales funciones de los abogados en la preparación de contratos de licencia era cumplir con los lineamientos jurídicos y evitar la objeción a la inscripción de los contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es decir, asegurar su aplicabilidad.

52. Actualmente, las legislaciones comunes aplicables a todos los contratos son las que regulan este tipo de acuerdos; sólo cuando un contrato incluye cláusulas como la licencia de uso de marcas, patentes o franquicias es entonces objeto de una solicitud de inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

53. Ahora la gran diferencia reside en los efectos de la inscripción, puesto que en vez de asegurar la aplicabilidad de los contratos, su función primordial es que el acuerdo surta efectos contra terceros.

La Ley de la Propiedad Industrial

54. La LPI dispone que el titular de una marca o una patente puede conceder, mediante convenio, licencia de uso o de explotación a una o más personas de la marca o patente de que se trate. Dicha licencia debe ser inscrita ante el IMPI para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. La LPI contempla otro tipo de licencias, las licencias obligatorias en caso de la no explotación de una patente por su titular.

55. Este aspecto resulta relevante para las Universidades que son titulares de patentes, para las cuales será necesario buscar los mecanismos que permitan la explotación del invento patentado en aras de la vigencia de la patente. En este sentido, los acuerdos de licencia con el sector productivo cobran importancia.

56. Un aspecto que cabe tener en cuenta al conceder una licencia que será inscrita ante el IMPI, es el relativo a las disposiciones que contiene la LPI sobre las acciones que puede ejercer la persona a la que se le concede una licencia de derechos de propiedad industrial, toda vez que este ordenamiento reconoce a los usuarios autorizados como facultados para ejercitar acciones legales de protección de los derechos de que se trate, salvo que en el contrato de licencia se estipule expresamente que el titular de los derechos licenciados se reserva dicha facultad.

57. Esta facultad resulta positiva en los contratos de licencia de explotación de tecnologías creadas por universidades, ya que es de esperar que el licenciatario tenga los recursos económicos para la defensa del derecho de propiedad industrial en cuestión.

Tratados de Libre Comercio

58. El análisis de los tratados de libre comercio (TLC) excede a la intención y tema de esta ponencia, aunque es innegable su trascendencia y repercusión sobre la negociación de un sinnúmero de acuerdos privados y públicos.

59. Durante los últimos diez años, nuestro país se ha convertido en una nación estratégica para el resto del mundo, al ser el único que cuenta con tratados comerciales con los principales bloques económicos. Dichos instrumentos internacionales son: TLC de América del Norte, TLC México-Chile, TLC México-Costa Rica, TLC México-Nicaragua, TLC del Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela), TLC México-Unión Europea, TLC México-Bolivia y TLC México-Israel).

60. Cabe señalar que los tratados de apertura comercial implican, entre otras cosas, la desgravación, disminución o eliminación arancelaria. Esto a su vez tiene una relación directa con el licenciamiento y transferencia de tecnología, sobre todo en el aspecto de las estipulaciones contractuales referidas a las regalías.

Licenciamiento de tecnologías creadas por programas universitarios de investigación

Principios generales del licenciamiento

61. El licenciamiento es principalmente una actividad comercial que al quedar plasmada en un documento de tipo legal es conocida como licencia.

62. Como se mencionó anteriormente, el licenciamiento permite la transferencia de un licenciante a un licenciatario de elementos del conocimiento técnico que son necesarios para la concepción, diseño, construcción y operación de unidades que producen bienes y servicios. Legalmente en nuestro país, incluye el derecho al uso de dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos.

63. De esta forma, el acuerdo de licencia es un arrendamiento de propiedad intangible. Es un arreglo mediante el cual en lugar de dar el derecho de uso de bienes materiales, se confiere uso de derechos de propiedad industrial e intelectual. Por tanto, las licencias constituyen relaciones contractuales de negocios, en donde el otorgante conocido como licenciante y un adquirente conocido como licenciatario, contratan ya sea el uso de una invención, de cierta tecnología, conocimientos técnicos o know-how, una patente, una marca, derechos de autor, secretos industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio regalías (por transferencia de tecnología).

64. La licencia permite al titular de una determinada tecnología o derecho de propiedad industrial:

• comerciar a través de terceros los resultados de la investigación y el desarrollo tecnológicos;

• recuperar rápidamente parte de la inversión de capital necesaria para la actividad de desarrollo.

65. Por su parte, al receptor de dicha tecnología le permite:

• acceder inmediatamente a los elementos que le permitan mantenerse en el mercado.

66. Podemos mencionar como principios generales del licenciamiento los siguientes:

• Ser un negocio justo y beneficioso para ambas partes;

• Definir claramente la naturaleza del mismo, no-exclusivo o exclusivo, y respetarlo;

• Definir claramente el objeto de la licencia;

• Definir claramente la remuneración;

• Señalar claramente las obligaciones del licenciante;

• Señalar claramente las obligaciones del licenciatario;

• Prever el tratamiento en caso de infracciones;

• Señalar las garantías;

• Señalar los casos que serán considerados como "fuerza mayor";

• Determinar las causas de rescisión o terminación anticipada;

• Determinar el mecanismo de solución de controversias;

• Determinar la Ley aplicable y la jurisdicción.

67. El licenciamiento entraña ventajas y desventajas tanto para el licenciante como para el licenciatario, sin embargo, en el caso del licenciamiento de tecnologías desarrolladas por universidades podemos decir que, debido a la naturaleza del vínculo universidad-estado-producción que fue analizado en líneas anteriores, las ventajas se maximizan y, aunque existan riesgos, éstos deben tratar de preverse en los contratos de licencia que para el efecto sean celebrados. En consecuencia, dichos contratos de licencia presentan particularidades muy especiales que se analizan a continuación.

El proceso de transferencia de tecnología desarrollada en las universidades

68. El licenciamiento de conocimiento tecnológico desarrollado por las universidades debe ser concebido como un proceso y no solamente como el arrendamiento de un bien intelectual determinado, puesto que el conocimiento tecnológico que las universidades están en posibilidad de transferir puede tener diversos niveles de aplicación en la actividad productiva. Esto es, puede ser conocimiento con cierto grado de generalidad, que requiere la vinculación entre la universidad y la empresa para su desarrollo hasta convertirse en un producto que puede ser llevado al mercado, o bien puede ser conocimiento tecnológico con una aplicación industrial específica, el cual constituye un producto terminado que sólo requiere la intervención de la empresa para ser puesto en el mercado.

69. El proceso de transferencia de tecnología comienza en la universidad cuando el investigador o creador identifica una invención o innovación o bien cuando culmina un trabajo protegible mediante derecho de autor y considera que ello tiene potencial para el desarrollo comercial.

70. Es recomendable considerar como primer paso de este proceso que el investigador o inventor notifique la invención o innovación a la oficina correspondiente de la universidad encargada de las actividades de licenciamiento de tecnología; en dicha notificación se dejará constancia al menos del: nombre del inventor o inventores; de la razón social o el nombre de la empresa o institución que patrocinó la investigación; en el caso de invenciones, es necesario aclarar si ha sido publicada de alguna forma y la fecha de publicación, o si la publicación es inminente; ha de precisarse también el mercado potencial al que resulte aplicable la invención o innovación; y sugerir qué tipo de empresas podrían interesarse en obtener una licencia para la explotación de la invención.

71. Cuando se trate de una invención, la oficina de la universidad encargada del licenciamiento de tecnología debe considerar, al recibir la notificación, si la invención es susceptible de protección jurídica y, en su caso, debe determinar la forma adecuada de protección de acuerdo con la naturaleza del invento.

72. En virtud de que no es común que en las universidades de México exista una oficina encargada del licenciamiento de tecnología, en este proceso puede ser de gran utilidad el papel que desempeña el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en coordinación con los despachos dedicados al ejercicio del Derecho de la propiedad intelectual en México.

73. La protección jurídica de las invenciones generalmente obedece a la intención de las universidades de licenciar o transferir la nueva tecnología o invención, de ahí que un punto de singular importancia en el tema consista en la definición y determinación del licenciatario.

74. Para ello no existen reglas de carácter general e invariable, y a pesar de que la experiencia indica que a menudo son pocas las empresas con voluntad de invertir en tecnologías o invenciones provenientes de universidades, toda vez que es amplio el tiempo en que se conocerá si el producto es o no exitoso. El aparente obstáculo para encontrar a un potencial licenciatario puede superarse mediante el adecuado empleo de provechosos instrumentos como la publicidad de la tecnología disponible que ha sido desarrollada por la universidad.[4]

75. El proceso de licenciamiento de tecnologías desarrolladas en universidades reviste una especial complejidad. Según Alberto Bercovitz[5], algunos de los factores que deben tenerse en cuenta en este particular y significativo tipo de licenciamiento son los siguientes:

• Es importante definir la etapa del desarrollo tecnológico a partir de la cual se inicia la colaboración entre la universidad y el sector productivo, en virtud de que ésta puede ocurrir desde la formulación de hipótesis iniciales en adelante.

76. En consecuencia, se deben acordar en principio las bases sobre las cuales se va a suministrar el conocimiento a potenciales explotadores o financieros externos. En este punto, los acuerdos de confidencialidad son un requisito indispensable previo al licenciamiento.

77. Específicamente, mediante el acuerdo de confidencialidad el licenciatario potencial tomará conciencia de que está recibiendo información confidencial que no puede ser utilizada ni divulgada sin la autorización de la universidad y, además, se preservará la posible patentabilidad del invento.

78. El acuerdo de confidencialidad debe revestir como formalidad mínima el que se celebre por escrito.

79. En el sistema jurídico mexicano, los acuerdos de confidencialidad tienen plena eficacia jurídica y, tratándose de secretos industriales, éstos cuentan con una amplia protección en la Ley de la Propiedad Industrial, pues con arreglo a ésta, el despojo, la divulgación y la utilización no autorizada de los secretos industriales constituyen delitos y originan la obligación del pago de daños y perjuicios.

80. Sin embargo, este acuerdo previo de confidencialidad de ninguna forma sustituye a los posteriores contratos de licencia de secretos industriales o a los contratos de know-how, en los cuales ya se deben establecer las reglas no sólo para permitir el acceso a la información (como ocurre en los acuerdos de confidencialidad), sino además las reglas para la explotación de la información:

• Si la etapa en la que va a ocurrir el licenciamiento es la del desarrollo de una idea que tiene una aplicación práctica que ya puede ser considerada como invención, debe analizarse la posibilidad de obtener la patente correspondiente. Ahora bien, la protección de una invención mediante patentes debe ser vista también como un proceso, en el cual se define el país o los países en los que se va a solicitar la patente y el financiamiento del patentamiento.

81. El gasto que puede involucrar la protección de un invento mediante patentes puede ser alto si se hace en varios países, pero la universidad debe considerar que la titularidad de la patente le permitirá participar en la explotación del invento como titular y licenciante de la patente.

82. En este sentido, la decisión acerca de patentar el invento o ceder a terceros el derecho de patentarlo es crucial para la universidad en esta etapa del proceso. Sin embargo, para solucionar esta disyuntiva se pueden buscar acuerdos que permitan a la universidad obtener los fondos necesarios para patentar, a cambio de comprometer parcialmente los derechos sobre el invento y de alguna forma conservar el derecho de participar en la explotación del invento patentado.

• A pesar de las complicaciones que puede involucrar el proceso de patentar, la solicitud o solicitudes correspondientes deben presentarse lo más pronto posible, tomando en consideración que en general la patente es constitutiva de derechos, por lo que es otorgada al primero que la solicita.

83. En este proceso, resultan de vital importancia los tratados internacionales, como el PCT, y los principios fundamentales reconocidos internacionalmente, como son el derecho de prioridad establecido en el Convenio de París, o bien la vigencia de la novedad durante los doce meses siguientes a la fecha en que se hizo público el invento. Sin embargo, para el adecuado manejo de estos tratados y las ventajas que de ellos se derivan, es muy importante contar con la asesoría de un experto en protección de la propiedad industrial:

• Si a pesar de las ventajas de la protección mediante patente se decide no patentar, entonces la siguiente decisión debe ser la publicación del invento para que el mismo pierda novedad en perjuicio de terceros que pudieran estar interesados en el patentamiento del mismo;

• Cuando se tiene un desarrollo tecnológico con potencial de explotación, la universidad debe decidir, de acuerdo con una multiplicidad de factores, si debe transferirlo y si será a través de cesión, venta o licencia.

84. Tanto en la venta como en la licencia, lo primero será fijar el precio de la venta o el monto de las regalías por la licencia. Esto no es un problema único de la transferencia de conocimiento tecnológico de las universidades, pero sí se agudiza en este caso en particular, ya que las instituciones educativas o de investigación no tienen la experiencia ni los mínimos referentes para la determinación de estos elementos.