Algunas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales para la Protección de la Marca Renombrada (página 2)

Introducción.

La Marca Renombrada,
Su Protección.

La protección de la marca renombrada es uno de
los temas más importantes que se aborda en el derecho de
propiedad
intelectual y dentro de este en el conjunto de normas
jurídicas que regulan a las mismas; a pesar de que es una
gran verdad que las marcas
renombradas son un grupo
cuantitativamente menor dentro del Derecho
Marcario, nadie duda de su gran importancia jurídica,
comercial y económica.

Los intereses económicos y jurídicos que
se asocian a estos signos no
siempre hallaron toda la protección que deba brindarles la
doctrina y la jurisprudencia. Este trabajo
pretende en lo posible abordar diferentes modelos de
protección en distintos contextos jurídicos, y
tratará de ejemplificar y explicar desde una óptica
jurídica y en menor grado económica como es posible
proteger la marca renombrada sin inconveniente alguno.

Para acercarnos a las marcas conviene previamente tratar
de realizar un acercamiento de lo que se entiende conceptualmente
acerca de estas pues existen criterios doctrinales y
jurisprudenciales disímiles: Marca, es todo aquello que
los consumidores reconocen como tal. Es un producto al
que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que
el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros
productos. En
definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo
o diseño,
o una combinación de ellos, asignado a un producto o un
servicio, por
el que es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo
a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe
garantizar su calidad y mejora
constante.

La marca ofrece del producto, junto con su realidad
material, una realidad psicológica, una imagen formada
por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad para
unos, prestigio para otros, calidad, etc. A partir de ésta
última definición es comprensible que algunas
marcas hayan llegado a superar el producto que representan,
dándoles incluso su nombre y llegando a definir una
clase dentro
de las mismas, las marcas notorias y las marcas renombradas, que
no son lo mismo aunque frecuentemente se les tome por
similares.

Esta trama (confusión entre marcas notorias y
renombradas y su protección) es un tema clásico en
el Derecho marcario. El surgimiento de esta categoría se
asocia a los sistemas de
regulación normativa de los signos distintivos, pero para
hablar de signos distintivos hay que hacer una diferencia entre
signos notorios y renombrados, y para ello el sistema marcario
consiente de la importancia de estas marcas y de los conflictos que
podrían surgir entre las personas naturales y
jurídicas que fueran titulares o posibles titulares de
signos marcarios desarrolló un sistema de prohibiciones
conocidas como ius prohibendi, todo esto se
desarrolló mas con la vigencia del principio de
especialidad. Este sistema de protección de marcas estaba
diseñado en el modelo
registral, pero este diseño no acogía a las marcas
renombradas.

Este soporte del sistema marcario no se ajustaba a las
necesidades que se requerían, pues han existido objeciones
socioeconómicas contrarias a otorgar preeminencia al
elemento sugestivo de la marca en detrimento de la calidad y el
precio,
así pues surgió otra teoría
de la función de
las marcas , que surge basada en las funciones de la
marca y que juzga incompatible el reconocimiento jurídico
de la dimensión publicitaria con el concepto y
función esencial de la misma, la función indicadora
de la procedencia, aun así el sistema jurídico
necesitaba ser modificado para brindar protección a las
marcas renombradas pero el mayor obstáculo para
modificarlo era la supuesta inmodificabilidad del
mismo.

La doctrina también jugó un papel
importante en la salvaguardia de los signos renombrados y
desarrolló criterios para fundamentar la protección
de los mismos, así tenemos el del riesgo de
confusión más allá del principio de
especialidad, perjuicio para el renombre, dilución y
aprovechamiento de la reputación ajena.

Las leyes contra la
Competencia
Desleal promulgadas en numerosos países han jugado un
rol importante en la custodia de las marcas renombradas; aunque
al plantearse el problema de que el sujeto activo y pasivo del
acto de competencia desleal fuesen competidores, dificultaba
notablemente la protección de las marcas
renombradas.

Historia de las Marcas.

Las marcas se pude decir que han tenido dos momentos,
antes del auge de la publicidad y el
marketing y
después de este. Las marcas se originaron con el
nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX. La

industrialización trasladó
la producción de muchos productos de consumo de las
comunidades locales a fábricas centralizadas. Estas
plantas dedicadas
a la fabricación de productos de consumo masivo,
necesitaban vender sus artículos en mercados
más amplios, pero contaban con una base de consumidores
familiarizados tan sólo con producciones
locales.

Los fabricantes de productos envasados necesitaron
convencer al público de que podían depositar su
confianza en un producto que no era local. Muchas marcas que
encontramos en dicha época, como los cereales de
desayuno
Kellog?s, representan un claro ejemplo de
este problema. El fabricante quería que sus productos
aparecieran y se hicieran sentir tan familiares como la
producción local de los granjeros. De ahí, con la
ayuda de la publicidad,
los fabricantes enseguida aprendieron a asociar otros tipos de
valores en las
marcas, tales como calidad, prestigio, sectores comerciales, y
lujo con sus productos. Ello propició el lanzamiento de lo
que hoy conocemos como
gestión de marca.

En un inicio la capacidad pequeña de
producción de las empresas unido a
la no utilización de la publicidad fueron factores que
coadyuvaron a la escasa relevancia de las marcas notorias y
renombradas, ya que alcanzar este estatus de marca notoria o
renombrada requería que transcurriera un largo periodo de
tiempo y esto
trajo como consecuencias su desatención normativa que en
esos momentos fue exigua. Pero el desarrollo de
la ciencia y
la técnica, condujo a la diversificación de la
producción y el aumento del comercio
mediante vías y formas desconocidas hasta entonces, lo que
unido a las grandes campañas de marketing y de publicidad
llevadas a cabo por las PYME y por las
grandes empresas motivó que una entidad comercial o de
servicios o de
productos pueda desarrollar en poco tiempo una marca notoria o
renombrada.

Elementos Estructurales del Sistema de
Marcas.

Para comprender el sistema marcario, hay que explicar
que este se sostiene sobre los pilares de principio de registro y el
principio de especialidad, el primero al nacer otorga seguridad
jurídica ya que este principio registral tiene la ventaja
de impedir la incertidumbre jurídica que originaría
acudir al principio de prioridad en el uso y el segundo se
sostiene en el fundamento de que el Derecho marcario se apoya en
dos pilares básicos que se relacionan entre si: el signo o
marca, y los productos o servicios que va a distinguir
determinada marca en el comercio de otros productos o servicios
semejantes que operen en el trafico monetario
mercantil.

Ambos principios tienen
sus limitaciones: el principio de registro al aplicarse
irracionalmente puede conllevar a que un empresario
escamotee, escudado en la prioridad registral, una marca que ya
era utilizada por otro y se había afianzado en el
tráfico mercantil, el principio de especialidad por su
parte limita la posibilidad de oponer una marca ya registrada
frente a otra que se utilice para productos similares o
idénticos.

La vigencia de los principios antes expuestos motiva la
creación de dos fenómenos bien diferenciables: de
una parte, la protección de una marca no registrada y de
otro la protección de una marca más hallá
del principio de especialidad, los procedimientos
son conocidos. Cuando una persona natural o
jurídica sea el operario en el tráfico monetario
mercantil de una marca y esta adolezca de registro y pruebe
el
conocimiento notorio o renombrado de la marca entre los
consumidores o destinatarios del producto, podrá solicitar
la anulación de la marca registrada anteriormente y que
pueda inducir a error o confusión con la marca
renombrada.

Ahora bien la notoriedad de los signos distintivos en el
comercio, hace que estos se instalen efectivamente en la imagen
del receptor final y puedan cumplir la función distintiva
que la marca otorga al cliente; ya que
los orienta en parámetros tales como origen, calidad,
prestigio, precios, entre
otros factores. El Derecho de marcas otorga a estas consecuencias
una importancia especial, ya que la notoriedad de la marca puede
prevalecer por encima de algunas prohibiciones absolutas y la
notoriedad o renombre de la marca puede operar como causal de
convalidación de la nulidad absoluta de la marca
registrada, y permite además hacer los cálculos de
indemnizaciones cuando se use la marca sin
autorización.

Conceptos de Marcas Notorias y Marcas
Renombradas.

Con el advenimiento del Derecho contemporáneo, se
hizo necesario brindar seguridad de manera especial a
determinadas marcas con el objetivo de
detener, invalidar y contrarrestar el registro de marcas iguales
o análogas o su comercialización en el tráfico
monetario mercantil, y así en la jurisprudencia y sobre
todo en la doctrina, empezaron a acuñarse términos
como "marcas notorias" "marcas notoriamente conocidas" "marcas de
alto renombre" "marcas renombradas", lo que en la practica no es
lo mismo, pues la marca notoria trasluce y se establece de manera
efectiva en la psiquis de los consumidores y destinatarios, tiene
la función de identificar los productos o servicios que
ampara de otros idénticos o similares en un sector dado
mientras que la marca renombrada es conocida aun fuera de su
sector y rebasa el principio de la especialidad, pero aunque se
reconocían estos términos prevalecía la
inclinación hacia el sistema marcario y se respaldaba la
regla de la especialidad. Se hizo necesario buscar otras
opciones, que se segmentaban entre la prudencia y la
contención, donde solo tenia espacio la distintividad del
signo y exigía la excepcionalidad de la protección
más allá del principio de especialidad.

La prudencia de esta protección en un inicio
estuvo determinada por los siguientes aspectos: habían
partidarios de mantener el apego a nociones ya conocidas del
derecho de marcas tanto en su fundamento como en sus presupuestos,
y la jurisprudencia fundamentaba la protección más
allá del principio de especialidad, para esto se
valió de los argumentos siguientes, el riesgo de
disgregación o dilución que conllevaba la
utilización del signo para productos o servicios distintos
y la apropiación de la reputación ajena,
posteriormente perfeccionó el contexto que definían
las condiciones de este tipo de marcas y estos fueron,
extraordinaria implantación, extrema similitud entre las
marcas enfrentadas y utilización exclusiva de la marca en
el trafico por su titular.

La doctrina exigía por su parte un alto grado de
instauración de la marca, el goodwill, basado en la
excelencia de la calidad de los productos o servicios de los que
se acompañaba el signo.

Los planteamientos antes expuestos nos llevan a dos
posiciones: la notoriedad, entendida como conocimiento
de la marca por un determinado sector del público consumidor, la
notoriedad tiene una connotación cuantitativa, ya que si
la marca despunta por cierto grado de notoriedad implicará
una remoción respecto a los principios que configuran la
protección de las marcas tradicionales, la ventaja radica
en la seguridad jurídica y la desventaja radica en la
rigidez del concepto; y el renombre que consigue atesorar la
marca, basado en que a la totalidad o la mayor parte de los
consumidores la marca le resultará conocida y
ostentará una reputación mas elevada y
estará amparado en una mayor distintividad y notoriedad,
su fuerza radica
precisamente en la celebridad, resonancia y reputación de
la marca, es decir el prestigio o fama de la marca tiene una
connotación cualitativa y es lo que la hace ser
susceptible de valoración económica, las ventajas y
desventajas son las mismas en esta posición y son la
flexibilidad y equilibrio.

Analizadas estas tendencias ya estamos en
posición de definir marcas notorias y marcas renombradas,
las marcas notorias, van a ser aquellas que los resultados de
inserción de la marca han sido extendido tradicionalmente
en el Derecho Marcario y que no rebasan la esfera de su sector de
mercado y por
consiguiente no se han proyectado mas allá del principio
de especialidad. La marca renombrada es aquella que acapara una
cuantiosa proporción de reputación, autoridad, y
estimación ya que su calidad y goodwill será tan
alto que le permite trascender aun fuera de su sector del mercado
siendo conocida por todos, y todos estos factores hacen que
concentre el presupuesto de
superar los lindes de la regla de la especialidad.

La
Conveniencia de la Protección Jurídica de la Marca
Renombrada

Existen perspectivas económicas y
jurídicas para proteger las marcas renombradas, y se han
construido al efecto varias teorías, haremos énfasis en su
protección jurídica y luego en su importancia
económica. Según los autores que estudian el
derecho marcario, el reconocimiento de su importancia
económica es el punto de partida para su aseguramiento
jurídico, y se acepta unánimemente que la marca
goza de protección jurídica como consecuencia de su
condición indicadora de identificar y distinguir prestaciones
empresariales y su naturaleza
jurídica radica en ese supuesto básico, lo que no
implica que otras características de la marca como su
renombre no puedan ser protegidas, así se han elaborado
varias teorías al respecto, la primera es la de las
funciones de la marca (funciones económicas y
función comunicativa y de los property rights),
veamos en que consisten brevemente.

La teoría de las Funciones Económicas:
plantea que la marca aglutina en si varias atribuciones
económicas y que todas ellas resultan protegibles en mayor
o menor medida dentro de estas las mas conocidas o defendidas
están, la indicativa de origen empresarial del producto o
servicio, indicadora de calidad, la aglutinadora de
goodwill y la publicitaria, tanto la doctrina como la
jurisprudencia coinciden que en esta teoría la
función mas importante es la de identificar y distinguir
productos y servicios y que esta característica tiene un
doble matiz en esta teoría, un carácter económico y un
carácter jurídico.

La teoría de la Función Comunicativa:
tiene su expositor en Schreiner, y se basa en establecer una
tesis que
determine el ámbito y contenido de la protección
jurídica conferida por el Derecho de marcas, basada
fundamentalmente en la importancia de la ciencia
económica y en su capacidad de servir de principal
transmisor de informaciones en el mercado y en los medios de
publicidad.

Al ser la marca un instrumento comunicativo, el
empresario que ostenta la marca deberá protegerla mediante
el Derecho marcario de intromisiones de terceros que generen en
el consumidor riesgo de confusión o error en cuanto a la
prestación ofertada, sin restar importancia a esta
teoría hay que resaltar los matices negativos de la misma,
ya que pudiera generar una propagación mayor de la
protección de la función comunicativa y por ende
una superior concesión al titular del signo de facultades
de exclusión frente a cualquier utilización
referida de la prestación.

La teoría de los Property Rights: uno de
sus exponentes es Lehman, esta teoría expone la naturaleza
jurídica de la marca, mediante una nueva
concepción, (property rights), se basa en el
análisis económico del derecho, esta
nueva concepción agrupa básicamente el conjunto de
facultades que atesora una persona en la explotación en
exclusiva de un determinado bien, incluyendo facultades de
explotación, uso, disposiciones, e ius
prohíbendi.

Esta teoría asevera que los derechos sobre bienes
inmateriales son derechos de exclusión selectiva y
artificialmente creados por el derecho privado, cuyo
carácter absolutista, restrictivo de la competencia,
permite el favorecimiento de esta en un plano superior, ya que
acrecienta una base común de conocimiento e información económica valiosos, y
produce una vía de comunicación entre el proponente que
será el titular de la marca (o aquel que la use sin
autorización para valiéndose de la
reputación de la misma introducir sus productos en el
mercados) y comprador, que producto del conocimiento que posee de
la marca buscará siempre esta, y esto conllevará a
acrecentar la competencia, de un lado para tratar de imponerse
las menos renombradas y desplazar a las mas famosas y de otro las
mas prestigiosa trataran de desplazar aun mas a las menos
conocidas, aumentando la calidad de sus productos,
ofertándolos a menores precios y con la misma calidad, o
con mayores campañas de publicidad, que debido a lo altos
costos de las
mismas las PYME, no podrán realizar.

Las teorías antes expuestas, son teorías
jurídicas que se basan en aspectos económicos
fundamentalmente, lo que explica que la marca renombrada tiene un
alto valor
económico, como resultado de su capacidad informativa en
el mercado gracias a su poder de
atracción entre los consumidores o destinatarios, y esa es
la cuestión por la cual la marca renombrada requiere de un
ámbito especial de protección, para evitar que la
misma sea utilizada por terceros en el mercado, sin
consentimiento del titular, debido a su valor económico
que será siempre asociado a calidad, prestigio, buenos
precios en algunos casos, y lugar de procedencia.

Este derecho de utilización protege al titular de
la marca renombrada amparado en el ordenamiento jurídico,
a pesar de esto los ordenamientos jurídicos o sistemas
marcarios tradicionales no contemplan todavía muchos de
ellos la relevancia económica de la marca más
allá de la función indicadora de
procedencia.

La
Importancia Económica de la Marca.

La importancia económica de la marca no puede ser
negada, mucho menos a la luz de las
teorías antes expuestas; y a pesar de las múltiples
funciones asociadas a las marcas, la economía no le ha
brindado a los signos notorios o renombrados, toda la atención que estos merecen.

La ventaja de la tutela
jurídica del renombre (a partir de la función
económica o informativa) ha sido siempre cuestionada desde
este punto de vista (a pesar que en base al renombre y prestigio
de marcas renombradas se han tratado de cometer actos de
competencia desleal por terceros aprovechándose del
prestigio de marcas renombradas), la marca se encarga
además del éxito
comercial de la empresa y que
el triunfo del signo que ella representa redunde en beneficios
para el empresario.

La configuración del fenómeno publicitario
esta asociada a la función comunicativa o informativa de
la marca, ya que algunas de estas son capaces de imprimir en el
producto o servicio una imagen que lo independiza o particulariza
de los de su misma especie, esto se puede lograr por factores
tales como fuerza de la imagen publicitaria, fascinación
de la marca, reputación, o goodwill, esto va siempre
asociado a elementos tales como, canales selectos de distribución y una exquisita
presentación del producto lo que aumenta su valor
económico o valor agregado y el grado de conocimiento del
publico por la marca que se oferta.

Este renombre de la marca se traduce en la posibilidad
de ampliar la oferta de productos o servicios amparándose
en el prestigio que la marca tiene en el mercado y la
aceptación que le brindan los consumidores o en obtener
mas ganancias de la misma autorizándose su uso a
terceros.

Pero esa misma característica del prestigio es lo
que hace que terceros sin el consentimiento del titular utilicen
la marca renombrada, originando lo que se conoce como
transferencia de reputación de la marca, que no es mas que
asociar por cualquier formula, productos o servicios de una marca
reputada con otros que salen al mercado con la misma marca
renombrada sin el consentimiento del titular y que el consumidor
va a asociar con la marca prestigiosa, esto se basa en el
contenido o función psicológica de la marca y en la
publicidad, la utilización será exitosa cuando los
falsos productos amparados con la marca renombrada alcancen el
mismo prestigio que la original.

La transferencia de reputación puede ser
favorable o desfavorable, será exitosa cuando los
productos del tercero que utiliza la marca sin la
autorización del titular de la misma, se abren paso en el
mercado amparados en el prestigio de la marca y en el hecho de
que tienen el mismo indicador de calidad que el original al que
la marca famosa protege o identifica y de esta manera el
consumidor pensará inmediatamente que se trata de una
nueva cartera de productos diseñados a partir del
prestigio que la marca ha alcanzado, por lo que los destinatarios
inmediatamente asociaran la nueva gama de productos con la
inicialmente protegida por la marca. Una transferencia de
reputación favorable de la marca puede ser beneficiosa
tanto para el titular de la marca como para el tercero que la
utiliza sin la anuencia del titular.

Pero la transferencia de reputación puede ser
negativa cuando las cualidades de los productos del tercero que
utiliza la marca sin la autorización, no alcanzan los
estándares de calidad que el destinatario del producto
creía que esta nueva elaboración tendría,
basado en el conocimiento de la calidad de los productos de la
marca original, así de esta manera la fuerza
simbólica de la marca que en ocasiones se traducen en
aspectos tales como lujo, modo de vida o identifican
parámetros como sexo, juventud,
belleza y otras características se ve afectada, provocando
un comentario o criterio desfavorable lo que lograría
provocar perdidas al titular de la marca original pues el publico
podría dejar de sentir preferencia por sus
productos.

Si tomamos como ejemplo la teoría de los
Property Rights la misma admite un avance para la
fijación de la utilidad
económica de la marca, pero no hay un consenso ni en la
doctrina ni en la jurisprudencia acerca de si esta función
debe recibir o no tutela jurídica, ya que las funciones
económicas y jurídicas de la marca no siempre
tienen por que coincidir, el reconocer la importancia
económica de la marca serviría como presupuesto
para la futura toma de decisión de acogerla o no en los
pilares del sistema de protección marcario, la
teoría de los property righs desde este contexto
solo protegería mediante el derecho de marcas los casos en
que peligre la propia cualidad de la marca, cuando hubieren
supuestos de confusión y engaño, los problemas
ocasionados a la imagen no reincidirían en el terreno del
derecho marcario, y no delimita quien brindaría el
resarcimiento debido en este caso ni que vía se
emplearía para el mismo, ocasionando esto perjuicios
económicos al legitimo titular de la marca.

Los Modelos de Protección Jurídica en
el Derecho
Comparado.

Según el Derecho comparado para la
protección jurídica de las marcas renombradas se
pueden escoger dos caminos diferentes, optando entre su
unificación en los sistemas de marcas en los casos que
estos se afiancen a la atención única de la
función distintiva, o utilizando el recurso de la
protección por el derecho común o mediante las
leyes de competencia desleal. Veamos como se ha comportado esta
protección en algunos sistemas de marcas.

Comencemos por la ley del
Benelux, la protección del titular de la marca
inscrita en esta norma va más allá de la regla de
la especialidad, esta normativa refrenda una protección
mas amplia al titular de la marca contra el uso de esta u otro
signo idéntico o semejante, que sin justa razón se
realice en el trafico económico, la normativa se basa en
los siguientes supuestos según la interpretación hecha por el Tribunal de
Justicia del
Benelux:

-El riesgo de confusión respecto a la
procedencia empresarial de los productos o servicios resultado de
la utilización de la marca posterior en el tráfico
mercantil.

-Debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca
prioritaria

-Aprovechamiento indebido del renombre de la marca
renombrada

-Perdida de la posición de privilegio de la marca
en el mercado y por ende de su idoneidad como referente de los
productos para los que ha sido registrada

El Derecho norteamericano ha procurado también
protección a las marcas renombradas, y la han sustentado
en la Ley Federal Norteamericana de Marcas y en los estatutos
anti-dilution de los Estados, de la comprensión del
estudio del derecho norteamericano se desprenden valiosas
evidencias
para entender la necesidad de protección que meritan las
marcas renombradas, ya que los norteamericanos y los alemanes
fueron los primeros en el tratamiento de este
problema.

La Ley Federal Norteamericana de Marcas, en su esfera de
protección trazada, no se ciñe ni al principio de
especialidad ni a la exigencia de una relación de
competencia entre el titular y quien menoscaba la marca, la
exigencia viene dada cuando la infracción se concrete en
un manejo de la marca que sea capaz de suscitar confusión
o engaño sobre el consumidor respecto a la fuente de
procedencia de los productos o servicios, es de destacar que
desde esta óptica la identidad o
similitud entre productos o servicios, es solo una de las
incidencias a tener en cuenta para determinar o no la existencia
del riesgo de confusión, para encuadrar este riesgo se
utilizan diversos criterios, entre ellos, la similitud entre las
marcas, la implantación y prestigio de esta, el nivel
cualitativo de las prestaciones del infractor, las expectativas y
grado de atención de los consumidores y la prueba de una
intención confusoria o la relevancia efectiva de la
confusión, para la jurisprudencia norteamericana es muy
importante un fenómeno ya abordado en este trabajo, la
transferencia de reputación, y la vincula con el riesgo de
confusión derivada del uso de la marca renombrada para
productos o servicios distintos, y hace referencia expresa a que
el público al estar pendiente del producto del usuario
posterior pudiera pensar que el titular prioritario ha desplegado
su esfera de actividad a otro sector comercial en el que
actúa el nuevo producto.

La jurisprudencia norteamericana no recurre
explícitamente el criterio de la traslación de
reputación que conlleva el empleo de la
marca para productos diferentes aunque semejantes, pero utiliza
de manera indirecta el criterio de confusión, en los casos
en que la falta de coincidencia entre los productos o servicios
es notable no es de temerse una transferencia de
reputación, pues se sobreentiende que no deberá
existir riesgo de confusión, pero para las marcas que
poseen un renombre relevante se admite la existencia del
riesgo de confusión aun sin prueba efectiva, los
argumentos que se esgrimen por la jurisprudencia al efecto son,
que el manejo de de la marca por el tercero refleja la
autorización de una licencia por parte del titular, lo que
basta para ponderar el riesgo de confusión en sentido
amplio.

Otro argumento es que en los casos de licencia de marcas
pesa sobre el licenciante la obligación de control de la
calidad de los productos que bajo la marca licenciada distribuye
el licenciatario y se invoca la privación al titular de la
facultad de controlar las prestaciones del tercero, la
protección en este modelo se basa en una figuración
para demostrar posteriormente el riesgo que se desprende de la
perdida de facultades del titular para conocer la calidad que
amparan los productos bajo dicha marca, en esta línea
jurisprudencial el riesgo de la confusión hace un
ilícito jurídico valido para proteger el
goodwill de la marca, merced a esto el titular dispone de
un ágil y eficaz instrumento ante conductas que puedan
demeritar, confundir o causar perjuicio a la marca en el
ámbito económico.

La protección frente al riesgo de
dilución, se basa en la teoría de Scheter
quien pretende la protección de las marcas proporcionadas
de una fuerza distintiva sobresaliente frente a la
utilización de marcas similares para productos o servicios
apropiados de diluir la singular posición de aquellas en
el mercado, la protección frente a la
dilución se encamina principalmente a defender la
integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva,
la que se vería lesionada de diseminarse su
utilización para productos o servicios distintos, pero
esta interpretación es susceptible de considera ya que la
dilución está cargada de dificultades, ya
que prima un caos sobre el terreno en el que se despliega esta
elemental protección; se tutela la peculiar fuerza
distintiva de la marca partiendo de su relevancia y el
conocimiento que el publico posee de la misma, es decir su
colocación en el destinatario, la jurisprudencia no
condiciona ni al renombre del signo, ni a su especial
inserción y lo mas notorio es la indefinición
acerca de si la dilución precisa al menos un
riego de confusión en sentido amplio o si nada
tiene que ver con este criterio de ilicitud; la
imprecisión que plantea esta figura de la
dilución y la amplitud que alcanza el concepto
confusión en el derecho federal ha generado su poca
trascendencia en la tutela de la marca.

En el modelo alemán se sostienen dos importantes
restricciones que explican la necesidad de una protección
complementaria a la marca renombrada, de una parte la
contracción de la tutela concedida dentro de los limites
de la regla de la especialidad y de otra parte la exigencia de
utilización de la marca como condición de la
violación típica del derecho de marca, resultado de
esto seria a falta de una protección suplementaria, la
impecabilidad incondicional del registro o utilización de
marca similar para productos o servicios no idénticos o
semejantes y la libre utilización de la marca ajena en la
publicidad o como elemento ornamental cuando no se emplease a
titulo de marca, estas imprecisiones motivaron tempranamente el
criterio de una protección adicional y se acudió
aun fundamento jurídico mixto, la cláusula general
de la normativa contra la competencia desleal y la
cláusula de la responsabilidad extracontractual, la
protección contra la competencia desleal intenta impedir
que los competidores escamoteen el caudal informativo concentrado
en estos signos para promocionar sus productos, la
responsabilidad extracontractual se basa en el debilitamiento de
la marca y permite a los jueces un amplio margen de
apreciación, esta norma protege la propiedad y
otros derechos ante hechos ilícitos, comprende el derecho
que tiene la empresa para
desarrollar su actividad y por ende de realizar actos de
comercio.

La doctrina y la legislación alemana se han
encargado de determinar los lindes de la protección
dispensada, y la defensa concedida a las marcas renombradas con
estas características no pretende erradicar ambientes de
confusión o engaño con relación al origen o
la calidad que la marca avala con los productos o servicios que
representa, sino evitar conductas malintencionadas o dolosas, que
puedan debilitar o diluir el goodwill de la marca y la lleven a
perder su posición y significación exclusiva en el
mercado.

La escasez de la
protección frente al riesgo de debilitamiento o aguamiento
esta dada por la propia fundamentacion de la figura, la
protección se construye a partir de la repercusión
que el empleo de la marca de producto o servicio tenga sobre el
valor atractivo y la posición de exclusiva de la marca en
el comercio, la propia convincente protección sugiere la
rigurosidad de sus presupuestos y la sujeción de los
mismos en su aplicación, reservándola solamente
para un numero reducido de marcas, las marcas
renombradas.

Veamos como la jurisprudencia alemana ha acogido el tema
de la tutela de la marca renombrada frente a conductas de
apropiación desleal.

Para evitar las conductas de este tipo la jurisprudencia
alemana acudió a la norma de competencia desleal, este
sistema se caracteriza por dos momentos importantes, y se parte
de las sentencias dictadas por los jueces alemanes.

En un primer grupo de sentencias o primer momento el
criterio de deslealtad concurrencial se apoyaba esencialmente en
la ocurrencia de un riesgo de confusión evitable, en otro
conjunto de casos a la hora de dictar sentencia el alegato
invocado por los jueces para valorar la deslealtad originada de
la usurpación de la marca ajena se desplazó hacia
elementos subjetivos, junto a estas sentencias meritan
también analizarse los casos en que el legislador
consideró que la fuerza de la deslealtad radicaba en el
debilitamiento o aguamiento de la marca, a partir de las
conductas desleales y la forma en que se desarrollaron los
comportamientos inescrupulosos de los competidores.

Del estudio de esta posiciones jurisprudenciales queda
claro que lo criterios para tipificar la deslealtad eran diversos
y los tribunales y jueces alemanes no estaban aun preparados para
un enjuiciamiento unánime que tuviera como principal
elemento las conductas engañosas en el propio renombre de
la marca y en su ilegal explotación económica a
tenor de las bondades que se derivan de utilizar una marca
renombrada para amparar otros productos, pero esta
situación cambiaria radicalmente a partir de la sentencia
del caso "Rolls-Royce", donde se dictó sentencia
por vez primera al margen de los criterios antes dichos, y el
tribunal al valorar donde quedaba configurado el elemento de la
deslealtad se pronunció para proteger al titular de la
marca renombrada Rolls-Royce, al considerar que la
actuación de su competidor presumía un
explotación de la buena reputación de la marca
Rolls-Royce, con la finalidad de promocionar los articulo
de la parte demandada.

De este pronunciamiento se pueden obtener dos
conclusiones interesantes, la primera es que se amplió por
el legislador el terreno de aplicación de casos de
"aprovechamiento de reputación ajena" a supuestos en que
los productos o servicios no son idénticos ni siquiera
semejantes, donde el legislador apreció que la deslealtad
radica en que se utilizó por el demandado un servicio
ajeno de conjunto con el propio para garantizar su éxito
publicitario, la segunda conclusión radica en que el
legislador apreció la relación de
competencia

Esta postura jurisprudencial continuó con otros
casos, aunque hay que señalar que esta línea
jurisprudencial no ha sido una vía jurídica
plenamente fijada. Los enfoques doctrinales comenzados con los
casos Rolls-Royce y

Dimple, originó que la doctrina y
jurisprudencia mantuvieran dos posiciones incompatibles; una
opuesta y la otra mas propicia, en el primer caso, la
salvaguardia de una marca mas allá del los limites del
derecho de marcas, a través del grupo de casos de
aprovechamiento de la reputación ajena admite la
formación de nuevos derechos de exclusión ajenos a
lo pronosticado por el legislador, la segunda postura
motivaría la superioridad de las valoraciones de las
normas contra la competencia desleal sobre el derecho de marcas,
ya que al considerar la protección de la marca renombrada
mas allá del terreno tradicional del derecho de marcas,
donde se asegura únicamente la función indicadora
de origen, reconoce la posición emblemática de la
marca renombrada en el mercado, por lo que constituye un bien
económico que se puede explotar de diversas maneras y por
lo tanto es factible su protección. mediante las normas de
competencia desleal.

Conclusiones:

1 Los principios que tutelan el derecho marcario fueron
en una primera etapa el principio de prioridad en el uso y
posteriormente, el de registro y especialidad, aunque en el caso
de la marca renombrada no siempre es así.

2 La notoriedad o renombre del signo hace que este
supere determinadas prohibiciones absolutas.

3 La notoriedad de la marca dentro del ordenamiento
jurídico de los signos distintivos está vinculada a
varias funciones.

-Función indicadora de Procedencia

-Función Psicológica

-Función Económica

-Función de indicativo de calidad

-Función Reputación o
goodwill

-Función de Publicidad entre otras.

4 La tutela de los signos renombrados se hace más
evidente y necesaria a partir del desarrollo del marketing y la
publicidad.

5 La marca renombrada en su protección rebasa el
principio de la especialidad de los ordenamientos
jurídicos.

6 La necesidad de proteger eficazmente a las marcas
renombradas ha dado lugar en numerosos países, a recoger
en sus leyes contra la competencia desleal artículos que
protegen a las mismas.

7 Los conceptos de marca notoria y marca renombrada
suelen confundirse en ocasiones pero tienen concepciones
diferentes (ver pag 5 de este trabajo)

8 Existen diversas teorías tanto jurídicas
como económicas que defienden la protección de las
marcas renombradas.

9 La transferencia de la marca puede generar un
tráfico de reputación beneficiosa o no para el
titular y el tercero que la use.

10 La pluralidad de componentes que determinan el auge
de una transferencia de reputación mediante el uso de una
marca renombrada muestran que de no haber una esmerada
atención a ellos no se produciría esta.

11 La defensa auténtica de la marca renombrada
debe instrumentarse a partir de la evolución de las limitaciones del sistema
de marcas tradicionales, la tutela no ha de ser indiscriminada ni
favorecer la creación de monopolios absolutos sobre la
marca renombrada.

12 La protección de la Marca Renombrada puede
realizarse a partir de diversos criterios doctrinales y
jurídicos, que se complementan entre si, bien sea mediante
su inclusión en las leyes del derecho marcario o acudiendo
a las normas de competencia desleal.

Bibliografía

-Baeumer, L. "La Protection de la marque de haute
renommée en droit français et allemand" RIDC, 1962,
pág. 549  

-Casado, Cerviño Alberto. "Derecho de Marcas y
Protección de los Consumidores" Editorial Tecnos,
año 2000

-Fernandez, Novoa, Carlos. "Tratado sobre Derecho de
Marca" Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.
Madrid
2001

-Monteagudo, Monteano. "La Protección de la Marca
Renombrada", Editorial Civitas, 1995

-Uria, Rodrigo. "Derecho
Mercantil", Editorial Félix Varela, año
2006

-Articulo "La marca" autor: anónimo,

-Articulo: "La marca" editorial enciclopedia libre,
2006

-Articulo:"Las marcas, un capital a
desarrollar y proteger", autora: Adriana Francia  

BIOGRAFIA

Milkos Lázaro Gual Díaz, nacido el 22 de
Diciembre de 1970, en Ciudad de la Habana, Cuba. Obtuve
el titulo de Licenciado en Derecho por la Universidad de La
Habana en el año 1996 y posteriormente cursé los
Diplomados en Derecho Mercantil y Derecho Societario en el
Instituto de Comercio
Exterior, poseo además los siguientes
postgrados:

Derecho de Propiedad Intelectual

Derecho Constitucional Norteamericano

Fundamentos del Derecho Mercantil

Protección Jurídica a la Actividad
Mercantil

Modalidades de Contratación más utilizadas
en el Comercio Exterior

Derecho de los Negocios

Elementos de Gestión
del Postgrado

Contratación Internacional

Incoterms

Problemas Actuales del Derecho Mercantil

Me he desempeñado desde mi graduación
hasta la fecha como asesor jurídico en diversos Organismos
de la
Administración Central del Estado y
actualmente laboro en un Centro de Investigaciones
Jurídicas.

Desde el año 2002 pertenezco al Capitulo de
Derecho Mercantil de La Ciudad de la Habana, perteneciente a la
Sociedad de
Derecho Mercantil.

Autor:

Lic. Milkos Lázaro Gual
Díaz

La Habana, Febrero 2007