Apuntes sobre el Proyecto de Tratado de Derecho de Sustantivo

Origen de la
Iniciativa de la OMPI

Las negociaciones para la concertación de un
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes se iniciaron en
1983, a raíz de la propuesta del entonces Director General
de la OMPI, Arpad Boch, de elaborar un estudio sobre las
repercusiones jurídicas que tendría un plazo de
gracia internacional sobre el derecho de patentes.

Se creó un Comité de Expertos con esta
finalidad que concluyó con la propuesta de
negociación de un Tratado con la finalidad indicada. El
texto de dicho proyecto fue el tema central de la Conferencia
Diplomática[1]de 1991 para la
concertación de un Tratado destinado a complementar el
Convenio de París en lo relativo a las patentes (el
Convenio de París solo establece normas y principios
generales en materia de propiedad industrial como ya se
había mencionado anteriormente). En el propio texto se
incluía aspectos de fondo y de forma del Derecho de
patentes y al analizar en esencia su contenido conformaba un
híbrido de las leyes vigentes de Estados Unidos y la
Comunidad Europea. Como aspectos significativos se debe resaltar
que este proyecto contenía algunas disposiciones que
posteriormente se incluyeron en el Acuerdo sobre los ADPIC, en
1994, sobre todo las relativas a la materia patentable, los
derechos conferidos, el plazo de protección y la
inversión de la carga de la prueba en las patentes de
procedimiento. Sin embargo, otras cuestiones relativas al Derecho
de Patentes nacional y regional quedaron excluidas por el Acuerdo
sobre los ADPIC, por lo que era conveniente continuar
negociaciones que abordara todos estos temas.

Así, encaminados hacia lograr este objetivo, en
el 2000, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho
de Patente retomó la labor de uniformar el derecho
sustantivo de patentes con miras a adoptar un Tratado sobre el
Derecho Sustantivo de Patentes, en sus siglas
SPLT[2]En este año, en ocasión de
celebrarse la Cuarta Sesión del Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes, (SCP[3]siglas en
inglés), se discutió el futuro instrumento
jurídico vinculado con la materia. Ya una vez firmado el
Tratado de Derecho de Patente en ese mismo año, se examina
la relación existente entre el PCT, PLT y SPLT buscando
generar una interfaz perfecta entre ellos, pero en esencia
sería una uniformidad en la tramitación de las
solicitudes. Dentro de las cuestiones que resultaban directamente
relacionados con las normas para la concesión de patentes
se destacaba:

• la definición del estado de la
  técnica

• novedad,

• actividad inventiva / no inventiva,

• aplicación industrial/ utilidad,

• redacción e interpretación de
  reivindicaciones,

• Requisito de divulgación suficiente de la
  invención

• Oposición entre los sistemas de primer
  inventor y primer solicitante

• Publicación de solicitudes de patente
  después de los 18 meses.

• Los motivos de rechazo de y de revocación e
  invalidación de una patente.

• Procedimientos de oposición posteriores a la
  oposición.

Con estos antecedentes en el mes de mayo del 2001, el
SCP en la quinta sesión presenta por primera vez el
Proyecto del SPLT, junto con el Reglamento y las Directrices
Prácticas, proponiéndose, que los requisitos
formales de presentación de una solicitud completa y los
requisitos relativos al contenido y la presentación de la
parte de la solicitud correspondiente al petitorio
deberían regirse por el PLT, incorporando por referencia
los requisitos pertinentes del PCT con ciertas
modificaciones[4]

Los requisitos relativos al examen sustantivo de las
reivindicaciones antes mencionados se regirían por las
disposiciones expresas del SPLT, por tanto las Oficinas
Nacionales no podrían examinar reivindicaciones que
utilicen requisitos diferentes.

De lo anterior se deriva que los resultados
serían una norma uniforme de tramitación de las
solicitudes a los fines de la presentación,
búsqueda y examen. Así mismo el SCP,
solicitó a la Oficina Internacional que elaborara un
cuestionario relacionado con la definición del estado de
la técnica con el fin de recabar información sobre
las prácticas nacionales y regionales y de esta forma
recibir propuestas para la nueva redacción.

En una nueva sesión, en noviembre del propio
año, Estados Unidos propone crear un Grupo de Trabajo que
examine la posibilidad de emplear nuevos criterios para limitar
el alcance de las reivindicaciones. El grupo se denominó
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones de Invenciones
Múltiples y Solicitudes Complejas y se ocupaba
expresamente de temas como:

• Unidad de invención

• La vinculación de las
  reivindicaciones

• El número de las reivindicaciones

• Requisito de las reivindicaciones para que sean
  claras y concisas

• Procedimientos especiales para tramitar solicitudes
  complejas. Ej: solicitudes muy extensas o largas listas de
  secuencia.

Las negociaciones siguieron sucediéndose en los
años venideros, del 2002 al 2003, compartiéndose la
opinión (fundamentalmente las Oficinas de la
Cooperación Trilateral[5]de que la manera
más fructífera y eficaz de actuar en el marco del
SCP, sería a través de una limitada serie de
disposiciones del SPLT, sobre las que podrían tomarse
acuerdos a corto plazo. En este contexto, las Oficinas de la
Trilateral proponen a la Asamblea General de la OMPI, en el
año 2004, un nuevo plan de trabajo adoptando un paquete
inicial de puntos prioritarios que permitirían concluir lo
antes posible un Tratado de Derecho Sustantivo más
reducido. Así proponen iniciar los debates con las
siguientes cuestiones relacionadas con el estado de la
técnica:

• Definición del Estado de la
  Técnica

• Plazo o período de Gracia

• Novedad

• Actividad Inventiva /No obviedad

• Aplicabilidad industrial

Definición
del estado de la técnica

La última propuesta negociada, hasta la
suspensión temporal de las negociaciones responde al
siguiente enunciado: "toda información que ha estado
disponible para el público, antes de la
presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de
una solicitud de patente, en cualquier lugar del mundo y de
cualquier manera".

La definición de la expresión "estado de
la técnica", así como la utilización en la
práctica en materia de patentes, siguen variando mucho de
un sistema jurídico a otro. Lógicamente, esas
divergencias producen distintas consecuencias en lo relativo al
examen de las solicitudes de patente en los distintos
países.

La introducción de esta propuesta
conllevaría a que un grupo de países en desarrollo
modificase su legislación. Así por ejemplo, estos
países serían:

• Los que no tienen en cuenta la revelación
  efectuada oralmente.

• Los que difieren en la consideración de lo
  que constituye puesta a disposición del
  público.

Algunos países exigen que la información
este fácilmente disponible. Otros consideran suficiente
que puedan acceder a ella en bibliotecas, universidades,
etc.

• Los que no exigen evidencia escrita de los
  conocimientos e informaciones que se trasmiten oralmente de
  generación en generación y que constituyen
  saberes ancestrales.

El punto clave sería, en que medida estos
conocimientos que han estado de dentro de las comunidades
indígenas no se considerarán parte del arte previo
por el solo hecho de existir una divulgación
oral.

Por consiguiente, se pueden otorgar patentes a una
invención que es idéntica a un conocimiento
tradicional no documentado, ya disponible en el dominio
público. En este caso particular, puede ocurrir una
apropiación indebida del conocimiento e incluso concederse
patentes aunque el solicitante no sea el "inventor", pero si se
reconocería el derecho a la paternidad como en el caso de
la legislación estadounidense.

Plazo de
Gracia

La propuesta de considerar un plazo de 6 a 12 meses
antes de la fecha de presentación o de prioridad invocada
con la finalidad de que las publicaciones u otras divulgaciones
no se tengan en cuenta al examinar la novedad es sostenidamente
defendida por los Estados Unidos y Japón, aunque los
países europeos están en desacuerdo.

La mayoría de los países que defienden
esta posición, lo realizan en representación de las
grandes empresas, ya que es una manera de beneficiar a sus
investigadores, quienes plantean que es una posibilidad de
valorar el potencial técnico o comercial de la solicitud
en este margen de tiempo. Estados Unidos, por su parte, defiende
esta posición a cabalidad, ya que los derechos de patente
los otorga al primer inventor y no según el enfoque
universalmente aceptado de quien solicita primero la
invención, es decir primero en registrar.

Esto significa que el inventor tiene permitido este
plazo, entre la fecha de la invención y la solicitud,
durante el cual la información puede circular sin
invalidar la pretensión de patente. El plazo de gracia
amplia el estado de la técnica y afecta la novedad y la
actividad inventiva, requisitos para la patentabilidad.(para el
caso de Estados Unidos queda abordado el plazo de gracia en el
Art 102[6]de su legislación).

Novedad

La propuesta básica del Proyecto de Tratado sobre
Armonización de Patente incluía las disposiciones
siguientes:

"Con arreglo a esta disposición, se
consideraba nueva una invención si no formaba parte del
estado de la técnica. A diferencia de la
determinación de la actividad o altura inventiva, para
determinar la novedad solo podían tenerse en cuenta
individualmente cada uno de los elementos del estado de la
técnica".

Los trabajos para la armonización, a los fines de
la novedad, demuestran el íntimo vínculo entre el
requisito de novedad y el concepto de estado de la
técnica, puesto que cualquier elemento que forme parte del
estado de la técnica, en principio aniquilaría la
novedad de la invención.

Además de este vínculo estrecho con el
estado de la técnica, la novedad, se relaciona con los
requisitos relativos a la divulgación de la
invención y a la existencia y naturaleza de un plazo de
gracia, si lo hubiese.

En ciertos sistemas de patentes, la utilización
pública de la invención en cualquier lugar del
mundo invalida la novedad, mientras que, en otros, esta
consecuencia dependerá del lugar de
utilización.

Actividad
Inventiva/ no Obviedad

La propuesta básica del Proyecto de Tratado sobre
Armonización de Patentes incluía la
disposición siguiente relativa a la actividad inventiva/
no obviedad:

"Se considerará que una invención implica
actividad inventiva (no es evidente) si, teniendo debidamente en
cuenta el estado de la técnica, no hubiera sido evidente
para una persona del oficio en la fecha de presentación o,
cuando se reivindique la prioridad, en la fecha de prioridad de
la solicitud en la que se reivindica".

La problemática básica en torno a esta
materia es la correspondiente descripción de lo que forma
parte del estado de la técnica y el examen de la actividad
inventiva variará considerablemente en los distintos
sistemas.

No todos los sistemas de patentes definen el concepto de
persona del oficio de forma análoga. A veces esa
expresión supone una persona con un conocimiento profundo
del campo pertinente de la técnica, mientras que en otros
casos la persona del oficio podría ser
prácticamente un lego.

Aplicabilidad
Industrial

Teniendo en cuenta la oposición de Estados Unidos
al requisito de aplicabilidad industrial porque la ley establece
el de "utilidad" en el Acuerdo sobre los ADPIC, esta
problemática se solucionó de tal manera de
considerar ambos términos como equivalentes.

En realidad ambos términos no son equivalentes.
Mientras la "aplicabilidad industrial" solo incluye aquellas
soluciones aplicables en la industria, en el sentido de que dicha
aplicación conlleve a resultados reproducibles y
repetitivos, el término "utilidad" posibilita que la
invención no tenga una naturaleza industrial. Así
todo lo que resulte útil, sea o no de naturaleza
técnica y sea o no aplicable en la industria como
productos o procesos, puede ser patentado en los Estados Unidos.
Ejemplo de ello son las patentes para métodos de
negocios[7]

Para los países en desarrollo, no es conveniente
la sustitución del requisito de "aplicabilidad" por el de
"utilidad". Ello ampliaría el espectro de soluciones
patentables sin que el estado de la técnica se enriquezca.
La práctica estadounidense en este sentido ratifica de que
en los Estados Unidos: "todo es patentable bajo el
sol".

Las propuestas presentadas recibieron un caluroso apoyo
por los países desarrollados, no así por los
países en desarrollo que han declarado que otros aspectos
deben ser objeto de negociaciones, como lo relativo a los
recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales.

Como la autora ya comentó supra, la
cuestión de los conocimientos tradicionales está
involucrada en lo que se considera "estado de la técnica"
pero también se ha abogado porque los solicitantes deben
satisfacer requisitos adicionales a los de la novedad, actividad
inventiva y aplicabilidad industrial.

Sobre esta base, han propuesto que los solicitantes
deben informar el país de origen y fuente del material
biológico si la invención lo involucra, acreditar
el consentimiento fundamentado previo de las comunidades
indígenas y el órgano competente del Estado que
consiente en el acceso y la acreditación de la
distribución de beneficios.

El Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes, SCP, ha seguido su interés de reformar el actual
sistema de patente, ya para el año 2009 en la
decimotercera sesión, realizada en marzo, Ginebra, se
elaboró un proyecto de informe que contenía varias
disposiciones. Algunas delegaciones representando a sus
países o a grupos específicos puntualizaron sobre
temas determinados fundamentalmente: sobre las exclusiones de la
materia patentable y excepciones y limitaciones de los derechos
conferidos por las patentes, la difusión de la
información de patentes, así como la
evolución del sistema internacional de patente.

Por su parte países como Alemania (en
representación de los países industrializados),
Japón y Estados Unidos destacaron que el sistema de
patentes suministra incentivos y alientos a la innovación
y facilita la obtención patentes a escala mundial. Los
países en desarrollo, fundamentalmente de Brasil y de
Argentina, aunque el resto de los países realizaron varias
intervenciones consolidando estos criterios, plantearon
tácitamente que no apoyan una mayor armonización
del derecho de patentes debido a varios factores entre ellos, el
rigor del examen no es igual en todas las oficinas y no se ha
aportado suficientes pruebas concluyentes demostrando el
beneficio para los países en desarrollo. Una mayor
armonización implicaría una seria reducción
e incluso la pérdida de flexibilidades de que disponen las
oficinas nacionales en materia de patente. Ello
comprometería el espacio para la formulación de
políticas públicas y el desarrollo
económico, comercial, social y cultural de los
países en desarrollo.

Propuesta de
Países en Desarrollo. Programa para el Desarrollo y las
negociaciones sobre el SPLT

En el 2004 se presentó por primera vez una
propuesta relativa a un Programa de la OMPI para el desarrollo,
auspiciada por un grupo de países que se denominan Grupo
de Amigos del Desarrollo (GAD). Este Grupo de Amigos, sobre la
base de la iniciativa de Brasil y Argentina, y apoyados por
Bolivia, Cuba, Ecuador, Egipto, Irán, Kenia, Perú,
República Dominicana, Sierra Leona, Sudáfrica,
Tanzania y Venezuela, plantearon que en estos últimos
años han surgido diversos tratados internacionales
celebrados en la Organización Mundial de Comercio, OMC y
en la OMPI, y esto ha obligado a países en desarrollo a
adoptar criterios muy estrictos de derechos de propiedad
intelectual que lesionan su desarrollo. Defienden además
que la función de la OMPI debe ser promover el
interés público, la innovación y el acceso a
la ciencia, apoyado en la transferencia de tecnología; la
propiedad intelectual no es un fin en sí mismo sino un
medio para satisfacer las necesidades socioeconómicas de
la sociedad. Con más protección y
armonización de leyes que conducen a un mayor rigor en el
ámbito de las patentes, los países en desarrollo no
obtendrían ningún beneficio.

Por supuesto este amplio movimiento para reformar la
visión de la OMPI no fue del agrado de los países
desarrollados que plantearon que se podría ampliar la
asistencia técnica de la Organización con vistas a
solucionar estas deficiencias[8]Por el contrario
el resto de los países declaran que promueven reformas
más profundas y no se limitan solo a la asistencia
técnica.

En este mismo contexto, se realizaron tres reuniones
intergubernamentales intersesionales (IIM[9]siglas
en inglés) en las que se realizaron amplias propuestas
reunidas en ocho documentos. A pesar de los esfuerzos de los
países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, para
hacer fracasar esta iniciativa, se reactiva el Comité
Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI
para el Desarrollo (PCDA), con el objetivo de agilizar y
completar las propuestas presentadas. Así en los
años 2006 y 2007 se realizaron grandes esfuerzos para
concluir con un paquete de propuestas que asegura la
dimensión del desarrollo en las actividades de la
Organización. En el año 2007 la Asamblea General de
la OMPI adoptó una serie de 45 recomendaciones repartidas
en seis categorías, y además se recomendó el
establecimiento del Comité de Desarrollo y Propiedad
Intelectual. Estas categorías son:

Categoría A: Asistencia técnica y
fortalecimiento de capacidades.

Categoría B: Fijación de normas,
flexibilidades, política pública y dominio
público.

Categoría C: Transferencia de tecnología,
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y acceso a los
conocimientos.

Categoría D: Evaluaciones, apreciaciones y
estudios de incidencia.

Categoría E: Cuestiones institucionales,
incluidos el mandato y la gobernanza.

Categoría F: Otras cuestiones.

De esta forma el Programa para el Desarrollo establece
un marco de evaluación y valoración de impactos por
primera vez en la historia de la OMPI y ofrece una oportunidad
para reformar dicha organización y a la vez, cambiar los
términos del debate sobre la propiedad intelectual. La
asistencia técnica deberá estar orientada a
potenciar el desarrollo y fortalecer las capacidades,
además de que se debe tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los países en desarrollo.
También al facilitar aún más el acceso a la
información se puede fomentar la transferencia y
difusión tecnológica en pro de los países en
desarrollo y así adoptar medidas para que puedan
beneficiarse de las flexibilidades previstas en los acuerdos
internacionales.

En todos los foros de reuniones que han tenido lugar
hasta el año 2009 en la OMPI, el tema de la
armonización de los derechos sustantivos en materia de
patentes está presente, es una cuestión clave para
lograr establecer patentes con alcance mundial. En conjunto con
todas las reformas adoptadas en el PCT con el objetivo de
simplificar aun más los estándares formales para
estar en concordancia con el PLT y teniendo en cuenta las
últimas propuestas realizadas por Estados Unidos en la
Asamblea de la OMPI en el marco de la Unión PCT, queda
demostrado que la tendencia en todos estos años es de
reforzar los niveles de protección de las
patentes.

A tenor de esta realidad la adopción de la Agenda
para el Desarrollo marcó el inicio de una labor
internacional sobre los derechos de propiedad intelectual y, en
particular de las relativas a patentes, orientada hacia las
necesidades de los países en desarrollo, y la
implementación total de este Programa para el Desarrollo
implicará que en los próximos años la OMPI
aborde una serie de temas de interés para los
países en desarrollo, los consumidores y las empresas que
dependen de incentivos y modelos comerciales alternativos. Dados
los variados grados de desarrollo socioeconómico de los
países, los países en vías de desarrollo han
planteado en diferentes foros que es esencial que cada
país tenga libertad para adaptar el sistema de patentes a
sus necesidades nacionales específicas. No es posible
aplicar un enfoque que se adapte a todos. La norma internacional
debe ser lo suficientemente amplia para dar a los países
en desarrollo el espacio y la flexibilidad necesarios en la
formulación de políticas que impulsen su desarrollo
económico.

Autor:

Victoria Gómez Sardiñas

[1] Conferencia Diplomática realizada
en la Haya en Junio de 1991.

[2]
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_31/wo_ga_31_9.pdf

[3] SCP, Standing Committee of Patent, siglas
en Inglés.

[4] Estas son una de las premisas
fundamentales que persigue la Agenda de Patentes.

[5] Oficinas de la Cooperación
Trilateral están compuestas por las Oficinas de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos, USPTO; la Oficina Europea de
patentes, OEP; y la Oficina Japonesa de Patentes, OJP.

[6] Art.102 Patent Law (35 United States
Code): “A person shall be entitled to a patent unless the
invention was known or used by others in this country, or
patented or described in a printed publication in this or a
foreign country , before the invention thereof by the applicant
for patent, or the invention was patented or described in a
printed publication in this or a foreign country or in a public
use in this country, more than one year prior to date of the
application for patent in he United States”….

[7] Investigaciones recientes han presentado
que la jurisprudencia de los Estados Unidos está
proponiendo modificaciones relativas a la protección por
patentes de métodos comerciales y métodos
financieros.

[8] Los Estados Unidos enviaron la propuesta
de que la OMPI continuará “promoviendo la
propiedad intelectual en el mundo” como forma propia de
sustentar. El Reino Unido propuso, por su parte, mejorar
únicamente el trabajo de asistencia técnica de la
OMPI .

[9] Primera IIM: 11-13/04/2005; Segunda IIM:
20-22/06/2005; Tercera(y última) IIM: 20-22/07/2005