Acciones judiciales por infracción de derecho en materia de Propiedad Industrial

CAPITULO I:

Jurisdicción y competencia.
Prescripción e indemnización por daños y
perjuicios en Cuba

El proceso al cual debe ser sometido un caso de
infracción de derechos de propiedad industrial, es y debe
ser solo el proceso ordinario, proceso de conocimiento en el cual
las partes y el juez tienen la posibilidad de exponer todos los
hechos en cuestión, y la práctica de pruebas
necesarias y vinculantes a los propios hechos expuestos. El
Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos expone en el
artículo 125 que se podrá accionar "… en
términos establecidos para el proceso ordinario". En el
propio artículo se establece que la acción se
ejercerá en el Tribunal Provincial competente, lo cual
llama la atención porque no se refiere el legislador a una
Sala específica como la civil, la administrativa, o la
económica. Podría entenderse que el ánimo
del legislador es que pudiese accionarse en la sala
correspondiente en dependencia a la naturaleza de la
infracción.

En nuestra opinión hoy en Cuba la Sala de lo
económico constituiría un foro favorable para la
solución de conflictos en el área específica
de los signos distintivos de empresa, debido a las siguientes
razones:

• 1. La Sala de lo Económico guarda en su
  jurisdicción toda la materia contractual de naturaleza
  mercantil, los contratos de licencia tienen un
  carácter comercial en el sentido que siempre
  están relacionados con el uso de un signo para
  identificar una actividad comercial, servicio o una
  línea de producción. Por lo que desplazar estos
  asuntos a la jurisdicción civil llevaría a
  alejarnos de una especialidad ya lograda parcialmente en las
  propias Salas de lo Económico.

• 2. El juez de lo económico tiene
  más formación en el campo del comercio, junto
  con todas las instituciones y relaciones jurídicas que
  este tráfico conlleva, por lo que garantizaría
  una mayor calidad en las resoluciones judiciales.

Los acuerdos ADPIC, no imponen como obligación a
los miembros el crear foros especializados en la materia para la
solución de conflictos. Creemos que la razón
fundamental es que no en todos los territorios el principio de
especialidad puede ser de aplicabilidad. Cada país debe
estructurar su sistema de justica en dependencia al tipo,
cantidad, y complejidad de los asuntos que llegan a sus
cortes.

En casos como España donde en el 2004 se crearon
los Juzgados de lo Mercantil, se centralizó en dicho foro
la solución de conflictos en toda la propiedad
intelectual, tanto los Derechos de Autor como los de Propiedad
Industrial, lo que demuestra que han logrado un nivel de
especialización envidiable. Realmente en este caso puede
influir la presencia de la Oficina de Armonización
presente en Alicante, que hace que España se haya
convertido en una plaza importante en cuanto al mundo marcario,
de hecho muchos bufetes importantes han abierto oficinas en la
región por la misma razón. Podemos valorar por la
experiencia española que entre las salas civiles y
mercantiles, las segundas guardan mayor relación con la
materia.

Podrán accionar los sujetos titulares de derechos
infringidos siempre y cuando lo hagan antes de los cinco
años contados a partir de la infracción. Así
se prescribe en el artículo 128 del Decreto Ley 203.
Realmente en muchos casos la infracción se realiza con un
carácter continuado, por lo que el legislador en el propio
articulado expresa que se contará el término a
partir de la última infracción cometida.
Podría criticarse la formulación del presente
artículo en cuanto si sería conveniente contar el
tiempo a partir del conocimiento que tuvo el titular del derecho
de la infracción.

El Decreto Ley 203 tiene como laudo el haber previsto en
el artículo 127 fórmulas que le permiten al
juzgador (tribunal) establecer un monto para la
indemnización. En la legislación procesal
común cubana, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo,
Laboral y Económico no se prevé esta
formulación, lo cual sería de uso para los pleitos
de toda naturaleza. Las fórmulas son las
siguientes:

• a)  el lucro cesante sufrido por el titular del
  derecho como consecuencia de la infracción;

• b)  el monto de los beneficios obtenidos por el
  infractor como resultado de los actos de
  infracción;

• c)  el precio que el infractor habría
  pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en
  cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
  licencias contractuales que ya se hubieran
  concedido.

En el primero de los casos es de señalar que es
posible pero cae una gran presión y responsabilidad sobre
la parte demandante en el proceso porque resulta muy
difícil probar la cuantía del lucro cesante, ya que
como se le probaría al juez las utilidades que usted
hubiese ganado de no haber tenido lugar la infracción. Las
salas que han emitido fallos en cuanto a lucro cesante
normalmente lo mantienen de una forma estricta y de
reconocimiento excepcional por las razones de la incertidumbre
del resultado. Es una técnica recomendada el abordar al
tribunal con evidencia histórica de las ganancias
obtenidas durante no menos de cinco años en el mismo caso
en cuestión. De otra forma es bastante complicado llegar a
probar el quantum del lucro cesante.

El segundo de los supuestos, crea como inconveniente que
el monto que se tiene por referencia es el obtenido de un acto
ilícito, y en la mayoría de las ocasiones el
ilícito deja mejores ganancias que el acto lícito,
por lo que se estaría convalidando las ganancias
ilegítimas al otorgárselas al titular.

Es el tercero de los casos el que ofrece una vía
provechosa y cómoda para las partes al poder probar al
tribunal cuanto normalmente se paga por el otorgamiento del
derecho en cuestión.

CAPITULO II:

Medidas
provisionales. Análisis del tratamiento a la figura del
demandado en el Decreto Ley No. 203, ante una supuesta
infracción de derechos

El Decreto-Ley 203 de marcas y otros signos distintivos,
dentro del título X referido a Acciones y medidas por
infracción de derechos, recoge las medidas provisionales
contenidas en el Capítulo II, artículos 130 al 134.
Creemos que dicho articulado, posee una laguna, defecto o
redacción insuficiente respecto a la protección de
la figura del demandado, si se le compara con lo que al respecto
establecen los ADPIC.

La norma cubana ofrece amplia protección al
titular de un derecho conferido por ella y supuestamente
infringido, lo que se refleja en los artículos del 130 al
133, donde además de legitimarse la acción para
solicitar la imposición de medidas provisionales ante una
supuesta infracción de derechos, se especifica el tipo de
medidas que pueden adoptarse, la información que debe
contener la solicitud del demandante, y el término para
iniciar la acción civil por parte del demandante una vez
adoptada la medida provisional entre otras cuestiones que
favorecen a esta figura .

En cambio, la protección al demandado, se infiere
de manera superficial en el artículo 130.2, cuando
expresa: ¨¨ Si la medida provisional se solicita antes de
iniciar la acción, el tribunal, una vez que la disponga,
debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza
suficiente para responder a lo que resulte del proceso¨¨
y en el artículo 132.1 cuando expresa ¨¨ La medida
no se dispondrá si quien la pide no diera garantía
suficiente a criterio del tribunal¨¨

¿Hasta qué punto el término
suficiente puede constituir garantía para proteger los
derechos de la persona demandada, que es igualmente un
comerciante, titular de derechos, cuya actividad
económica, patrimonio y prestigio en el mundo comercial
serán dañados hasta tanto se demuestre que
infringió o no los derechos de otro? ¿Cuáles
son los parámetros a considerar por el tribunal que le
indiquen la suficiencia de una garantía ofrecida por quien
solicita la adopción de una medida provisional?

En este sentido los ADPIC exigen que debe protegerse al
demandado y evitar abusos, ¿pero cómo evitar este
abuso?, es cierto que nuestra norma , dispone el derecho del
demandado a recurrir la imposición de la medida
provisional para su revocación , confirmación o
sustitución por una caución u otra garantía
una vez que la misma le sea notificada ( art. 134 1.2) ,
pero traído el caso a la realidad cubana, donde la
actuación de los tribunales generalmente no goza de la
celeridad que exigen las demandas de este tipo, es muy probable
que la fianza depositada por el demandante, no cubra los
daños y perjuicios causados al demandado , en caso de
revocar el tribunal la medida impuesta, sustituirla por otra o
determinar finalmente por sentencia en la demanda establecida,
que no hubo infracción de derechos.

Consideramos por tanto que en la ley cubana de marcas se
ofrece una débil protección al demandado en caso de
adoptarse medidas provisionales por una supuesta
infracción de derechos. Esta persona merece que el proceso
del que sea objeto posibilite que el daño a su persona y
bienes sea evitado a toda costa, en caso de que no prospere la
demanda en su contra, y de prosperar, que dicho daño no
sea desproporcionado, lo que debe ser objeto de estudio y
análisis para una futura modificación de este
cuerpo legal.

CAPITULO III:

Medidas
especiales en frontera

Según el Artículo 40 en correspondencia
con el Artículo 41 b) del Decreto Ley 203: El Registro de
la marca confiere a su titular, el Derecho Exclusivo de usarla en
el tráfico económico, entendiéndose por tal
entre otros actos:

• IMPORTAR, EXPORTAR, almacenar o transportar
  productos designados con la marca.

La PROHIBICIÓN de la importación o de la
exportación de los productos relacionados con la
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes
de la infracción y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometerla; medida dispuesta por el
tribunal a instancia del demandante en el proceso de conocimiento
de una acción por infracción, prevista en el
Artículo 126.1 e) en relación con el inciso
d).

Constituye de igual forma una medida provisional
dispuesta por el tribunal que conoce la demanda: "La
SUSPENCIÓN de la importación o de la
exportación de los productos, materiales o medios que
sirvieron principalmente para cometer la infracción"; con
el objetivo de:

• impedir la continuación de la
  infracción,

• evitar sus consecuencias

• obtener o conservar pruebas,

• asegurar la efectividad de la
  acción.

Refiriéndonos a las Medidas Especiales en
Fronteras, el Artículo 135 estipula que "Las medidas
dictadas por el tribunal que deben aplicarse en la frontera se
ejecutarán por la Aduana al momento de la
importación, exportación o tránsito, por el
territorio nacional, de los productos respecto a los cuales se
haya cometido la infracción y de los materiales o medios
que sirvieron principalmente para cometerla".

¿Cuáles son estas medidas?

El Artículo 136.1 establece que el titular de un
derecho protegido por este Decreto-Ley (los refrendados en el
Capítulo I del Título III relativo al contenido de
los Derechos conferidos por el Registro), que tenga motivos
fundados para suponer que se prepara la importación o la
exportación de mercancías que infringen ese
derecho, puede solicitar al Tribunal Provincial Popular que
corresponda, que ordene a la Aduana: LA RETENCIÓN de la
mercancía objeto de la importación o
exportación al momento de su despacho, siendo aplicables a
esa solicitud y a la orden que se dicte las condiciones y
garantías aplicables a las medidas
provisionales.

En tal sentido debe ofrecerse al tribunal por quien
solicite la Retención previa respectiva
identificación:

• información necesaria,

• descripción suficientemente detallada y
  precisa de las mercancías para su fácil
  identificación y reconocimiento por la
  Aduana.

No obstante, una vez dispuesta por el tribunal la
precitada medida, se le exigirá a quien la solicite fianza
suficiente para responder a lo que resulte del
proceso.

Téngase en cuenta que etimológicamente
PROHIBICIÓN, SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN no son
vocablos idénticos; pero aunque se parezcan tienen efectos
legales diferentes:

La autoridad competente para aplicar las medidas en
fronteras es La Aduana General de la República de Cuba.
Ejecutada la retención, la Aduana lo notificará
inmediatamente al importador o exportador, al solicitante de la
medida y al Tribunal correspondiente; y 10 días
hábiles con posterioridad a este momento, si la Aduana no
es informada del inicio de la acción judicial o de las
medidas provisionales dictadas para la prolongación de la
retención, esta puede ser levantada y despechada; a menos
que se haya otorgado prórroga debidamente
justificada.

La parte afectada por la retención, una vez
iniciada la acción judicial sobre e fondo del asunto,
puede recurrir ante el tribunal, quien le dará respuesta
modificando, revocando o confirmando la medida. El solicitante de
la medida en frontera responderá por los daños y
perjuicios ocasionados con su ejecución en los casos
estipulados por la legislación. Si se comprueba por la
Aduana la existencia de una infracción, se le comunica al
demandante las generales del importador, exportador o
consignatario y las cantidades de mercancías
retenidas.

Las medidas en fronteras no serán aplicables a
las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan
carácter comercial y formen parte del equipaje comercial
de los viajeros o que se envíen en pequeñas
cantidades.

CAPITULO IV:

Aproximación a la regulación
sobre infracción de derechos a la luz de algunos convenios
internacionales

En la Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial en el capitulo VI de las
sanciones dispone en el Artículo 29.- Queda prohibido
manufacturar, exportar, importar, distribuir, o vender
artículos o productos que infrinjan directa o
indirectamente algunas de las modalidades señaladas en
esta convención para la protección marcaria, la
protección y defensa del nombre comercial, la
represión de la competencia desleal, y la represión
de las falsas indicación de origen o procedencia
geográficos. Artículo 30.- Cualquier acto de los
prohibidos por esta Convención será reprimida por
las autoridades gubernativas, administrativas o judiciales
competentes del Estado en que se cometa, por los medios y
procedimientos legales que en dicho país rijan, ya de
oficio, ya a petición de parte interesada, la que
podrá ejercitar las acciones y derechos que la leyes le
concedan para ser indemnizada de los daños y perjuicios
recibidos, pudiendo ser decomisados, destruidos o inutilizados,
según el caso, los artículos, productos o
mercancías, o sus distintivos, que hayan sido objeto del
acto de competencia desleal.

Por otro lado el Convenio de Paris en su Articulo
10 ter dedicado a las Marcas, nombres comerciales,
indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales;
derecho a proceder judicialmente, estipula que:

1) Los países de la Unión se comprometen a
asegurar a los nacionales de los demás países de la
Unión los recursos legales apropiados para reprimir
eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9,
10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además, a prever medidas que
permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los
industriales, productores o comerciantes interesados y cuya
existencia no sea contraria a las leyes de sus países,
proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas,
para la represión de los actos previstos por los
Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la
ley del país donde la protección se reclama lo
permita a los sindicatos y a las asociaciones de este
país.

Como también en los ADPIC en la Parte III
dedicada a la Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual. Sección 1: Obligaciones Generales, se hace
alusión en su Articulo 41.1

que los miembros se asegurarán de que en su
legislación nacional se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a
lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción
de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de
los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el
presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles
para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un
medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos
procedimientos se aplicarán de forma que se evite la
creación de obstáculos al comercio legítimo,
y deberán prever salvaguardias contra su abuso. Así
como en el Articulo siguiente 41.2 que los procedimientos
relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual serán justos y equitativos. No serán
innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán
plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Las medidas cautelares o provisionales cumplen un papel
fundamental, por la naturaleza continuada que revisten las
infracciones que afectan a la Propiedad Industrial. Constituyen
el mecanismo procesal más adecuado para evitar las
consecuencias nefastas de la extensión de los procesos,
mediante la limitación o la prohibición de las
actividades que lesionan los derechos en esta rama. De ahí
la importancia que tiene hoy proveer al titular de medidas que le
permitan impedir de forma inmediata la continuación de la
actividad o evitar que se produzca la lesión.
 

El establecimiento de las medidas cautelares en nuestro
DL 203de marcas y otros signos distintivos (Capítulo II
del Título X, Articulo 130-134) constituye una novedad en
nuestro ordenamiento y se ha realizado de forma fiel a las
exigencias del artículo 50 de los ADPIC. Su relevancia
radica en la posibilidad que otorga a los titulares de contar con
medios mediante los cuales pueda evitar que se infrinja su
derecho o hacer cesar la infracción ya iniciada, en tanto
no se estime su petición en el proceso en el que pretende
reprimir la conducta violatoria. Están encaminadas a
evitar la consumación del ilícito o prohibirlo,
así como a impedir que desaparezcan las evidencias que
asegurarían la eficacia práctica del objeto del
proceso. Estas medidas son las siguientes:

• 1. Cesación provisional de los actos
  que violan el derecho marcario. Es la medida de mayor
  trascendencia por su efecto impeditivo, debiendo probarse por
  el solicitante la existencia del riesgo de que se sigan
  realizando los actos infractores (presunción de riesgo
  en caso de que intervenga un empresario). En la
  mayoría de los casos de infracción de marcas el
  titular experimenta un daño que no puede ser reparado
  con una indemnización monetaria, sino mediante una
  orden judicial inmediata y provisional que conmine al cese
  del acto lesivo. Ello se fundamenta en la tesis del
  daño irreparable sufrido por la marca, cuya
  formulación se debe a la doctrina y la jurisprudencia
  norteamericana.

• 2. Prohibición temporal de la
  actuación lesiva. Intenta evita la
  infracción para que no tenga lugar durante la
  tramitación del proceso. Lo difícil en estos
  casos es probar el peligro de ataque al derecho que supone la
  actividad.   

• 3. Restricción de la actividad
  económica que implica la violación. Es
  menos drástica, porque le permite al presunto
  infractor proseguir su empresa, aunque con limitaciones, que
  intentarán frenar los efectos producidos por el acto
  lesionador del derecho, que puede consistir en: la
  reproducción del signo, la fabricación,
  distribución, importación o exportación
  de los productos marcados y en anuncios publicitarios
  referidos a la marca ilícita. El solicitante
  obtendría la eliminación de la actividad que lo
  afecta, satisfaciendo su interés defensivo y el que
  debe soportar la medida puede continuar su actividad,
  evitando perjuicios para ambos.

• 4.  Retención de los
  objetos. El presupuesto de esta medida es el peligro o la
  amenaza que supone la no ejecución de la sentencia
  condenatoria consistente en la retirada, destrucción o
  modificación de los objetos e instrumentos con los que
  se materializó la infracción. Su
  adopción puede facilitarse utilizando los actos
  preparatorios de exhibición de los materiales o
  productos, para comprobar su implicación con el hecho
  controvertido.

• 5. Embargo: es la medida típica
  siempre que se ejercite una pretensión indemnizatoria,
  la cual debe ser fijada cuantitativamente, a priori.
  Su función es garantizar la ejecución y evitar
  que el titular se coloque intencionalmente en estado de
  insolvencia.

• 6. La suspensión de las actividades
  de comercio internacional (import/export)

Autor:

Anays Mendoza Santos

Adriana R. Bofill Rodriguez

Marcia Edwards Oakley

Osvaldo Miranda Diaz