Marcas, Distintividad Sobrevenida o Secondary Meaning

Objetivos

• 1. Conocer las particularidades de este tipo de
  protección.

• 2. Cómo es regulado en ADPIC y en
  nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ley
  203.

• 3. Factores a tener en cuenta para que se pueda
  apreciar la Distintividad Adquirida.

Desarrollo

El origen de la doctrina de la Distintividad Sobrevenida
se remonta a la jurisprudencia norteamericana, existiendo
sentencias al respecto que datan del año 1912. Ofrece la
posibilidad a quien ha hecho un uso de la marca, en virtud del
cual la misma se ha hecho distintiva, de acceder al registro, al
que inicialmente le fue imposible acceder por la incursión
en prohibiciones absolutas.

La fuerza distintiva de la marca es decisiva para que
ésta pueda gozar de mayor o menor protección, y
juega un papel de trascendencia para determinar si existe, o no,
riesgo de confusión o asociación con otras
marcas.

Hay marcas que desde su origen son apropiadas para
distinguir, y otras que ya desde ese momento carecen de esa
capacidad. Las primeras son inherentemente distintivas, en tanto
que son signos sugestivos, arbitrarios y de fantasía,
mientras que las segundas carecen de distintividad.

No obstante, el carácter distintivo de la marca
no es un requisito de contornos fijos e inmutables, ya que puede
sufrir cambios decisivos a lo largo de la vida de la marca en
virtud de diversas circunstancias, como es el uso que de ella se
haga. Este cambio de la capacidad distintiva de la marca puede
ser de signo positivo o negativo.

Será de signo negativo cuando una marca
originariamente dotada de capacidad distintiva la pierde porque
con el uso y el transcurso del tiempo pasa a convertirse en un
signo común para designar un género de productos o
servicios. Es la llamada vulgarización de la
marca.

Y lo será de signo positivo, cuando un signo
originariamente carente de capacidad distintiva o con una
débil fuerza en este sentido, fortalece su distintividad,
y a los ojos del público sirve para distinguir los
productos o servicios de una determinada empresa en el mercado.
Es el fenómeno opuesto a la vulgarización, llamado
en el derecho comparado "Secondary Meaning" o distintividad
sobrevenida, en tanto que se trata de un significado posterior al
que originariamente tenía la marca.

El reconocimiento por los ordenamientos jurídicos
modernos del "Secondary Meaning" de la marca es un reconocimiento
legal de los efectos psicológicos que los signos del
mercado producen en la mente de los consumidores.

Se trata del fenómeno contrario a la
vulgarización de la marca. En la vulgarización, el
signo que antes se percibía como marca se ha convertido en
la designación usual, en el verdadero nombre del
producto.

En cambio en la distintividad sobrevenida, se trata de
que el consumidor pase a percibir el signo no como un signo
descriptivo, genérico, de los productos o servicios sino
como una verdadera marca, como un indicador del origen
empresarial y, por lo tanto, capaz de distinguir los productos o
servicios de una empresa de los de otras.

Esto implica un verdadero cambio del significado del
signo para el consumidor. Es lo que los anglosajones llaman
Secondary Meaning, ya que el signo adquiere un segundo
significado que es percibido por los consumidores, un significado
como marca.

Diferencias entre
la Distintividad Sobrevenida y la
Vulgarización

Signo no registrable ab initio por descriptivo
o genérico comienza a percibirse como marca (adquiere un
nuevo significado).

Es esencial que se perciba como un indicador de origen
empresarial y no como mera información sobre el producto o
sus características.

Consecuencias: el signo adquiere carácter
registral

La Vulgarización es la antítesis, es un
signo distintivo y registrable, deviene en la designación
del producto o servicio (genericidad sobrevenida) por el uso
inadecuado de la marca, bien por el titular o por un
tercero.

Consecuencia: Cancelación del
registro.

Ejemplos: Thermo, Nylon, Lycra; Cellophane, Chiclets;
Walkman, Sport, Jeep,"Aspirina"

Cómo es
regulado en ADPIC y en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos

El Acuerdo sobre los ADPIC establece en su
Artículo 15 que cuando los signos no sean
intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la
posibilidad de registro de los mismos al carácter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Nuestro Decreto- Ley 203 reconoce la posibilidad pero no
hace referencia a requisitos a tener en cuenta por la
Oficina.

El Artículo 16.1 inciso a del Decreto-Ley 203
regula que no puede registrarse como marca un signo que carezca
de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los
productos o servicios a los cuales se aplique. El inciso c) del
mismo Artículo, establece que no puede registrarse como
marca un signo que sirva para describir o calificar el producto o
servicio al cual se aplique, o a algunas de sus
características, o consista en una expresión
laudatoria. Lo anterior son prohibiciones absolutas al registro
de las marcas.

El Artículo 16.1 apartado segundo dispone que no
obstante lo previsto en los incisos a y c del apartado primero,
un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona
que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando
en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido
suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o
servicios a los cuales se aplica.

El fundamento que apoya la existencia de tales causales
de irregistrabilidad, según el reconocido tratadista en
materia marcaria, Fernández Novoa, se encuentra en "la
necesidad de proteger al sistema competitivo y, en particular, a
los competidores del solicitante de la marca frente al intento de
monopolizar un signo o una denominación que debe
mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que
operan en un sector de mercado." En cambio las prohibiciones de
los incisos a) y c) pueden ser neutralizadas por la
aparición de la distintividad adquirida, distintividad
sobrevenida o secondary meaning.

Factores a tener
en cuenta para que se pueda apreciar la distintividad
adquirida

• 1. Uso del signo.

• 2. Cuota de mercado.

• 3. Importancia de las inversiones para
  promocionar la marca.

• 4. Proporción de los sectores
  interesados que identifican el producto atribuyéndole
  una procedencia empresarial determinada.

• 5. Declaraciones de cámaras de comercio
  y sondeos de opinión.

1. Uso del signo

Debe producirse un uso en el mercado del signo, un uso
como marca. El uso prolongado a lo largo de tres a cinco
años es favorable para lograr que se aprecie la
distintividad adquirida. Fernández Novoa admite un uso de
corta duración pero muy intenso como suficiente para
permitir el registro. Sin embargo, no debería admitirse
más que un uso con cierta duración en el tiempo
(varios años), en otro caso corremos el peligro de admitir
signos tras una breve e intensa campaña publicitaria. El
uso tiene que ser en el ámbito geográfico para el
que se solicita la marca. A tenor de lo dispuesto en nuestra
legislación marcaria el uso solo puede haber sido
efectuado por la persona que solicita el registro o su causante.
No se hace mención al tiempo de uso del signo.

2. Cuota de mercado.

Hay que tener en cuenta el importe de ventas en el
mercado relevante. En algunos mercados unas cifras de ventas
serán relevantes mientras las mismas cifras serán
insuficientes en otros. Lo realmente importante es la cuota del
mercado total y no la cifra de ventas que aislada puede dar lugar
fácilmente a decisiones erróneas. Se considera, por
la Comisión Europea, que una marca ha adquirido
carácter distintivo si antes de la solicitud de registro,
el consumidor entendía que tal indicación era una
marca, debiendo realizarse un examen casuístico,
desprovisto de la exigencia de un por ciento determinado como
fija la jurisprudencia alemana.

Hay criterios como el de GOMEZ SEGADE, de que basta con
una venta normal o incluso baja, siempre que no sea
simbólica. El Registro Británico exige la cifra
anual de ventas durante los cinco años precedentes a la
solicitud, un uso inferior puede prosperar.

3. Importancia de las inversiones para promocionar la
marca.

Entre las inversiones en publicidad tenemos las
realizadas por medios de comunicación social: prensa,
radio, televisión, vallas publicitarias, envíos
directos por correo, Internet entre otros. El aumento de
promoción es directamente proporcional al éxito.
Esta prueba es fácil de conseguir por el titular de la
marca presentando copias de las facturas de sus campañas
publicitarias.

"En la comprobación del carácter
distintivo adquirido mediante el uso deben admitirse y valorarse
todos los medios de prueba, en particular los relativos al
volumen de negocios de la marca, los gastos publicitarios y las
reseñas en la prensa."

4. Proporción de los sectores interesados que
identifican el producto atribuyéndole una procedencia
empresarial determinada.

Los consumidores, revendedores y competidores. No cabe
exigir un conocimiento del público en general, ni tampoco
un porcentaje cercano a la totalidad del público
relevante, basta con una significativa fracción del
público.

5. Declaraciones de cámaras de comercio y sondeos
de opinión.

Aquí se trata en realidad de un medio de prueba
para determinar la distintividad sobrevenida. Se estiman muy
valiosas a fin de determinar si en relación con el
correspondiente signo existe un interés estimable en
mantener a la libre disposición de los competidores tal
signo. También pueden ser medios de prueba los sondeos de
opinión.

Otros criterios

• El uso de la marca ha de haber sido de la misma tal
  y como se solicita y no con variaciones.

• El uso ha de haber sido en relación con los
  productos y/ o servicios reivindicados.

• Las causales que han de ser atenuadas, neutralizadas
  o simplemente vencidas son las consagradas en las
  prohibiciones del Artículo 16.1 incisos a y c del
  Decreto-Ley 203, no basta con alegar que la marca no induce a
  error, por ejemplo.

• Se tendrá en cuenta el idioma.

• ¿Para qué parte del público
  consumidor ha de probarse la distintividad adquirida? Ha de
  ser para el público a que la marca va dirigido. El
  punto de partida es la lista de productos y/ o servicios
  reivindicados en la parte de la instancia concerniente a la
  Clasificación Internacional de Productos y
  Servicios.

• Los examinadores tienen que estar preparados para
  aceptar y evaluar encuestas de opinión, evaluaciones
  de organizaciones de comercio y de consumidores,
  artículos, muestras, estimado de las ganancias en un
  período de tiempo, material de publicidad, registros
  de marcas ya obtenidos, etc.

• Las ganancias vinculadas a la marca y la publicidad
  se relacionan únicamente con el producto y/ o servicio
  que ha distinguido.

• Es recomendable que se presenten, a fin de probar la
  distintividad sobrevenida, las cifras de ganancias por
  año.

Conclusiones

La determinación del carácter distintivo
de una marca gracias al uso que se ha hecho de ella debe de ser
apreciado por la autoridad competente teniendo en cuenta los
elementos globales que pueden demostrar que la marca ha pasado a
ser apta para identificar el producto de que se trate,
atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y
para distinguir este producto de los de otras
empresas.

Es de notar que las autoridades son rigurosas a la hora
de decidir si existe o no la distintividad adquirida lo cual nos
invita a meditar al respecto.

La legislación marcaria cubana, que regula la
materia, es de reciente aplicación, por lo que queda mucho
por trabajar en este sentido y a medida que se incrementen las
solicitudes se irá formando una práctica, la
propia, que si bien es cierto, no viene determinada por los
procedimientos de otras Oficinas, si tiene que estar precedida
por el estudio profundo de quienes nos llevan ventaja, en
años, de trabajo en la doctrina del Secondary
Meaning.

Autor:

Lic. Marilean Guaty Rivero.

Especialista en Marcas e Invenciones

Departamento de Marcas y Otros Signos
Distintivos

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial