La protección de los lemas comerciales – Derecho comparado – Cuba
Antecedentes y
legislación cubana
En el ámbito económico internacional, los
bienes inmateriales objeto de Propiedad Industrial han ocupado un
papel preponderante en las relaciones
jurídico-mercantiles, como base de la competencia
empresarial y fuente de obtención de rendimientos o
utilidades en número considerable. En este contexto, las
marcas han logrado posicionarse como un puntal en las operaciones
económicas del tráfico mercantil
contemporáneo. Todo ello gracias a su continua
utilización y al respaldo legislativo que ofrecen tanto
los ordenamientos jurídicos especiales de cada Estado como
al reforzamiento de la protección que en esta materia se
ha suscitado a raíz de la adopción de diferentes
Tratados y Convenios Internacionales en sede de Propiedad
Intelectual.
Con la creación de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) surgió un foro internacional que
englobaba entre las esferas del comercio mundial, la Propiedad
Intelectual. En el seno de esta organización se
aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre
los ADPIC), el 15 de abril de 1994. Este Acuerdo constituye uno
de los principales instrumentos jurídicos a nivel
internacional en materia de Propiedad Intelectual y su
implantación supuso la implementación de normas
mínimas (más estrictas que las imperantes) que
debían ser cumplidas por los países firmantes. En
lo que respecta a signos distintivos la norma en cuestión
confiere protección adicional a las indicaciones
geográficas de vinos y bebidas espirituosas, promueve la
creación de un Sistema Multilateral de Notificación
y Registro de Vinos y Bebidas Espirituosas y regula la modalidad
de las marcas sin hacer referencia a otros signos distintivos
como el rótulo de establecimiento, el lema comercial y el
emblema empresarial.
En sede de Propiedad Intelectual, Cuba es parte de un
gran número de tratados, de los cuales 9, ya sea de manera
íntegra o parcial, abordan el tema relativo a los signos
distintivos, a saber: el Convenio de París , el Acuerdo
sobre los ADPIC , la Convención General Interamericana de
Protección Marcaria y Comercial (Convención de
Washington), el Arreglo de Madrid relativo a la Represión
de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en
los Productos , el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas , el Arreglo de Lisboa relativo a la
Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional y su Reglamento y el Arreglo y Protocolo de Madrid
relativos al Registro Internacional de Marcas
En El Convenio de París se establece: "La
protección de la propiedad industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen,
así como la represión de la competencia
desleal". No incluye el Lema Comercial y por ende
no se trata de forma independiente.
Asimismo los ADPIC establecen como categorías de
Propiedad Intelectual las recogidas en la Parte II en sus
Secciones de la 1 a la 7; siendo estas las siguientes: Derecho de
Autor y Derechos Conexos; Marcas de Fábricas y de
Comercio; Indicaciones Geográficas; Dibujos y Modelos
Industriales; Patentes; Esquemas de Trazados y Protección
de la información no divulgada. Tampoco contempla el
Lema Comercial y por ende, este no recibe un tratamiento
al igual que el resto de las figuras mencionadas.
Sin embargo el Artículo 1 de los ADPIC refrenda
en su numeral 1: "Los Miembros aplicarán las
disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán
prever en su legislación, aunque no estarán
obligados a ello, una protección más amplia que la
exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal
protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los
Miembros podrán establecer libremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en
el marca de su propio sistema y práctica
jurídicos". Todo lo cual es una flexibilidad que los
ADPIC proporcionan a los países Miembros, entre ellos
Cuba.
En este sentido la legislación cubana, a
través del Decreto-Ley No. 203 DE MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS, de fecha 24 de diciembre de 1999 y la
Resolución No. 63/2000 Reglamento del Decreto-Ley No. 203
DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, de fecha 22 de mayo del
2000, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente, exponen las normas aplicables a los Lemas Comerciales.
De tal forma se entiende por Lema Comercial: "toda leyenda o
combinación de palabras destinada a llamar la
atención del público sobre productos o servicios
determinados, con el fin de popularizados"; productos y/o
servicios que están distinguidos por sus respectivas
marcas.
No es descabellado entonces que podamos entender como en
otras legislaciones, que el LEMA COMERCIAL en tanto palabra,
frase o leyenda utilizada es o puede ser complemento de una
marca.
Sin embargo, la legislación cubana lo trata como
una modalidad totalmente independiente, otorgándole un
período de 10 años que puede ser renovado
indefinidamente por períodos iguales y sucesivos. Asimismo
su protección se adquiere mediante el registro que puede
ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica.
En otras legislaciones, la solicitud deberá especificar la
marca solicitada o registrada con la cual se usará el Lema
Comercial; sin embargo, en nuestro caso el Artículo 35 del
Reglamento prescinde de este requisito.
La primera referencia a la regulación legal de
los lemas comerciales en la legislación vigente
en la República de Cuba, la hayamos en el Artículo
No.1 del mencionado Decreto-Ley No. 203, el cual establece que
este Decreto-Ley tiene por objeto la protección de las
marcas, los nombres comerciales, los emblemas empresariales, los
rótulos de establecimiento y los lemas
comerciales en la República de Cuba, a través
de la concesión de derechos de propiedad industrial;
aportándose además de la definición ya
expuesta, en su inciso f) que signo distintivo es: cualquier
signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema
empresarial, un rótulo de establecimiento o un lema
comercial.
El Capitulo IV dedicado específicamente a LEMAS
COMERCIALES, en su Artículo 108, dispone que no pueden
constituir lemas comerciales: las palabras o
combinaciones de palabras que indiquen el género o
describan la calidad del producto o servicio; los que carezcan de
originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados
anteriormente; y los que incluyan un signo distintivo solicitado
o registrado anteriormente por persona distinta.
Es de señalar que el Artículo 110
preceptúa que: En todo lo que no se oponga a lo
establecido en este Decreto-Ley y en su Reglamento, el registro
de nombres comerciales, emblemas empresariales, lemas
comerciales y rótulos de establecimiento, los
procedimientos para su concesión y el contenido de los
derechos, se rigen por las mismas disposiciones que se establecen
para el registro de marcas. Así como que los solicitantes
de registros de nombres comerciales, emblemas empresariales,
lemas comerciales y rótulos de establecimiento,
no pueden hacer uso del derecho de prioridad aplicable al
registro de marcas, toda vez que el derecho de prioridad comienza
a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de
registro de la marca se presenta ante la Oficina. Igualmente se
dispone que no será aplicable al registro de los nombres
comerciales, los emblemas empresariales, los lemas
comerciales y los rótulos de establecimiento, la
clasificación de productos y servicios utilizada para las
marcas.
El Reglamento del Decreto Ley 203 establece en el
Título II, Artículos 34 y 36, que los LEMAS
COMERCIALES se rigen por las disposiciones establecidas en el
Título relativo al registro de las marcas en lo que le
resulte aplicable, así como las prohibiciones absolutas y
relativas de este.
Artículo 34.- El registro de
nombres comerciales, emblemas empresariales, rótulos de
establecimiento y lemas comerciales ante la Oficina se
rige por las disposiciones establecidas en este título
relativas al registro de las marcas en lo que resulte
aplicable.
Artículo 36.- Para la
determinación de las prohibiciones de registro de nombres
comerciales, emblemas empresariales, rótulos de
establecimiento y lemas comerciales, se tendrá en
cuenta lo establecido para la determinación de las
prohibiciones absolutas y relativas del registro de marcas,
adecuándolas a lo que se establezca para cada uno de estos
signos.
Atendiendo a lo normado en este último
Artículo, se tiene en cuenta lo consignado en
relación a las Prohibiciones Absolutas y Relativas del
propio Decreto –Ley No. 203 en lo que resultara de
aplicación al tratamiento que jurídicamente se debe
seguir para el registro de los lemas comerciales.
De tal forma no puede registrarse como marca, ni como
Lema Comercial, un signo distintivo que consista en un
signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del
país indique el género o se haya convertido en un
nombre genérico, común o usual del producto o
servicio que debe distinguir, o sea la designación
técnica o científica de dicho producto o servicio;
consista en la forma usual o corriente del producto o de su
envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta
por la naturaleza del propio producto, o su envase; o servicio al
cual se aplique; consista en una forma que dé una ventaja
meramente funcional o técnica al producto o al servicio al
cual se aplique; pueda inducir al público a error sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación de los productos o de prestación de los
servicios, las cualidades, la aptitud para el empleo o el
consumo, la cantidad o alguna otra característica del
producto o servicio al cual se aplique; el color por sí
solo; incluya una reproducción o imitación, total o
parcial de un escudo, bandera u otro emblema, sigla o
denominación de cualquier Estado u organización
internacional, de monedas o papel moneda, sin autorización
expresa del Estado o de la organización internacional de
que se trate; incluya una reproducción o imitación,
total o parcial, de un signo oficial o de un signo o
punzón de control y garantía del Estado cubano o de
un Estado extranjero, o de una entidad pública nacional o
extranjera, provincial o municipal, sin autorización
expresa de la autoridad competente; incluya la
denominación de una variedad vegetal protegida en el
país o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera
susceptible de causar confusión o asociación con
ella; comprenda algún elemento que atente contra la
dignidad de personas, ideas, religiones o símbolos de
cualquier país o de una entidad nacional o internacional;
sean contrarios a la ley, a la moral o atenten contra el orden
público; se compongan exclusivamente de elementos que
sirvan en el comercio para indicar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica,
la época de producción del producto o de la
prestación del servicio u otras características del
producto o servicio en cuestión. Tampoco puede registrarse
como marca o lema comercial, un signo distintivo que
carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los
productos o servicios a los cuales se aplique y/o consista en un
signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio
al cual se aplique, o a alguna de sus características, o
consista en una expresión laudatoria; salvo cuando la
persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado
usando en el país y por efecto de tal uso, el signo ha
adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos
o servicios a los cuales se aplica. Constituyendo todos los
elementos expuestos, Prohibiciones Absolutas previstas en la
legislación cubana.
En cuanto a las Prohibiciones Relativas se destaca que
no puede registrarse como marca o Lema Comercial un
signo cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero;
entendiéndose afectado un derecho anterior de tercero
cuando: el signo sea idéntico a una marca registrada o en
trámite de registro en el país por un tercero desde
una fecha anterior, para los mismos productos o servicios; el
signo es idéntico o similar a una marca registrada o en
trámite de registro en el país por un tercero desde
una fecha anterior, para productos o servicios idénticos o
similares, si su uso pudiese causar un riesgo de confusión
o de asociación; el signo es idéntico o similar a
un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o un
emblema empresarial usado o registrado en el país por un
tercero desde una fecha anterior, si su uso pudiese causar un
riesgo de confusión o de asociación; a estos
efectos, una marca se considerará notoriamente conocida
cuando lo fuera para el sector pertinente del público,
independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese
hecho conocida; el uso del signo afectaría un derecho de
la personalidad de un tercero, en especial tratándose del
nombre, firma, título, diminutivo o apelativo
cariñoso, seudónimo, imagen o retrato de una
persona determinada distinta de la que solicita el registro,
salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si
hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus
causahabientes; el signo afectaría el derecho al nombre, a
la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una
comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el
consentimiento expreso a través de la autoridad competente
de esa persona o comunidad; el signo contiene o consiste en una
indicación geográfica protegida en el país,
siempre que el signo se aplique a los mismos productos, o a
productos diferentes o a servicios si su uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación con la
indicación protegida, o implicaría un
aprovechamiento injusto de su reputación o notoriedad; el
uso del signo infringiría un derecho de autor; el uso del
signo infringiría cualquier derecho de propiedad
industrial de un tercero; o el registro del signo se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar de manera
evidente un acto de competencia desleal. Tampoco puede
registrarse un signo como Marca o Lema Comercial cuando este
constituye una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de una marca notoriamente conocida que pertenece
a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso podría causar
un riesgo de confusión o de asociación con la marca
notoria, un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o
de su valor comercial o publicitario, o dar lugar a un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; sin embargo,
una vez que se haya denegado o anulado una solicitud o registro
de marca por esta causal, el que haya invocado tal derecho, tiene
la prioridad, en el plazo de noventa días siguientes a la
fecha de denegación o de declaración de nulidad,
para solicitar el registro.
De esta manera el solicitante podrá mostrar, por
interés propio o a instancias de la Oficina, el
consentimiento por escrito y expreso, del titular del derecho que
se vería afectado por el registro, para proceder a la
solicitud y registro de la marca o Lema Comercial. En
todos los casos, estas solicitudes estarán sometidas a las
demás prohibiciones contenidas en el precitado Decreto-Ley
203.
Igualmente se denegará el registro de una marca,
previa comunicación del perjudicado, en el caso de que el
representante, la solicite en su propio nombre y sin el
consentimiento del titular, a menos que el propio representante
justifique su actuación.
Legislación
comparada
Doctrina y Análisis de la
legislación comparada sobre Lemas Comerciales en
Panamá, Comunidad Andina, Brasil, México, Estados
Unidos, Alemania, Chile, Argentina, España,
República Dominicana y Cuba.
Existen varias definiciones y funciones del lema
comercial en las diferentes legislaciones, pero en esencia todas
llevan a la identificación del lema comercial como un
signo distintivo que merece protección para el goce
efectivo de las empresas y sus titulares.
En la legislación cubana, como en casi todas las
legislaciones, su registro es constitutivo de derechos,
constituye un instrumento publicitario, y sobre todo debe
presentar originalidad.
Analizando el Derecho Comparado y la Doctrina, podemos
mencionar que la Ley No 35 De Propiedad industrial de
Panamá en su Artículo 156, titula los Lemas
Comerciales como Expresiones o Señales de Propaganda, todo
anuncio, leyenda, lema, frase, combinación de palabras,
diseño o grabado, que sea original y se utilice para
atraer consumidores o usuarios.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina en
sus Artículos del 175 al 178, contempla como Lema
Comercial: toda palabra, frase o leyenda que se usa como
complemento de una marca, al igual que México, donde la
ley concede al lema comercial la función de
complementariedad respecto a la marca, lo cual implica que
éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la
marca que publicita. Por ello, la distintividad que se le exige
al lema comercial, no puede basarse sólo en la presencia
de la marca registrada al interior de la frase publicitaria, sino
en el contenido intrínseco mismo.
"Artículo 175.- Los
Países Miembros podrán registrar como marca los
lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas
legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la
palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una
marca".
"Artículo 176.- La solicitud
de registro de un lema comercial deberá especificar la
marca solicitada o registrada con la cual se
usará".
"Artículo 177.- No
podrán registrarse lemas comerciales que contengan
alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan
perjudicar a dichos productos o marcas".
"Artículo 178.- Un lema
comercial deberá ser transferido conjuntamente con el
signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará
sujeta a la del signo
En los Estados Unidos de América se ha
establecido que un lema comercial y en general toda
combinación de palabras es susceptible de emplearse como
marca, en la medida en que sean utilizados para distinguir los
bienes y servicios de los demás competidores y no
consistan simplemente en palabras comunes que expresen un mensaje
corriente o usual en el giro al cual el lema esté
orientado. Bajo los principios que inspiran las normas comunes
sobre competencia desleal, el uso indebido del lema comercial
siempre ha sido objeto de prevención como una forma de
evitar el riesgo de confusión en los consumidores. La
Junta de Apelación (The Trademark Trial and Appeal Board)
de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América (USPTO) ha establecido en reiteradas ocasiones que
para que el lema comercial acceda a registro debe cumplir con ser
ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un
mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en
su fraseología. De no ser así, se considera que el
lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo,
ni será indicativo de la procedencia empresarial del
producto o servicio; razón por la cual los lemas
comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles
de acceder a registro. Otro factor que se toma en cuenta para el
acceso de un lema comercial al registro es la distintividad en
cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada
forma o presentación no destaca, el lema comercial no
funcionará como signo distintivo ni podrá
registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste consiste en
la forma necesaria para designar un determinado producto o
servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la
libertad de los competidores de usar designaciones descriptivas
en el comercio.
Cabe mencionar que en Alemania el lema comercial
es protegido como una marca, no existiendo otra clase de registro
para tales signos. La jurisprudencia ha mantenido dos tesis
radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemana
de Patentes registraba como marcas todo género de versos y
frases publicitarias, incluso aquellos que reproducían un
refrán o unos versos populares que no aludían en
modo alguno a los productos del titular del lema comercial. En
una segunda etapa, la Oficina Alemana de Patentes adoptó
una actitud más severa en cuanto a la inscripción
del lema comercial como marca; ya no se acepta la
inscripción indiscriminada de cualquier lema comercial; al
contrario, la distintividad es lo que permite a un determinado
lema comercial acceder al registro. Por otro lado, se ha
constatado que la jurisprudencia alemana no es más
proclive a registrar expresiones publicitarias imperativas,
siendo muy exigente además para el registro de expresiones
publicitarias en forma de verso, admitiéndolas a registro
– al igual que las expresiones publicitarias largas – siempre y
cuando sirvan para indicar un origen empresarial. Por su parte,
la actual doctrina alemana adopta por lo general una
posición acorde a la jurisprudencia alemana, aunque
formula algunos lineamientos críticos en torno a dicha
postura. Reimer – Truestedt acogen la regla general elaborada por
la jurisprudencia: el lema comercial sólo puede
registrarse como marca cuando contiene un elemento dotado de
fuerza distintiva. La protección del lema comercial se
contrae por ende al elemento correspondiente dotado de fuerza
distintiva, de tal forma, que si un tercero reproduce los
elementos no distintivos del lema comercial, no se estaría
infringiendo el derecho del titular del lema
comercial.
En Brasil, los lemas comerciales eran objeto de
un derecho de exclusiva bajo la vigencia de la antigua Ley de
Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a partir del
15 de mayo de 1968, los lemas comerciales sólo encuentran
protección a través de las normas sobre competencia
desleal y, excepcionalmente, por las normas de derecho de autor,
siempre y cuando gocen de gran creatividad y
originalidad.
En México, los lemas comerciales
(conocidos como avisos comerciales) se protegen a través
de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial (IMPI). El Artículo 99º de la Ley de
Propiedad Industrial de ese país, considera al lema
comercial como toda frase u oración que tenga por objeto
anunciar productos o servicios al público,
establecimientos o negociaciones comerciales, para distinguirlos
fácilmente de los de su especie. La regulación
mexicana del lema comercial se complementa con las disposiciones
sobre marcas en lo que sea aplicable.
De la doctrina podemos mencionar algunas definiciones
del autor Bentata…
"Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones
prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su
publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los
bienes de consumo masivo. La función del lema es la de
coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera"
de valorización.
"El lema, en cuanto marca, y por más débil
que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de
calificar para su registro. No puede consistir en expresiones
genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de
la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de
tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar
como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese,
tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de
acción por infracción de terceros"
"Un malentendido generalizado consiste en varios
países en vías de desarrollo, en aceptar al
registro cualquier proposición de lema, por más
pálido e insignificante que sea, atribuyendo el
requerimiento de distintividad a la marca registrada que
acompaña por el simple hecho de repetir que es el
acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es
registrable sin un mínimo de capacidad de
diferenciación"
El Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial
de la República de Chile, dispone que
podrá registrarse como marca, aquellas frases de
propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya
inscritas.
En tal sentido, el Artículo 20 establece que no
podrán registrarse como marcas, aquellas expresiones
empleadas para indicar el género, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o
cualidad de los productos, servicios o establecimientos, las que
no poseen carácter de novedad, aquellas iguales o que
gráfica o fonéticamente se asemejan en forma y
pueden confundirse con otras ya registradas o válidamente
solicitadas con anterioridad, en la misma clase o que sean
contrarias a la moral, al orden público, y a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de
competencia leal y ética mercantil.
La duración del registro de estas marcas es de 10
años y puede renovarse por períodos iguales durante
su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la
expiración de dicho plazo.
Esta ley tiene exige como rasgo característico
que toda marca inscrita y que se use en el comercio,
deberá llevar en forma visible las palabras Marca
Registrada, MR o la letra R dentro de un círculo. La
ausencia de este registro no invalida la marca, pero quienes la
omitan no podrán hacer valer las acciones penales a que se
refiere esta Ley.
En la doctrina argentina, los lemas comerciales
(denominados frases publicitarias) son conceptualizados como
marcas que están constituidas por palabras con contenido
conceptual y dotado de sentido en su conjunto. Se afirma que la
ley argentina exige para la inscripción de un lema
comercial que éste tenga originalidad, adicionalmente a
los requisitos de distintividad y disponibilidad que dicha
doctrina propugna. Otro requisito que comentan los autores
citados para la registrabilidad de un lema comercial es el de la
capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debe
tener aptitud para identificar publicitariamente un producto o
servicio. Agregan que la jurisprudencia de ese país ha
expresado criterios variables en cuanto a la registrabilidad en
concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello no
puede ser de otro modo, por cuanto la apreciación de la
originalidad que constituye el umbral de la registrabilidad es
subjetiva.
De esta forma, la Ley Argentina de Marcas No. 22.
362, de fecha 2 de enero de 1981, dispone en su
Artículo 1, que puede registrarse como marca, las frases
publicitarias y en este sentido, no serán registrables las
frases publicitarias que hayan pasado al uso general, antes de su
solicitud de registro.
Su propiedad y exclusividad también se obtienen
con el registro y tienen vigencia por 10 años. Esta ley
asimismo prohíbe registrar como marcas aquellas frases que
carezcan de originalidad, puedan inducir a error respecto a la
naturaleza del producto, la calidad, el origen, el precio y las
que sean contrarias a la moral y las buenas
costumbres.
Lo notorio de esta ley comparándola con lo
estipulado por la ley chilena, es que el registro de estas frases
publicitarias podrá ser renovado indefinidamente por
iguales períodos, si las mismas fueron utilizadas dentro
de los cinco años previos a cada vencimiento, tanto en la
comercialización de un producto como en la
prestación de un servicio o como parte de la
designación de una actividad.
En la doctrina española, podemos citar al
autor Fernández Novoa, quien expresa con claridad
su opinión respecto a las diferencias existentes entre el
lema comercial y la marca: "El slogan publicitario y la marca
son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano
estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan
es una figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en
concebir el slogan como una frase precisa empleada en la
publicidad que llama la atención del consumidor, es
fácil retenible en su memoria y trata de incitarle a
realizar un determinado acto… Y precisamente porque el slogan
trata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto
(adquisición del producto o servicio a que se refiere) se
comprende con facilidad que el slogan es un medio publicitario y,
por lo mismo, cumple una función publicitaria: mediante la
utilización del slogan la empresa quiere inducir a los
consumidores a comprar determinados productos o contratar
determinados servicios." La jurisprudencia española ha
establecido la prohibición de registrar una marca
constituida por un slogan publicitario cuando el slogan,
más que distinguir un producto o servicio, se limita a
difundir o propagar los méritos o virtudes de éstos
o cuando se limita a proclamar cualidades comunes a otros
productos de la misma naturaleza.
De esta manera la Ley de España de Marcas (No.
17 de 7 de diciembre del 2001) expresa en su Artículo 4,
inciso a) que marca es todo signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa de los de la
otra, tales signos pueden ser las palabras o combinaciones de
palabras, incluidas las que sirven para identificar a las
personas.
Al igual que las leyes de Argentina y Chile, esta ley
dispone, como prohibiciones absolutas (Artículo 5), que
dicho signos no puede servir en el comercio para designar
especie, calidad, cantidad, destino, origen, valor, procedencia
geográfica, época de obtención del producto
o servicio; tampoco pueden atentar contra la moral, el orden
público, las buenas costumbres ni inducir a error al
público. El registro de estos signos tiene una
duración de 10 años y es renovable por
períodos sucesivos.
Sin embargo la Legislación Dominicana
aporta en este sentido elementos novedosos. El Artículo 72
de la Ley 20-00 establece que las marcas pueden consistir entre
otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres,
seudónimos, lemas comerciales, letras, números,
monogramas, etc.
El lema comercial, es una frase utilizada por un
comerciante, que comunica al potencial consumidor
información adicional a la que conlleva la marca
principal. Estas informaciones pueden referirse a la calidad del
servicio, del producto o características que el
propietario de la marca desea comunicar sobre su propia
institución, empresa de servicios, fábrica,
etc.
Cuando el lema comercial posee suficiente capacidad
distintiva como para identificar a la marca o a la fuente
productora u ofertante de forma independiente de la marca
principal o del nombre comercial que acompaña, puede optar
por protección como marca de manera individual. No
obstante, señala esta ley, que a pesar de ser merecedor de
una protección mediante registro separado, lo cierto es
que el lema comercial no puede ser transferido de forma
independiente. Los Artículos 89, numeral 3 y 123, numeral
4 de la Ley 20-00 sobre transferencia de marca, establecen por
igual que un lema comercial ser deberá ser transferido
conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia, y su
vigencia estará sujeta a tal signo.
La norma cubana contenida en el Decreto-Ley No. 203 De
marcas y otros signos distintivos, en su artículo 2 inciso
e) define al lema comercial como toda leyenda o
combinación de palabras destinada a llamar la
atención del público sobre productos o servicios
determinados con el fin de popularizarlos y al igual que las
legislaciones de Chile, Argentina y España, en su
Artículo 108, prohíbe registrar aquellas palabras o
combinaciones de palabras que indiquen el género o la
calidad del producto o servicio, los que carezcan de
originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido utilizados
anteriormente y los que incluyan un signo distintivo solicitado o
registrado anteriormente por persona distinta. El registro tiene
vigencia por 10 años y puede ser renovado de forma
indefinida por períodos iguales y sucesivos.
Como puede apreciarse, tanto la ley chilena, como la
argentina, la española y la ley cubana, recogen la esencia
de lo que constituye un lema comercial y su función:
aquella palabra, frase o combinación de palabras destinada
a complementar una marca, a reforzarla y publicitarla, no con
carácter meramente promocional o de alabanza al producto o
servicio, sino con suficiente distintividad por sí misma
como signo respecto a la marca (Ejemplo: Es
Sony).
Autor:
Adriana R. Bofill
Rodriguez
Anays Mendoza Santos
Marcia Edwards Oakley